J.nr.: 568 Klager: KEFA International Handels-GmbH Gartenweg 1-3 24326 Aschenberg v/advokat Karen Kaufmann Indklagede: Biorid Danmark Hovedvejen 42 6650 Brørup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet biorid.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 29. juni 2004 med 10 bilag (1-10), svarskrift af 11. juli 2004 med 13 bilag (A-M) og replik af 6. august 2004 med 1 bilag (11). Registreringsdato: Indklagede har registreret domænenavnet biorid.dk den 25. juli 2002. Sagsfremstilling: Klageren, der i en længere årrække har beskæftiget sig med produktion og forhandling af materialer til forskellige former for overfladebehandling, har den 25. april 1994 fået registreret betegnelsen BioRid som internationalt varemærke med følgende designerede lande: Østrig, Benelux, Spanien, Frankrig og Schweiz, jf. bilag 1. Klageren har den 19. november 2001 ansøgt om registrering af mærket Biorid som EFvaremærke. Der er imidlertid efter ansøgningens offentliggørelse gjort indsigelse mod registreringen fra Koch Marmorit GmbH. Indsigelsessagen er ifølge OHIMs hjemmeside endnu ikke afgjort. Klageren har siden omkring 1993 anvendt mærket Biorid på det danske marked, hvor man blandt andet har haft leverancer til Corus og Danish Steel Profiling A/S. Klageren har som bilag 3
vedlagt erklæring af 18. maj 2004 fra Danish Steel Profiling A/S, hvori det bekræftes, at Danish Steel Profiling A/S siden 1997 har anvendt KEFA-produkter (Grafo Therm, BioRid) i sin produktion. Indklagede har oplyst at være erhvervsdrivende inden for rengøring og vedligehold, skadeservice og skimmelsanering samt produktforhandling. Indklagede har registreret domænenavnet biorid.dk med henblik på at markedsføre sig som en virksomhed, der håndterer skimmel saneringsløsninger. Domænenavnet er anvendt i overensstemmelse med dette formål, og dette påtænkes fortsat fremover. Muligheden for videresalg har således ikke haft betydning for indklagedes registrering. Indklagede har på klagenævnets forespørgsel om indklagedes adkomst til domænenavnet oplyst følgende: Registrering af firmanavn bilag A [kopi af Vedtægter for BIO-RID DK ApS ] B [sammenskrevet resume for virksomheden BIO-RID DK ApS ] af 28. august 2002. Registrering af firmanavnet den 28. august 2002 er sket i god tro og i overensstemmelse med mundtlig accept fra Per Andersen Kefa. Indklagede har indsendt bilag C-M som dokumentation for såvel indklagedes brug af betegnelsen Biorid som klagerens kendskab hertil. Bilag M er en kopi af en telefax af 16. december 2003 fra klageren til indklagede. Klagerens telefax indledes med en henvisning til diverse samtaler samt en skrivelse fra klageren af 8. maj 2003 til indklagede, hvori klageren har anmodet indklagede om at undlade at benytte klagerens navn som virksomhedsnavn og/eller domænenavn. Klageren anfører i telefaxen, at man fastholder denne anmodning, og at klageren vil tage retslige skridt, hvis indklagede ikke efterkommer anmodningen. Indklagede har anført, at indklagede ikke har modtaget klagerens skrivelse af 8. maj 2003, og at det forekommer besynderligt, at denne skrivelse ikke er fremlagt som dokumentation. Klageren har herefter som bilag 11 indsendt en kopi af en telefax dateret 8. maj 2003, hvori klageren meddeler indklagede, at man ikke kan acceptere, at navnet BioRid benyttes eller registreres som virksomhedsnavn for indklagede, hvorfor indklagede anmodes om omgående at ændre sit virksomhedsnavn, e-mailadresse, domænenavn mv. Klageren har anført, at det ikke bestrides, at der i perioden frem til efteråret 2002 har været drøftelser mellem klageren og indklagede, idet det på daværende tidspunkt var tanken, at indklagede sammen med klagerens nuværende forhandler, Michael Schaffalitzky skulle repræsentere klagerens produkter i Danmark, men at disse drøftelser aldrig har resulteret i et formaliseret samarbejde. Klageren har som bilag 7 vedlagt en kopi af e-mail af 22. juli 2003, som Michael Schaffalitzky som repræsentant for klageren har sendt til indklagede, og hvori det under henvisning til klagerens telefax af 8. maj 2003 påbydes indklagede at ophøre med brugen af betegnelsen BioRid, herunder som virksomhedsnavn og domænenavn.
Klageren har ved brev af 22. april 2004, jf. bilag 9, rettet henvendelse til indklagede med pålæg om, at indklagede ophører med brugen af betegnelsen BioRid, idet indklagedes brug udgør en krænkelse af klagerens rettigheder. Indklagede svarede ved telefax af 10. maj 2004, jf. bilag 4, hvori følgende blandt andet anføres: For ca. 3 år siden, tog jeg kontakt med [klager], da jeg stod med et konkret problem vedr. skimmelsvampe Jeg fik lov til at forhandle deres produkter i Danmark I fuld forståelse og efter aftale med [klager], etablerede vi selskabet Bio Rid.dk Vi har haft store omkostninger på markedsføring, heriblandt omkostninger til teknologisk institut for mal kode som i dag benyttes af [klager] Med hensyn til navneændring mm., er vi velvillige, under forudsætning af en kompensation for vores afholdte udgifter de seneste 3 år. Klageren har som bilag 10 vedlagt kopi af hjemmesiden under domænenavnet biorid.dk. Sekretariatet har ved opslag den 29. juni 2004 før fremsendelsen af klagen til indklagede på domænenavnet biorid.dk taget følgende kopi, som i det væsentlige er identisk med bilag 10:
Ved opslag på domænenavnet den 9. december 2004 kunne det konstateres, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagedes registrering er i strid med varemærkelovens 4, at registreringen er sket med kendskab til klagerens varemærke, og at registreringen tillige er i strid med markedsføringslovens 1 og 5, idet den er egnet til at skabe forveksling mellem klageren/klagerens produkter og indklagede, henholdsvis skabe et fejlagtigt indtryk at, at der består en særlig sammenhæng mellem klageren og indklagede. Indklagede har gjort gældende, at registreringen er foretaget med henblik på markedsføring af indklagede, og at registreringen er sket i god tro og i overensstemmelse med accept fra klager.
Nævnets bemærkninger: Klageren må efter det oplyste anses for gennem ibrugtagning at have opnået varemærkeret til betegnelsen BioRid, som har tilstrækkeligt særpræg til at opnå varemærkebeskyttelse, jf. herved varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Klager kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller tjenesteydelser omfattet af denne registrering, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, som er affattet således: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet biorid.dk er foretaget med henblik på markedsføring af indklagedes virksomhed, der blandt andet forhandler klagerens produkter, og at indklagede har adkomst til domænenavnet qua indklagedes registrering af selskabsnavnet BIO- RID DK ApS, som er registreret i god tro og efter accept fra klager. Dette bestrides af klager, og indklagede har ikke godtgjort, at klager på nogen måde har samtykket i, at indklagede har registreret domænenavnet i sit eget navn, eller at der fra klagers side er givet samtykke til, at indklagede kan benytte domænenavnet til indklagedes hjemmeside. Det forhold, at der i en periode har været samhandel mellem parterne, og at indklagede måtte have opfattet sig som forhandler for klageren, kan heller ikke legitimere indklagedes registrering af klagerens varemærke som kendetegn, da det følger af princippet i Pariserkonventionens art. 6 g, at varemærker og andre kendetegn tilhører stamhuset. Indklagede har da heller ikke som sådan bestridt klagerens ret til det omtvistede domænenavn, men har betinget en overdragelse af domænenavnet af en godtgørelse, idet indklagede mener sig berettiget til en kompensation for de udgifter, som indklagede har afholdt de sidste 3 år i forbindelse med markedsføring af klagerens produkter. Indklagede udøver således reelt tilbageholdsret i domænenavnet med henblik på at presse klageren til at indgå en samlet aftale om parternes mellemværende. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at udøve tilbageholdsret over for en skyldner forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor skal således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at han har et krav. Han skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at han er i stand til faktisk at hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere snæver forbindelse (konneksitet) mellem kravet og besiddelsen.
I den foreliggende sag har indklagede ikke godtgjort at være retmæssig registrant af domænenavnet, hvortil kommer, at indklagede heller ikke har godtgjort, at indklagede har et krav mod klageren, som berettiger indklagede til at udøve tilbageholdsret. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet biorid.dk samt nægtelse af vederlagsfrit at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Biorid Danmark, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet biorid.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, KEFA International Handels-GmbH. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 28. december 2004 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo