J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard Kortbæk Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet gratis-spil.dk til klager, subsidiært mod betaling af sædvanligt registreringsgebyr eller lignende godtgørelse. Klageren har mere subsidiært påstået indklagede tilpligtet at slette registreringen af domænenavnet. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 24. november 2006 med 5 bilag (1-5), svarskrift af 4. januar 2007 med 2 bilag (A og B), replik af 19. januar 2007 med 1 bilag (6) og duplik af 7. marts 2007 med 1 bilag (C). Registreringsdato: Domænenavnet gratis-spil.dk er registreret den 2. december 2003. Sagsfremstilling: Klager har den 23. maj 2001 registreret domænenavnet gratis-spil.dk og tog den 1. oktober 2002 domænenavnet erhvervsmæssigt i brug for en hjemmeside med spilformidling. Da klager blev opmærksom på, at det var hensigtsmæssigt at have flere relaterede domænenavne, registrerede klager domænenavnet gratisspil.dk, som herefter blev taget i anvendelse for klage- 1
rens hjemmeside. Domænenavnet gratis-spil.dk blev sat op til at lede opslag videre til hjemmesiden under domænenavnet gratisspil.dk. Klagers hjemmeside indeholder i dag et bredt udvalg af gratis spil og er ifølge klager den mest populære hjemmeside med spil i Danmark. Klager har som bilag 1 og 2 vedlagt udskrifter fra hjemmesiden chart.dk, som indeholder forskellige statistikker, herunder en statisk over de 100 mest populære hjemmesider, som er tilmeldt Chart systemet, hvor klager er placeret som nummer 2. Det fremgår endvidere, at klagers hjemmeside har over 100.000 besøgende per dag. Klager har oplyst, at DK Hostmaster i 2002/2003 ikke automatisk orienterede om, at domænenavnsregistreringer skulle fornyes, og at klager på daværende tidspunkt ikke var bekendt med, at registreringer skulle fornyes. Klager fik derfor ikke fornyet registreringen af domænenavnet gratisspil.dk, hvilket indebar, at domænenavnet blev slettet. Efter at have konstateret, at registreringen af gratis-spil.dk var blevet slettet, konstaterede klager, at domænenavnet efterfølgende var blevet registreret af A, som anvendte domænenavnet til viderestilling til hjemmesiden under domænenavnet skolespil.dk. Klager har oplyst, at A ikke var eller er konkurrent til klager, og at hjemmesiden under skolespil.dk ikke var konkurrerende med hjemmesiden under gratisspil.dk. Klager så sig på denne baggrund nødsaget til at acceptere As registrering af domænenavnet. Indklagede har oplyst, at A driver virksomhed, der er sammenfaldende med klagers, og at domænenavnet gratis-spil.dk har været anvendt til brug for en hjemmeside, hvor der blev udbudt ydelser, som var konkurrerende med klagers. Indklagede har i denne forbindelse fremlagt bilag A, som er en lang række udskrifter fra Internet Archive.org, der viser, at A har anvendt domænenavnet for en hjemmeside med blandt andet diverse spil. Klager har hertil anført følgende: Det fastholdes, at [A] ikke drev konkurrerende virksomhed fra gratis-spil.dk, da han stod som ejer af domænenavnet. Som det fremgår af bilag 1, havde [As] hjemmeside skolespil.dk forholdsvis få besøgende. Klagenævnet har ved en gennemgang af bilag 1 ikke kunnet finde en statistik over besøgende på hjemmesiden under domænenavnet skolespil.dk. Klager ansøgte den 11. december 2005 om registrering af et figurmærke indeholdende teksten Gratis Spil.dk, som blev registreret i klasserne 35 (annonce- og reklamevirksomhed, herunder onlineannoncering på et computernetværk, salgsfremmende foranstaltninger for andre, udlejning af reklameplads, distribution af vareprøver; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver), 41 (uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder organisering af konkurrencer, underholdningsvirksomhed, herunder online spiltjenester (fra et computernetværk); sportsarrangementer og kulturelle arrangementer) og 42 (videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand). Klager har oplyst, at man ikke fik juridisk bistand i forbindelse med registreringen af sit varemærke, og at man på daværende tidspunkt ikke overvejede, at der var tale om et figurmærke. 2
Den 25. oktober 2006 blev klager opmærksom på, at domænenavnet gratis-spil.dk var blevet overdraget til indklagede. Klager har oplyst, at man ikke er bekendt med, hvornår domænenavnet blev overdraget til indklagede, men at gratis-spil.dk fortsat blev anvendt til viderestilling til hjemmesiden under domænenavnet skolespil.dk i september 2006. DK Hostmaster har på klagenævnets forespørgsel oplyst, at domænenavnet gratis-spil.dk blev overdraget til indklagede den 12. oktober 2006. Klager har oplyst, at opslag på domænenavnet gratis-spil.dk i dag bliver viderestillet til hjemmesiden under gratis-ting.dk/ny/spil, som er en underside under gratis-ting.dk, og at denne side er en af klagerens største konkurrenter. Klager har i denne forbindelse henvist til bilag 1, hvoraf fremgår, at hjemmesiden under gratis-ting.dk har knap 90.000 besøgende om dagen. Klager har videre oplyst, at B står bag indklagede, og at B er bekendt med klagerens virksomhed. Klager har i denne forbindelse oplyst, at en af personerne bag klager har gået på universitet med B, og at der har været daglig kontakt mellem disse personer, idet de i deres tid som studerende blandt andet har lavet alle deres projekter sammen. Indklagede har bestridt, at man har haft kendskab til klagers virksomhed. Indklagede er erhvervsdrivende og har siden 1999 drevet hjemmesiden gratisting.dk, som har til formål at formidle information om gratis ydelser på Internettet, herunder i form af deltagelse i spil og konkurrencer samt gratis varer. Indklagede anvender domænenavnet gratis-spil.dk til viderestilling til spilsektionen på sin hjemmeside under domænenavnet gratisting.dk. Klager har bestridt, at indklagede har haft spil på sin hjemmeside siden 1999, idet klager har anført, at undersøgelser på internet archive.org viser, at der først på den hjemmeside, der er registreret den 31. marts 2001, findes et punkt, der hedder underholdning. Klager har i denne forbindelse fremlagt bilag 6, som er en række udskrifter fra internet archive.org. Indklagede har oplyst, at man allerede i maj måned 2000 henviste til spil på hjemmesiden under gratis-ting.dk, og har som bilag C fremlagt en udskrift fra internet archive.org. Klager har ved brev af 6. november 2006, jf. bilag 4, anmodet indklagede om at overdrage domænenavnet gratis-spil.dk til klager. Indklagede afviste ved brev af 20. november 2006, jf. bilag 5, at klager skulle kunne gøre krav på domænenavnet gratis-spil.dk, dels under henvisning til, at klager ikke havde og ikke ville kunne opnå varemærkeret til betegnelsen gratis spil, dels under henvisning til, at klager havde udvist retsfortabende passivitet. Klager valgte herefter at indbringe sagen for klagenævnet. Ved søgning den 10. maj 2007 på danske sider med søgeordene gratis spil henholdsvis gratisspil i søgemaskinen Google har sekretariatet kunnet konstatere, at der fremkommer henholdsvis ca. 309.000 og ca. 24.000 hits. Blandt de 50 første hits vedrørende gratis spil relaterer ét sig til indklagedes hjemmeside, mens de øvrige relaterer sig til mange forskellige hjemmesider. Blandt de 50 første hits vedrørende gratisspil relaterer to sig til indklagedes hjemmeside, mens de øvrige relaterer sig til mange forskellige hjemmesider. Sekretariatet har ved søgning i Internet Archive (www.archive.org) kunnet konstatere, at der i perioden 4. november 2001 til 27. april 2006 er registreret en lang række hjemmesider under domænenavnet gratis-spil.dk. Ved opslag på hjemmesiderne, der er registreret henholdsvis den 17. maj 2004, 14. februar 2005 og 31. januar 2006 har sekretariatet taget følgende kopi: 3
4
KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Ved opslag på klagers domænenavn, gratisspil.dk, har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 30. november 2006 på domænenavnet gratis-spil.dk kunne sekretariatet konstatere, at der blev viderestillet til hjemmesiden under gratis-ting.dk ny/spil/, hvor sekretariatet tog følgende kopi: 5
Opslag på domænenavnet den 4. maj 2007 blev ledt til hjemmesiden under gratisting.dk/ny/spilfilm/, som i det væsentlige var identisk med hjemmesiden, der blev kopieret den 30. november 2006. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har en ibrugtagen og registret varemærkeret til betegnelsen gratisspil.dk, og at denne betegnelse er så indarbejdet, at klager har opnået eneret til betegnelsen som ordmærke, at der er sammenfald mellem de ydelser, som indklagede udbyder under domænenavnet gratisspil.dk, og de ydelser, som klagers varemærke nyder beskyttelse for, at indklagede ved at overtage og påbegynde direkte konkurrerende virksomhed under domænenavnet gratis-spil.dk 4-5 år efter etableringen af klagers virksomhed og med kendskab til denne virksomhed har handlet illoyalt over for klager, at indklagede snylter på klagers varemærke, forretningskendetegn og renommé, hvilket vil medføre åbenbar forvirring og forvekslingsrisiko hos såvel annoncører som Internetbrugere, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet gratis-ting.dk således indebærer en overtrædelse af varemærkelovens 4, markedsføringslovens 5 (i dag 18) samt domænelovens 12, stk. 1, og at klager ikke har udvist retsfortabende passivitet i forhold til indklagede. Indklagede har gjort gældende: at gratis spil er en almindeligt anvendt og deskriptiv ordsammensætning, som der ikke kan opnås varemærkeret til, at klager ikke har indarbejdet betegnelsen gratis spil i tilstrækkelig grad til at have opnået varemærkeret til betegnelsen, og at klagers figurmærke ikke sig selv skaber en sådan eneret, 6
at domænenavnet gratis-spil.dk har været anvendt til brug for en hjemmeside, der er konkurrerende med klagers, siden klager mistede domænenavnet, og at klager, som har været vidende om disse forhold, ikke har reageret på denne brug af domænenavnet, at klager således har udvist retsfortabende passivitet, at indklagede har været først til at udbyde gratis spil på Internettet, hvilket klager selv har illustreret gennem fremlæggelsen af bilag 6, at det bestrides, at indklagede har handlet illoyal i forhold til klager, og at indklagede hverken har handlet i strid med varemærkelovens 4, markedsføringslovens 5 (i dag 18) eller domænelovens 12, stk. 1. Nævnets bemærkninger: Nævnets bemærkninger: Betegnelsen gratis spil er en naturlig og beskrivende ordkombination for det at stille spil gratis til rådighed for andre herunder via internettet. Der kan som udgangspunkt ikke erhverves eneret til en sådan beskrivende ordkombination, når den som her anvendes i dens generiske betydning. Klagers registrering af figurmærket indeholdende ordene Gratis Spil.dk for bl.a. online spiltjenester ændrer ikke herved, idet denne registrering i sig selv kun giver klageren en eneret til den samlede, figurlige udformning, således som den er registreret. Vil klager påberåbe sig at have en særlig kendetegnsret til betegnelsen gratis spil, må klager derfor godtgøre, at klager har indarbejdet betegnelsen over for omsætningskredsen som individualiseringsmiddel for netop sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt og ofte umuligt at opnå en sådan indarbejdelse. Betegnelsen gratis spil er i den forbindelse direkte beskrivende for de ydelser, som klager udbyder via domænenavnet gratisspil.dk. Betegnelsen ses endvidere at være særdeles hyppigt anvendt for udbud af spil på internettet, og nævnet finder på denne baggrund ikke, at klager på det foreliggende grundlag har godtgjort at have opnået en særlig kendetegnsret til denne betegnelse. Selvom klager ikke har eneret til betegnelsen gratis spil, forudsætter andres anvendelse af domænenavnet gratis-spil.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), som er trådt i kraft pr. 1. juli 2005, og som også finder anvendelse på domænenavnsregistreringer, som er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 1 og 2. Ved at vælge at drive virksomhed under domænenavnet gratisspil.dk løber klageren den risiko, at betegnelsen gratis spil der som nævnt er rent beskrivende for klagers virksomhed eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, som ligeledes udbyder gratis spil på Internettet. Domænenavnet gratis-spil.dk er da også, efter klager mistede domænenavnet, i en periode på flere år blevet anvendt for en hjemmeside, hvorpå der blev udbudt gratis spil. Indklagede har erhvervet domænenavnet gratis-spil.dk til brug for indklagedes hjemmeside, hvor indklagede blandt andet formidler gratis spil. En sådan brug må qua domænenavnets beskrivende karakter som udgangspunkt anses naturlig. Da indklagede ikke i øvrigt anvender domænenavnet gratis-spil.dk på en måde, som er illoyal i forhold til klageren, herunder på en måde, som fx giver indtryk af, at indklagede skulle være den 7
eneste internetbaserede formidler af gratis spil, findes indklagede ikke ved sin registrering og brug af domænenavnet gratis-spil.dk at have handlet retsstridigt i forhold til klager. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, E-novative ApS, medhold i, at indklagede, Hit Media ApS, skal overdrage domænenavnet gratis-spil.dk til klageren. Dato: 16. maj 2007 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo 8