KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1387

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1387 Klager: Danske Spil A/S Korsdalsvej Brøndby v/advokat Lone Prehn Indklagede: Cybercity A/S Frederikskaj København SV Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet lotto.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. oktober 2007 med ni bilag (1-9), svarskrift af 30. oktober 2007 og replik af 12. november Registreringsdato: Domænenavnet lotto.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: Klageren er et aktieselskab, der er stiftet den 21. juli Klageren udbyder tre forskellige typer af spil: Talspil (Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Boxen og Keno), sportsspil (Tips 12, Tips 13, Oddset og Måljagt) og skrabespil (MiniQuick, Millionquick, MegaQuick, BogstavjagtQuick, EldoraQuick, Deal No Deal-Quick og JulekalenderQuick). Via hjemmesiden udbydes endvidere skrabespillene SudokuQuick og Sænke SlagskibeQuick, ligesom der udbydes spil på hestevæddeløb og hundevæddeløb. 1

2 Klageren har oplyst, at klagerens lotto-spil Lotto første gang så dagens lys den 7. oktober 1989, og at Lotto målt på omsætning er klagerens største spil. Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. VR LOTTO <fig> og VR LOTTO <fig>. Disse figurmærker er bl.a. registreret for spillevirksomhed i klasse 41, jf. sagens bilag 4 og 5. Som bilag 7 er fremlagt en udskrift af en korrespondance mellem parterne i foråret 2004 vedrørende klagerens ønske om at få overdraget domænenavnet lotto.dk. Det fremgår bl.a. heraf, at indklagede afviser at have tilkendegivet at ville overdrage domænenavnet lotto.dk til klageren, og at det er indklagedes vurdering, at indklagede ikke krænker klagerens rettigheder, allerede fordi indklagede har registreret domænenavnet, før klageren eventuelt har vundet ret over varemærket. Indklagede tilbyder i stedet klageren at leje domænenavnet til brug for hosting. Som bilag 8 er fremlagt et brev af 19. januar 2005 fra klageren til indklagede, hvori klageren bl.a. anfører følgende: Idet vi henviser til tidligere korrespondance, skal vi gøre opmærksom på, at De krænker Dansk Tipstjenestes varemærkeret ved at have registreret domænenavnet lotto.dk, idet Dansk Tipstjeneste har varemærkeretten til Lotto. Vi kan orientere Dem om, at der i øjeblikket verserer en sag vedrørende rettighederne til Lotto, som vi afventer udfaldet på. Vi vil rette henvendelse til Dem, når der foreligger en afgørelse. I denne forbindelse forbeholder vi os alle rettigheder. Ved brev af 4. februar 2005 til klageren afviste indklagede at krænke klagerens varemærkeret, og opfordrede klageren til at dokumentere sin påstand. Ved brev af 7. april 2005 til indklagede oplyste klageren, at den pågældende retssag verserede ved Sø- og Handelsretten, og at denne angik klagerens varemærkeret til navnet Lotto. Klageren anførte endvidere, at en afgørelse kunne forventes inden årets udgang, og at klageren ville vende tilbage, når retssagen var afsluttet. Som bilag 9 er fremlagt Sø- og Handelsrettens dom af 21. august 2007 (V 170/02) i en sag anlagt af Lotto24.dk ApS mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvori Danske Spil A/S er indtrådt som biintervenient. Retssagen drejer sig om, hvorvidt Danske Spil A/S (klageren i nærværende sag) gennem indarbejdelse har opnået varemærkeret til ordmærket LOTTO, og i givet fald om dette ordmærke og klagerens registrerede figurmærker med ordet LOTTO er til hinder for, at Lotto24.dk ApS får registreret et figurmærke med teksten Lotto24. I Sø- og Handelsrettens dom anføres bl.a. følgende: Det lægges ved afgørelsen til grund, at respondenterne i den undersøgelse, som ACNielsen AIM har foretaget på grundlag af spørgsmål godkendt af parterne, entydigt forbandt ordet LOTTO med det lotto-spil, som udbydes af Danske Spil. Dette understøttes af vidnet Gitte Madsens forklaring. Herefter og efter indholdet af erklæringerne fra Dansk Sprognævn, Nærbutikkernes Landsforening og De Samvirkende Købmænd, sammenholdt med Danske Spils omfattende markedsføring af LOTTO og Danske Spils registrering af syv figurmærker, hvori ordet LOTTO er det dominerende element, findes det godtgjort, at ordmærket LOTTO gennem indarbejdelse 2

3 har opnået fornødent særpræg, således at Danske Spil har opnået eneret til at bruge ordmærket LOTTO for spil. Der er enighed om, at de tjenesteydelser, som Lotto24.dk ønsker sit mærke Lotto24 registreret for, er samme eller lignende tjenesteydelser som dem, Danske Spil benytter ordmærket LOTTO for. Ordet Lotto24 er den væsentligste bestanddel af figurmærket Lotto24 og svarer ganske til Danske Spils ordmærke LOTTO med tilføjelse af tallet 24. Retten finder, at der er risiko for, at figurmærket Lotto24 forveksles med Danske Spils ordmærke, herunder at det antages, at Lotto24 har forbindelse med LOTTO. Danske Spil kan derfor efter varemærkelovens 4, stk. 1, forbyde Lotto24.dk at bruge Lotto24 som varemærke for de tjenesteydelser, for hvilke det er søgt registreret. Retten finder ikke anledning til at tage stilling til, om ordmærket LOTTO er velkendt, jf. varemærkelovens 4, stk. 2. Det følger herefter af varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 2, at Lotto24 er udelukket fra registrering, og Ankenævnet skal derfor frifindes.... Klagenævnet er fra en anden sag i nævnet bekendt med, at Lotto24.dk ApS ved ankestævning af 15. oktober 2007 har anket Sø- og Handelsrettens dom til Højesteret. Indklagede har oplyst, at indklagedes primære virksomhed er at udbyde internetadgang, og at indklagede har påbegyndt denne virksomhed den 1. april Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet lotto.dk er registreret af forretningsmæssige grunde, og at indklagede tilbyder domænenavnet lotto.dk som adresse for kunder. Domænenavnet påtænkes således ikke solgt. Derudover har indklagede oplyst, at indklagede har registreret en række domænenavne, som bruges i forbindelse med kunders ønske om en lidt mere speciel adresse. Klageren har i sin replik opfordret indklagede til at dokumentere, at der rent faktisk er kunder, der har købt/benytter domænenavnet lotto.dk som adresse. Indklagede har ikke svaret herpå. Sekretariatet har ved opslag på hjemmesiden den 4. april 2008 taget følgende kopi: 3

4 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager som udbyder af det velkendte LOTTO spil i Danmark har en åbenlys og beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet lotto.dk, at LOTTO uvilkårligt forbindes med klager, idet klager er udbyder af dette særdeles velkendte spil, hvilket understøttes af Sø- og Handelsrettens dom, der er fremlagt som sagens bilag 9, at klager derudover har registreret LOTTO som del af figurmærkerne nævnt i bilag 4 og 5, at indklagede ikke udbyder spil og ikke har taget domænenavnet lotto.dk aktivt i brug siden registreringen i 1997, at indklagede ikke har samme åbenlyse og beskyttelsesværdige interesse i at kunne bruge lotto.dk som klager har, at det forhold, at indklagede ikke har taget det for klager så værdifulde domænenavn lotto.dk aktivt i brug i 10 år, bør indgå i vurderingen af, om indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, at indklagedes brug og registrering af lotto.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, idet den er i strid med god domænenavnsskik, 4

5 at klager ikke har udvist passivitet over for indklagede, idet klager har gjort indklagede opmærksom på, at klager afventede Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen vedrørende ordmærket LOTTO, at Sø- og Handelsrettens dom bekræfter, at LOTTO er et varemærke, der forbindes med klager, at domænenavnet lotto.dk er identisk med klagers varemærke, og at indklagede ved registreringen af domænenavnet må formodes at have kendt til dette, at indklagede derfor må formodes reelt at have registreret domænenavnet med henblik på salg til klager til overpris, hvilket understøttes af, at indklagede ikke aktivt har brugt domænenavnet i 10 år, at der således efter klagers opfattelse foreligger en klar overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, at klager utvivlsomt har en beskyttelsesværdig interesse i at kunne tage domænenavnet lotto.dk i brug, hvorimod indklagede åbenlyst ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet, at det fremgår af betænkning 1450 om administration af domænenavne i Danmark, s. 210, at det efter omstændighederne kan indgå i god skik-vurderingen, om indehavere af værdifulde domænenavne som bank.dk og udsalg.dk, der må anses for parallelle med lotto.dk, har taget domænenavnene i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, at det i denne sammenhæng tillige anføres, at e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, mens kommunikation til og fra en hjemmeside ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden, og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt, og at anvendelse som e-post derfor ofte har en mindre økonomisk værdi, og at det for klager har stor kommerciel betydning og værdi at kunne bruge domænenavnet lotto.dk, der så åbenlyst forbindes med klagerens velkendte spil, mens domænenavnet ikke har den samme betydning og værdi for indklagede. Indklagede har gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet lotto.dk ikke er i strid med domænelovens 12, stk. 1, da domænet hverken er registreret eller anvendes i strid med god domænenavnsskik, at indklagede var først i tid med registreringen af domænenavnet lotto.dk, at der ikke er risiko for forveksling imellem indklagede og klageren, da de ikke driver virksomhed inden for de samme vareklasser, og ikke i øvrigt udbyder samme eller lignende tjenester, at indklagede har en beskyttelsesværdig interesse i fortsat at kunne tilbyde deres kunder så mange forskellige domæner som muligt til brug for kundernes adresser, at indklagede ikke anvender domænenavnet lotto.dk til en hjemmeside, da der kan være mange forskellige kunder, som anvender domænet til adresser, at indklagede af samme grund ikke kan tilbyde domænet eksklusivt til en enkelt kunde, og at indklagede ikke har registreret domænenavnet lotto.dk med henblik på salg hverken til klager eller andre. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagede har handlet i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende 5

6 internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, som er registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. Af lovforarbejderne til 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165/ , 2. saml., ad 12), fremgår bl.a. følgende: Det er hensigten med en regel om god skik på området for internet-domænenavne dels at give klagenævnet en klar lovhjemmel til at træffe afgørelser baseret på almindelige rimelighedsovervejelser i stedet for at skulle henvise til almindelige retsgrundsætninger mv., dels at tilvejebringe en særlig retlig platform for den fremtidige retsudvikling. Inden for det erhvervsmæssige område er det i forarbejderne forudsat, at domænelovens 12, stk.1, først og fremmest skal videreføre hidtidig praksis efter markedsføringslovens 1, men det fremgår også, at særreglen om god domænenavnsskik tillige er tiltænkt et mere offensivt sigte : Den foreslåede generalklausul vil således muliggøre en fremtidig retsudvikling, som i højere grad end den generelle bestemmelse i markedsføringslovens 1 vil gøre det muligt for klagenævn og domstole mv. at inddrage de særlige hensyn, som internet-domænenavne giver anledning til, i den konkrete retsanvendelse, jf. nedenfor, hvorved der efterhånden vil udvikle sig en særlig praksis om god skik på området for internet-domænenavne. Om disse særlige hensyn anføres det, at man i den praktiske udmøntning af kravet om god skik ofte vil støde på en række modstående almene hensyn, og der anføres bl.a. følgende herom: Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse, der på den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier, det pågældende internetdomænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det pågældende internetdomænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en passende balance, hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer internetsamfundet til gavn. Det er i den forbindelse forudsat i forarbejderne, at den faktiske anvendelse af domænenavnet spiller en rolle for god skik-vurderingen: Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks. industri.dk, udsalg.dk og bank.dk ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som sat til salg af en privat virksomhed. De forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internet-domænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med 6

7 god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug. Det følger af de citerede lovforarbejder, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Spørgsmålet om, hvorvidt klager gennem indarbejdelse kan anses for at have opnået en varemærkeret til betegnelsen lotto, er endnu ikke endeligt afgjort, da den foran omtalte dom, som Sø- og Handelsretten afsagde den 21. august 2007, er anket til Højesteret. Selv om det endelige resultat af den verserende retssag måtte blive, at klager ikke får medhold i sin påstand om at have erhvervet varemærkeret til betegnelsen lotto for spil, så har klager dog under alle omstændigheder en meget betydelig kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet lotto.dk i sin virksomhed. Efter 2, stk. 1, sammenholdt med 1 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006, kan der alene gives bevilling til udbud af bl.a. lottospil til ét selskab i Danmark. Denne bevilling er givet til klager, og klager har siden 1989, hvor klagers Lotto blev indført i Danmark, gennem en meget intens markedsføring opnået, at klagers spil har fået en stor udbredelse og popularitet. Signalværdien af domænenavnet lotto.dk vil derfor være særlig stor for netop klageren. Klagerens væsentlige kommercielle interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes kommercielle interesser. Indklagede har registreret domænenavnet lotto.dk i 1997, og dette domænenavn anvendes i dag for den oven for gengivne hjemmeside, der indeholder reklame for indklagedes virksomhed. Indklagede har oplyst, at domænenavnet lotto.dk desuden anvendes til at tilbyde indklagedes kunder adresser under det omtvistede domænenavn, men indklagede har på trods af klagerens opfordring hertil ikke dokumenteret, at indklagede rent faktisk har kunder, som har kontraheret med indklagede om at erhverve adresser, som ender Selv om dette måtte være tilfældet, er det ikke godtgjort, at den eller de pågældende ikke mindst lige så godt kunne gøre brug af en anden adresse. Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at indklagedes formål med at registrere domænenavnet lotto.dk, vil kunne opfyldes mindst lige så godt gennem registrering af et andet domænenavn. Efter en samlet vurdering er det herefter nævnets opfattelse, at det har en klart større interesse og værdi for klager end for indklagede at kunne tage domænenavnet lotto.dk i brug, og at indklagede, for hvem dette har været kendeligt, som følge heraf har optrådt i strid med god domænenavnsskik ved at nægte af afstå domænenavnet til klager. Da indklagedes adfærd dermed er i strid med domænelovens 12, stk. 1, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Cybercity A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet lotto.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Danske Spil A/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 7

8 Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 23. april 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis 8