KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Skandinavisk Motor Co. A/S Park Allé Brøndby Indklagede: Kenneth Janus Olin Margrethehåbsvej Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Indklagede skal overføre domænenavnet audireservedele.dk til klageren. Subsidiært: Domænenavnet audireservedele.dk skal suspenderes. Indklagedes påstand Frifindelse/afvisning. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 15. juni 2016 (modtaget den 16. juni 2016) med otte bilag (bilag 1-8), svarskrift af 7. juli 2016 med 12 bilag (bilag A-L), replik af 26. juli 2016 med ét bilag (bilag 9) samt duplik af 11. august 2016 (modtaget den 15. august 2016) uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet audireservedele.dk er registreret den 4. oktober Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: SMC indgår i Semler-koncernen, der importerer, sælger, servicerer og reparerer en række bilmærker, herunder biler af mærket Volkswagen, SEAT, SKODA og Audi. SMC er som følge heraf generalimportør af blandt andet Audi biler, der produceres af Volkswagen Aktiegesellschaft ( Volkswagen-fabrikkerne ). Varemærket Audi er registreret over det meste af verden, herunder i Danmark, hvor det er særdeles velkendt jf. udskrift fra EUIPO s varemærkedatabase, der vedlægges som 1

2 bilag 1. SMC er som generalimportør aftaleretligt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af Volkswagen-fabrikkernes immaterielle og markedsføringsmæssige rettigheder i Danmark, herunder krænkelser af varemærket Audi jf. importørkontrakt mellem SMC og Volkswagen-fabrikkerne, der fremlægges som bilag 2. SMC har i kraft heraf en stående fuldmagt fra Volkswagen-fabrikkerne til at påtale sådanne krænkelser. SMC er for ganske nylig blevet opmærksom på, at CM Carparts direktør Kenneth Janus Olin har registreret domænenavnet audireserveredele.dk jf. udskrift af hjemmesiden dkhostmaster.dk, der fremlægges som bilag 3. Udskrift af audireservedele.dk vedlægges endvidere som bilag 4. Det bemærkes, at domænenavnet audireservedele.dk blot anvendes til at henvise internetbrugere til domænenavnet cm-carparts.dk via links på hjemmesiden. Her findes et bredt udvalg af reservedele til stort set alle Audi modeller samt diverse andre bilmærker. SMC kontaktede herefter CM Carparts for at gøre opmærksom på den uberettigede anvendelse af domænenavnet audiservedele.dk og samtidig anmode om overdragelsen af domænenavnet jf. brev af 7. marts 2016 fra SMC til CM Carparts og brev af 18. marts 2016 fra SMC til CM Carparts, der fremlægges som henholdsvis bilag 5 og bilag 6. Anmodningen blev afvist af CM Carparts jf. mailkorrespondancen fra d. 31. marts 2016 til d. 25. april 2016 mellem CM Carparts og SMC, der fremlægges som bilag 7. Da CM Carparts således har afvist at overdrage domæne til SMC, har nærværende klage været nødvendiggjort. [ ] Det gøres overordnet gældende, at CM Carparts brug af varemærket Audi i domænenavnet audireservedele.dk er i strid med varemærkelovens 4, EFvaremærkeforordningens art. 9 stk. 1, markedsføringslovens 1, 5 og 18 samt domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det gøres gældende, at den første og dominerende del af domænenavnet audireservedele.dk består af det velkendte varemærke Audi. Den anden og sidste del af domænenavnet består af det letforståelige og almindeligt kendte danske ord reservedele, hvilket fremhæver, at CM Carparts varer er af samme art som de varer, varemærket Audi er registreret for. Domænenavnet er derfor særdeles egnet til at fremkalde forveksling med Audi s varemærke samt forretningskendetegn. Det gøres gældende, at internetbrugere ved opslag på domænenavnet audireservedele.dk utvivlsom vil have til hensigt at finde frem til en hjemmeside tilhørende indehaveren af det velkendte varemærke Audi. Internetbrugere vil derfor helt misvisende få den opfattelse, at CM Carparts er en af de autoriserede Audi forhandlere og servicepartnere i Danmark. Den uautoriserede anvendelse af varemærket Audi i domænenavnet er dermed blandt andet i strid med god markedsføringsskik, i det det er egnet til mærkbart at forvride en forbrugers økonomiske adfærd. 2

3 Det gøres endvidere gældende, at SMC har en klar, legitim og anerkendelsesværdi interesse i at kunne anvende domænenavnet audireservedele.dk med henblik på at komme i kontakt med aktuelle såvel som potentielle kunder eller andre, der måtte have til hensigt at søge at finde frem til og komme i kontakt med indehaveren af varemærket Audi. CM Carparts registrering af domænenavnet medfører således væsentlige gener for SMC, idet SMC er forhindret i at registrere og anvende det pågældende domænenavn i forbindelse med markedsføring af biler, reservedele og autoriserede services af mærket Audi, hvilket blandt andet strider med god domænenavnsskik, jf. domæneloven 25, stk. 1. Det gøres yderligere gældende, at CM Carparts brug af domænenavnet audireservedele.dk ikke er nødvendig for at markedsføre CM Carparts salg af reservedele til biler af mærket Audi. CM Carparts kan således blot markedsføre disse varer under CM Carparts andet domænenavn cm-carparts.dk, ligesom CM-Carparts gør for reservedele til alle de andre bilmærker, som CM Carparts forhandler. Anvendelsen af domænenavnet audireservedele.dk synes derfor udelukkende at udgøre et uberettiget forsøg på at snylte på den goodwill og det særpræg og renommé, der er knyttet til varemærket Audi. Som bilag 1 er fremlagt udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende klagerens registrerede varemærker. Det fremgår af udskriften, at klageren den 1. april 1996 har ansøgt om registrering af EU-varemærket AUDI inden for vareklasserne 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28 og 37 for bl.a. køretøjer og reparation og vedligeholdelse af køretøjer, og at mærket er endeligt registreret den 26. maj Bilag 2 er efter det af klageren oplyste et uddrag af en translatørgodkendt oversættelse af en tysksproget kontrakt med titlen Audi importørkontrakt indgået mellem Audi AG og klageren den 3. februar Som bilag 3 er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet audireservedele.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er domænenavnets registrant. Som bilag 4 har klageren fremlagt et udskrift fra og en kopi af et skærmprint fra audireservedele.dk. Som bilag 5 har klageren fremlagt kopi af et anbefalet brev fra klageren til CM Carparts, Att.: Kenneth Janus Olin af 7. marts 2016, vedrørende Uberettiget brug af varemærke krænkelse af rettigheder. Af brevet fremgår bl.a., at klageren iht. aftale med indehaveren af varemærket Audi er berettiget og forpligtet til at påtale krænkelser af varemærket, at klageren for ganske nylig er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet audireservedele.dk, at indklagedes registrering af domænenavnet indebærer en krænkelse af varemærket, at indklagede desuden uberettiget anvender Audi-logoet på hjemmesiden på en række biler øverst på hjemmesiden, og at indklagede derfor omgående skal overdrage domænenavnet til klageren og skriftligt skal bekræfte, at man vil ophøre med at anvende Audi-logoet i forbindelse med enhver markedsføring af klagerens virksomhed. Til brevet er vedlagt en udskrift fra et skærmprint af audireservedele.dk samt et udkast til overdragelseserklæring mellem indklagede og klageren vedrørende domænenavnet audireservedele.dk. 3

4 Som bilag 6 har klageren fremlagt kopi af et anbefalet brev fra klageren til CM Carparts, Att.: Kenneth Janus Olin af 18. marts 2016, hvori klageren anfører, at klageren ikke har modtaget svar på sit brev af 7. marts 2016 og derfor på ny anmoder indklagede om omgående at overdrage domænenavnet og skriftligt bekræfte, at indklagede straks vil ophøre med at anvende Audi-logoet i forbindelse med enhver markedsføring af indklagedes virksomhed. Til brev er ligeledes vedlagt et udkast til overdragelseserklæring mellem indklagede og klageren vedrørende domænenavnet audireservedele.dk. Som bilag 7 er fremlagt uddrag af korrespondance mellem klageren og indklagede i perioden 31. marts 2016 til 25. april Det fremgår heraf bl.a., at klageren den 31. marts efter aftale har fremsendt anbefalet brev af 7. marts 2016 til indklagede pr. . Ved af 12. april 2016 til klageren har indklagede bl.a. anført, at man anerkender og beklager brugen af varemærket på de omtalte biler, og at man bekræfter, at Audi-logoet er blevet fjernet fra alle CM Carparts hjemmesider. Dernæst har indklagede afslået at overføre domænenavnet audireservedele.dk til klageren med henvisning til EU-domstolens praksis vedrørende parallelimportører/forhandlere af tilbehør, og at domænenavnet er rent beskrivende for de ydelser, indklagede udbyder, samt at der ikke er dokumenteret forveksling mellem Audi/Semler Retail og CM Carparts ApS. Indklagedes øvrige synspunkter i en er i det væsentlige gengivet i indklagedes svarskrift. Afslutningsvis har indklagede anført, at [ ] audireservedele.dk ikke blot drejer sig om et domænenavn, men en seriøs del af vores forretning. Såfremt Semler Retail derfor ønsker, at overtage denne forretningsgren/webside kan vi sagtens gå i dialog om et eventuelt salg, men indtil vi får en sådan henvendelse fra Semler Retail går vi således ud fra, at sagen er afsluttet. Klageren har ved af 18. april 2016 til indklagede bl.a. anført, at man har noteret sig, at indklagede har fjernet Audi-logoet fra sine hjemmesider, men at man under henvisning til synspunkter, som i det væsentlige er gengivet i klageskriftet fortsat anmoder om, at indklagede overdrager domænenavnet til klageren. Af indklagedes af 21. april 2016 fremgår bl.a., at det er indklagedes klare opfattelse, at domænenavnet audireservedele.dk benyttes loyalt og fuldt ud tilladt i henhold til både lovgivning og domme, og at indklagede derfor ikke er forpligtet til at overdrage domænet. Det er endvidere anført, at indklagede bestrider, at anvendelsen af domænenavnet audireservedele.dk giver brugerne det indtryk, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem varemærkeindehaveren og CM Carparts ApS, og at Audi/Semler Retail ikke har konkrete eksempler herpå. Indklagede har desuden anført, at Audi/Semler Retail ikke har ét eneste argument for, hvorfor Audi/Semler Retail skulle være berettiget til domænenavnet. Indklagedes synspunkter i øvrigt er i det væsentlige gengivet i indklagedes svarskrift (nedenfor). Klageren har som svar på indklagedes den 25. april 2016 anført, at klageren ikke er enig i indklagedes synspunkter, og at sagen derfor vil blive indbragt for Klagenævnet for Domænenavne. Som bilag 8 er fremlagt dokumentation for betaling af klagegebyr til Klagenævnet for Domænenavne. Ved opslag på audireservedele.dk den 21. juni 2016 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Ved sekretariatets fornyede opslag på audireservedele.dk den 8. oktober 2016 fremstod hjemmesiden i det væsentlige uændret. Ved aktivering af feltet Produkter henholdsvis de forskellige modelnumre i hjemmesidens venstre kolonne den 8. oktober 2016 blev sekretariatet automatisk viderestillet til cm-carparts.dk, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi: 5

6 I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: CM Carparts ApS er en dansk forhandler af reservedele til biler, som under nuværende cvr. nr har solgt reservedele online til både private og erhverv siden marts 2010 (Bilag A) CM Carparts ApS har siden 2010 gjort kontinuerligt brug af domænenavnet audireservedele.dk til at markedsføre og sælge reservedele til Audi biler, som domænets navn også hentyder til (Bilag B). At markedsføre sig på Google blandt millioner af andre websider er en evig kamp for at tiltrække de rigtige kunder med de rigtige intentioner, hvorfor et så præcist og beskrivende domænenavn som audireservedele.dk har været nødvendigt. Domænet fortæller tydeligt at her er der reservedele til Audi biler, så de besøgende som klikker ind på denne side finder præcis det de søger, nemlig reservedele til deres Audi. Ville en bruger finde frem til Audi s hovedside, Audi importøren eller en Audi bilforhandler, så havde denne naturligvis blot søgt på Audi og fundet frem til audi.dk. Det bemærkes, at SMC ikke har ét eneste eksempel på, at anvendelsen af domænenavnet audireservedele.dk skulle give brugerne det indtryk at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem CM Carparts ApS og varemærkeindehaveren eller andet misvisende indtryk i øvrigt. Da CM Carparts ApS heller ingen eksempler har herpå og ej heller tidligere har hørt fra hverken SMC, kunder eller brugere at dette skulle være tilfældet, må vi være enige om, at anvendelsen af domænenavnet aldrig har givet anledning til sådanne misvisende indtryk. 6

7 SMC har kendt til CM Carparts ApS i årevis, hvilket et skærmdump med et udkast fra vores ordresystem (Bilag C) også tydeligt viser, da Semler Retail A/S har handlet hos CM Carparts indtil flere gange (SMC er en del af Semler-koncernen). Vi har sågar beviselig korrespondance med SMC tilbage til juli 2012 (Bilag D). SMC kontaktede CM Carparts ApS og bad om overdragelse af domænenavnet audireservedele.dk, hvilket naturligvis blev afvist. Mailkorrespondance er vedlagt af klageren (Bilag 7) og derfor ikke vedhæftet igen [ ]. [ ] Det gøres overordnet gældende, at CM Carparts ApS brug af domænenavnet audireservedele.dk er fuldt ud tilladt i henhold til EF-varemærkeforordningens Artikel 12, stk. 1, punkt c (Bilag G): [ ] Samt Varemærkelovens 5 med næsten samme ordlyd: [ ] Anvendelsen af varemærket er jo netop nødvendigt for at angive anvendelsen af varerne, nemlig at der her sælges reservedele til Audi biler. Læg særligt mærke til den præciserende del navnlig som tilbehør eller reservedele, hvor navnlig jo tydeliggør at ved reservedele er det især nødvendigt at kunne anvende varemærket, hvilket præcis er det CM Carparts ApS gør med audireservedele.dk. Det er indiskutabelt at domænenavnet audireservedele.dk tydeliggør hvad der sælges, nemlig reservedele til audi biler, hvilket heller ikke bestrides af SMC. Det er ligeledes indiskutabelt at Google finder denne domænebrug vigtig og relevant, hvilket tydeligt ses på domænenavnets placering i Googles søgeresultater. I EU-domstolens domme i sagerne C-236/08, C-237/08 og C-238/08 (Google France) (Bilag I) samt C-323/09 (Interflora) tillades netop brugen af andres varemærker som søgeord på internettet i henhold til varemærkeloven. CM Carparts ApS forsøger udelukkende at gøre det nemmere for internetbrugere at finde frem til de reservedele de søger, ved allerede i domænenavnet at fortælle til hvilke biler disse reservedele passer. Denne praksis er alment kendt af internetbrugerne og desuden yderligere godkendt af EU-domstolen i f.eks. sagerne C-63/97 (BMW) (Bilag K) og C-337/95 (Dior) (Bilag L). Det bestrides, at internetbrugere ved opslag på domænenavnet audireservedele.dk har til hensigt at finde frem til indehaveren af varemærket Audi. Enhver internetbruger vil utvivlsomt i stedet anvende domænenavnet audi.dk eller evt. søge på ordet audi og derved finde audi.dk, såfremt denne har til gensigt at finde frem til Audi kæden og ikke et alternativt domæne som audireservedele.dk. Da der heller ingen eksempler er på forveksling mellem SMC, Audi eller Audi bilforhandlere og CM Carparts ApS, som Søog Handelsrettens dom af 11. maj 2005 i sagen V Staldren og Stalosan ligeledes henstiller til, må det antages at sådan en forveksling ikke har fundet sted og at ingen internetbrugere får den misvisende opfattelse at CM Carparts ApS er en af de autoriserede Audi bilforhandlere. CM Carparts ApS anvendelse af domænenavnet audireservedele.dk er bestemt ikke i strid med domænelovens paragraffer om god domæneskik. Den største del af navnet 7

8 reservedele (73%) fortæller således hvilken type vare der sælges og den mindre del af navnet audi (27%) fortæller hvad varen passer til. Hovedformålet med domænenavnet er derfor at fortælle, at her sælges reservedele, men det er naturligvis også en nødvendighed at oplyse til hvilke biler disse dele passer. Det bestrides at CM Carparts ApS snylter på Audi s goodwill og handler i strid med god markedsføringsskik, idet: - CM Carparts tydeligt viser et CM Carparts logo i toppen af audireservedele.dk og kun det logo (Se klagerens Bilag 4) - CM Carparts udelukkende sælger reservedele på nettet og dermed næppe kan forveksles med en fysisk Audi bilforhandler (som sælger biler) eller en fysisk Audi servicepartner (værksted som servicerer Audi er), idet der er tale om helt andre markeder og afsætningskanaler. - CM Carparts ApS heller ikke på nogen måde forsøger at fremstå som værende en del af Audi kæden endsige forsøger at forvride forbrugernes økonomiske adfærd. Tværtimod handler CM Carparts ApS meget loyalt overfor SMC og deres autoriserede forhandlere ved jævnligt at henvise kunder/forbrugere til dem, som (Bilag H) er et ydeligt eksempel på. - CM Carpars ApS jo blot forsøger at fortælle og markedsføre overfor sine kunder til hvilken bil reservedelene sælges og passer. Det kan og må ikke være hensigten med de varemærkeretlige regler at forbyde denne simple og logiske fremgangsmåde og er det heller ikke i henhold til tidligere nævnte Artikel, lovgivning og domme. SMC påstår over for Klagenævnet, at SMC har en interesse i at kunne anvende domænenavnet audireservedele.dk og at CM Carparts registrering af domænenavnet medfører således væsentlige gener for SMC. Dette er jo direkte usandt, da SMC allerede har domænenavnet audi-reservedele.dk (Bilag E) uden at bruge det til noget som helst (Bilag I). Dernæst anmoder SMC jo Klagenævnet om subsidiært at suspendere domænet, hvilket næppe tyder på, at SMC ønsker at anvende domænet eller ser det som en væsentlig gene ikke at kunne gøre det. Det bestrides at SMC herunder Semler Retail A/S ikke har udvist retsfortabende passivitet, da det jo er direkte beviseligt, - at Semler Retail A/S har handlet med CM Carparts ApS ved flere lejligheder, - at SMC har et lignende domænenavn (audi-reservedele.dk (Bilag E)) og indtil nu bevidst undladt at forsøge at erhverve audireservedele.dk - at SMC selv aktivt har benyttet Google Adwords gennem længere tid (Bilag F) og derigennem ubetinget hr stødt på domænenavnet audireservedele.dk i Google søgeresultaterne tidligere, idet dette altid har rangeret højt. SMC er således naturligvis ikke for ganske nylig blevet opmærksomme på en 6 år gammel registrering og brug af domænenavnet audireservedele.dk, når SMC aktivt benytter markedsføringspladsen Google, hvor audireservedele.dk altid har ligget højt samt har talt og handlet med CM Carparts i årevis. 8

9 SMC forsøgte i den indledende korrespondance med CM Carparts ApS at drage paralleller til en tidligere afgørelse fra Klagenævnet i forbindelse med sagen om domænenavnet audi-ohbiler.dk. Det bemærkes at SMC ikke længere i den endelige nærværende klage fastholder denne reference og CM Carparts ApS er helt enig i den opfattelse, da den af flere åbenlyse årsager ej heller er sammenlignelig: - I sagen om audi-ohbiler.dk er indklagede jo netop bilforhandler og dermed direkte konkurrent til SMC. I nærværende sag er CM Carparts ApS ikke bilforhandler, men udelukkende online sælger af reservedele, hvilket SMC ikke er. - I sagen om audi-ohbiler.dk har OH Biler Viborg A/S i domænenavnet blot indsat ordet og varemærket Audi foran selve firmanavnet for netop at give indtryk af at have en relation til Audi. I nærværende sag har CM Carparts ApS jo netop ikke anvendt ordet Audi i forbindelse med firmanavnet, men udelukkende blot beskrevet anvendelsen af de pågældende reservedele i domænenavnet, jf. tidligere nævnte lovgivning og domme. - I sagen om audi-ohbiler.dk har anvendelsen af varemærket jo ingen anden brugbar værdi end at kæde Audi sammen med OH Biler. I nærværende sag er dette slet ikke tilfældet, her beskrives udelukkende, at der er tale om reservedele til Audi biler og der forsøges hverken i selve domænenavnet eller på hjemmesiden at give andet indtryk. Det bemærkes at eneste valide argument SMC har er, at Audi er et registreret varemærke, hvilket også er ubestridt, idet den øvrige sagsfremstilling og anbringender er usand, uholdbar eller modbevist i nærværende svar. I forhold til det registrerede varemærke anviser Varemærkelovens 5 jo tydeligt den lovlige brug af varemærket i forbindelse med beskrivelse af især tilbehør og reservedele, hvilket også underbygges af adskillige EU domme som tidligere nævnt og dokumenteret. Der kan derfor ikke være tvivl om, at CM Carparts ApS anvendelse af audireservedele.dk er fuldt ud gyldig og tilladt i henhold til både lovgivning, domme og god skik. Det er derfor CM Carparts ApS helt klare opfattelse, at domænenavnet audireservedele.dk benyttes loyalt og lovligt, hvorfor CM Carparts ApS eller dets direktør Kenneth Olin ikke er forpligtet til at overdrage domænet. Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 7. juli 2016 vedrørende virksomheden CM Carparts ApS, hvoraf bl.a. fremgår at selskabet er stiftet den 15. marts 2010 og at indklagede, Kenneth Janus Olin er anført som administrerende direktør i selskabet, og at selskabet tegnes af én direktør alene. Som bilag B er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet audireservedele.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er registrant. Bilag C er efter det oplyste et skærmprint fra CM Carparts ApS ordresystem, hvoraf bl.a. fremgår fem ordrer fra Semler Retail A/S. 9

10 Bilag D er et brev fra Semler Retail A/S dateret den 1. juli 2012 til en leverandør, om at SMC-Biler A/S og Semler Audi Detail A/S den 1. juli 2012 fusionerede og blev til Semler Retail A/S. Som bilag E er fremlagt udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet audi-reservedele.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at SEMLER SERVICES A/S, Park Allé 355, 2605 Brøndby er registrant. Som bilag F er fremlagt skærmprint af resultatet af en Google-søgning på audi, hvorpå det øverste resultat, som henviser til er markeret sammen med en markering af mærket Annonce. Bilag G er et skærmprint af EU-varemærkeforordningens artikel 12. Bilag H er en korrespondance mellem indklagede og en tredjepart, hvori tredjeparten spørger om indklagede har eller kan skaffe to specifikke dele til en bil, hvortil har svaret, at han/hun kan ringe til en VW forhandler i din by, da det er både lettest og billigst for dig. Som bilag I er fremlagt skærmprint af domænet audi-reservedele.dk, hvoraf fremgår Safari kan ikke finde serveren. Bilag J er en kopi af EU-domstolens dom i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google France). Bilag K er en kopi af EU-domstolens dom i sag C-63/97 (BMW). Bilag L er en kopi af EU-domstolens dom i sag C-337/95 (Dior). I replikken har klageren fastholdt sin påstand og anbringender og supplerende anført bl.a. følgende: Det fastholdes, at CM Carparts brug af domænenavnet audireservedele.dk udelukkende er et uberettiget forsøg på at snylte på varemærket Audi s goodwill og særpræg. Det bestrides således, at CM Carparts anvendelse af domænenavnet audireservedele.dk er nødvendigt for at tydeliggøre eller markedsføre, at CM Carparts forhandler reservedele til Audi. Det bemærkes, at det udelukkende er via hovedsiden cm-carparts.dk, at der kan købes reservedele. Audireservedele.dk anvendes således blot til at henvise internetbrugere til domænenavnet cm-carparts.dk via links på hjemmesiden, og besøgende på audireservedele.dk kan ikke via hjemmesiden finde specifikke reservedele eller foretage køb. Det bestrides på denne baggrund, at CM Carparts brug af domænenavnet audireservedele.dk er nødvendig i henhold til EF-varemærkeforordningens Artikel 12, nr. 1, litra c samt varemærkelovens 5, stk. 1, nr. 3, ligesom det bestrides, at indklagedes anvendelse af varemærket Audi er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. For så vidt angår klagers interesse i at kunne anvende domænenavnet audireservedele.dk, fastholdes det, at indklagedes registrering af domænenavet medfører væsentlige gener for klager. Det fastholdes således, at internetbrugere ved en søgning på fx Audi reservedele helt misvisende vil få den opfattelse, at audireservedele.dk er en autoriseret forhandler af Audi reservedele og tilbehør. 10

11 Det bestrides i den forbindelse, at det kan lægges til grund, at domænenavnet aldrig har givet anledning til sådanne misvisende indtryk. Internethandel af reservedele og tilbehør til biler er i dag et kendt og vækstende marked, og domænenavnet audireservedele.dk er derfor egnet til at forvride en forbrugers økonomiske adfærd uanset, at CM Carparts ikke driver en fysisk butik. Det fastholdes, at klager først for ganske nyligt er blevet opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet audireservedele.dk. Det bestrides derfor, at klager har udvist retsfortabende passivitet. Klager er som tidligere beskrevet i sagsfremstillingen generalimportør af blandt andet bilmærket Audi, og er som følge heraf eneste berettigede til at påtale krænkelser af varemærket Audi jf. bilag 2. Klager er som importør ikke vidende om hvilke underleverandører Semler Retail A/S benytter, da Semler Retail A/S er en selvstændig juridisk enhed, der ligesom klager er en del af Semler-koncernen. Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedlægges som bilag 8. De af indklagede fremlagte bilag C-D dokumenterer således ikke, at klager har kendt til anvendelsen af audireservedele.dk i årevis. Det bemærkes i den forbindelse, at det eneste der fremgår af bilag C-D er, at Semler Retail A/S, der som sagt er en anden juridisk enhed end klager, har handlet med CM Carparts A/S. Dette dokumenterer på ingen måde, at klager har været bekendt med indklagedes registrering og brug af domænenavnet audireservedele.dk. Klageren har som bilag 8 fremlagt to udskrifter fra Erhvervsstyrelsen af 14. juli 2016 vedrørende henholdsvis klageren og Semler Retail A/S. Indklagede har i duplikken fastholdt sine påstande og anbringender og derudover bl.a. anført følgende: Det er et ufravigeligt og indiskutabelt faktum at CM Carparts IKKE forsøger at snylte på varemærket Audi eller noget andet varemærke for den sags skyld. CM Carparts sælger fuldt lovligt udelukkende godkendte reservedele til biler, herunder Audi biler, og benytter udelukkende domænenavnet audireservedele.dk til at markedsføre og tydeliggøre overfor forbrugerne, at her sælges reservedele til Audi biler. Som Klager jo netop selv fremhæver i Replikken, så forsøger CM Carparts IKKE at give forbrugeren indtryk af, at her er tale om en autoriseret Audi forhandler, da forbrugeren netop i forbindelse med et køb overføres til CM Carparts bestående e-mærke godkendte shopsystem. Klager er måske ikke velvidende om, at det i forbindelse med internethandel er god skik og en betryggende sikkerhed for forbrugeren at købet netop gennemføres på denne måde, hvor fabrikat/producent/mærke ligeledes oplyses på hver eneste vare. Dette tydeliggør jo på alle måder at købet netop foretages hos CM Carparts og ikke Audi og beviser med al tydelighed, at CM Carparts fuldt ud lever op til både god internet- og domæneskik. Der kunne nemt være indlagt et shopsystem direkte på audireservedele.dk for at skjule den sande eksistens, men netop for at følge god markedsføringsskik overføres forbrugeren direkte til CM Carparts såfremt denne foretager en aktiv handling. På 11

12 audireservedele.dk vises udelukkende et CM Carparts logo og gives ingen henvisning til relationer med Audi udover at reservedelene passer til Audi biler. Domænenavnet anvendes markedsføringsmæssigt for at hjælpe forbrugeren med at finde det han/hun søger på Google i den jungle af websider på nettet. Det præciserer at dette er en direkte adgang til reservedele til Audi biler og ikke alle mulige andre mærker, da en søgning på f.eks. Toyota reservedele jo netop ikke finder dette domænenavn på Google. Anvendelsen af domænenavnet audireservedele.dk følger fuldstændig retningslinjerne i EF-varemærkeforordningens Artikel 12, stk. 1, punkt C samt Varemærkelovens 5, da det identificerer anvendelsen af reservedelene. Dette kan ikke bestrides. Det bemærkes at Klager ingen eksempler har på, at anvendelsen af domænenavnet audireservedele.dk skulle give anledning til misvisning og CM Carparts har i løbet af de 6 år domænenavnet har eksisteret heller aldrig oplevet dette. En søgefrase som audi reservedele er alment kendt som at betyde reservedele til Audi er, hvorfor domænenavnet i sig selv netop ikke giver forbrugeren anden anledning end at tro, at her er der reservedele til Audi er. Der er ingen forbrugeres økonomiske adfærd som hverken kan eller vil blive forvredet ved CM Carparts brug af domænenavnet og som tidligere indsendte (Bilag H) viser så agerer CM Carparts loyalt og troværdigt overfor både forbrugeren og Audi/SMC, ved at henvise kunder til de autoriserede forhandlere hvor dette er hensigtsmæssigt, helt i tråd med god markedsføringsskik og etik. CM Carparts anvendelse af domænenavnet audireservedele.dk medfører ingen gener for Klager overhovedet, da Klager ikke sælger reservedele online og heller ikke ønsker at sælge reservedele online. Klager er allerede ejer af domænenavnet audi-reservedele.dk uden overhovedet at bruge det til noget (Se tidligere indsendte Bilag E og I), hvilket med al tydelighed viser, at Klager reelt ikke ønsker at bruge domænet og det bemærkes, at dette ikke bestrides af Klager. Det viser tydeligt at årsagen for indsendelse af denne klagesag desværre kun er bare fordi. CM Carparts er den lille lokale virksomhed, som har været dygtigere til at markedsføre sig online, hvilket den store bilgigant i Danmark, Semler Gruppen / SMC, tilsyneladende har set sig sur på og nu forsøger at mase en tvangsoverdragelse igennem, på trods af at SMC (Klager) hverken ønsker at benytte domænet eller konkurrerer direkte med CM Carparts. CM Carparts salg af reservedele til Audi er er en væsentlig del af vores forretning, men en forsvindende lille og ubetydelig størrelse i forhold til Klagers engagement. I forhold til Klagers retsfortabende passivitet, hvilket fastholdes af indklagede men bestrides af Klager, så kan det kun være mere sandsynligt end ikke, at Klager har kendt til Indklagedes brug af domænenavnet eftersom dette har eksisteret og været online i 6 år. Vi taler ikke om nogen ny registrering eller nyligt oplagt hjemmeside, men om en side som har været online og synlig på Google i 6 år. Klager er jo allerede ejer af domænenavnet audi-reservedele.dk, som ligeledes er 6 år gammelt, og har været aktive med annoncering på Google i årevis, hvorfor det er utænkeligt, at Klager aldrig er stødt på domænenavnet audireserveele.dk på Google før, idet dette har ligget i toppen af side 1 i årevis. Med betegnelsen Klager menes naturligvis koncernen/gruppen og ikke 12

13 nødvendigvis Jurist [ ] eller hver eneste medarbejder i koncernen, men blot koncernen som helhed. Hvis retsfortabende passivitet kan afvises med at ikke alle personer i koncernen har kendt til det, eller at ikke samtlige juridiske enheder i koncernen har kendt til det, så ville det term jo aldrig kunne anvendes. Når både ledere i retailkæden og internet-, annoncerings- og markedsføringsansvarlige i hovedkoncernen må antages at kende til det, så kan vi ikke se, at dette ikke skulle være tilstrækkelig retsfortabende passivitet. Når både Varemærkeloven, EF-Varemærkeforordningen samt adskillige domme i EUdostolen alle foreskriver at det er tilladt at anvende et varemærke på internettet på den måde som CM Carparts gør, så hverken kan eller må det være muligt at gennemtvinge en tvangsoverdragelse af et domænenavn, når brugen heraf ovenikøbet følger både god internet-, domæne- og markedsføringsskik. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 17. september 2016 konstateret, at domænenavnet cm-carparts.dk er registreret af virksomheden CM Carparts A/S. Sekretariatet har endvidere konstateret, at CM Carparts A/S med bruger-id CCA601-DK har registreret i alt 47 domænenavne under samme bruger-id. De registrerede domænenavne er følgende: 3autodeletilbud.dk alfa-reservedele.dk alfareservedele.dk ankerplader.dk audi-autodele.dk audiautodele.dk auto-bremsen.dk billigbilplejeshop.dk bremseklodser.dk caractere.dk citroen-reservedele.dk citroenreservedele.dk cm-carparts.dk cmcarparts.dk cmcp.dk drivaksel.dk fiatreservedele.dk golf-reservedele.dk golfreservedele.dk hofele.dk honda-reservedele.dk hondareservedele.dk hyundai-reservedele.dk kia-reservedele.dk mazda-reservedele.dk mazdareservedele.dk mercedesreservedele.dk opelreservedele.dk polo-reservedele.dk poloreservedele.dk prasco.dk renault-reservedele.dk renaultreservedele.dk reservedele-ford.dk reservedele-peugeot.dk reservedele-til-biler.dk reservedelepeugeot.dk seatreservedele.dk skodareservedele.dk smart-reservedele.dk smartreservedele.dk suzuki-reservedele.dk suzukireservedele.dk toyotareservedele.dk volvo-autodele.dk volvoautodele.dk vwreservedele.dk Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren indgår i Semler-koncernen, der importerer, sælger, servicerer og reparerer en række bilmærker, herunder biler af mærket Audi, der produceres af Volkswagenfabrikkerne, at klageren er aftaleretligt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af Volkswagen-fabrikkernes immaterielle og markedsføringsmæssige rettigheder i Danmark, herunder krænkelser af varemærket Audi, 13

14 at indklagede benytter domænenavnet audireservedele.dk til at henvise internetbrugere til domænenavnet cm-carparts.dk via links på hjemmesiden, at der på cm-carparts.dk findes et bredt udvalg af reservedele til stort set alle Audi-modeller samt diverse andre bilmærker, at den første og dominerende del af domænenavnet audireservedele.dk består af det velkendte varemærke Audi, at den anden del af domænenavnet består af det almindeligt kendte danske ord reservedele, hvilket fremhæver, at CM Carparts varer er af samme art som de varer, varemærket Audi er registreret for, at domænenavnet er særdeles egnet til at fremkalde forveksling med Audis varemærke samt forretningskendetegn, at internetbrugere helt misvisende vil få den opfattelse, at CM Carparts er en af de autoriserede Audi-forhandlere og servicepartnere i Danmark, at klageren har en klar, legitim og anerkendelsesværdi interesse i at kunne anvende domænenavnet audireservedele.dk, at indklagedes registrering af domænenavnet audireservedele.dk forhindrer klageren i at registrere og anvende det pågældende domænenavn til at markedsføre biler, reservedele og autoriserede services af mærket Audi, at dette bl.a. strider mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1, at CM Carparts brug af domænenavnet audireservedele.dk ikke er nødvendig for at markedsføre disse varer under CM Carparts salg af reservedele til biler af mærket Audi, at indklagedes anvendelse af domænenavnet audireservedele.dk derfor synes udelukkende at udgøre et uberettiget forsøg på at snylte på den goodwill og det særpræg og renommé, der er knyttet til varemærket Audi, at klageren først for ganske nylig er blevet opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet og således ikke har udvist retsfortabende passivitet, og at indklagede på denne baggrund skal overføre domænenavnet audireservedele.dk til klageren, subsidiært at anvendelsen af domænenavnet skal suspenderes. Indklagede har gjort gældende, at CM Carparts ApS er en dansk forhandler af reservedele til biler, at CM Carparts ApS siden 2010 har gjort kontinuerlig brug af domænenavnet audireservedele.dk til at markedsføre og sælge reservedele til Audi-biler, at det er en evig kamp at markedsføre sig på Google blandt millioner af andre websider, hvorfor et så præcist og beskrivende domænenavn som audireservedele.dk har været nødvendigt, at domænenavnet tydeligt fortæller besøgende, at her kan findes reservedele til Audi, at indklagedes brug af domænenavnet er fuldt ud tilladt i henhold til EUvaremærkeforordningens artikel 12, stk. 1, litra c, og varemærkelovens 5, at anvendelsen af varemærket Audi netop er nødvendigt for at angive anvendelsen af varerne, nemlig at der sælges reservedele til Audi-biler, at det følger af EU-Domstolens praksis, at brug af andres varemærker som søgeord på internettet er tilladt, at det bestrides, at internetbrugere ved opslag på domænenavnet audireservedele.dk har til hensigt at finde indehaveren af varemærket Audi, at klageren ikke har dokumenteret tilfælde af forveksling mellem klageren, varemærkeindehaveren og indklagede m.fl., 14

15 at klageren ikke har dokumenteret, at anvendelsen af domænenavnet skulle give brugerne indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem indklagede og varemærkeindehaveren, at sagen ikke er sammenlignelig med klagenævnets sag om audi-ohbiler.dk, at sagerne ikke er sammenlignelige, idet indklagede i audi-ohbiler.dk var bilforhandler og dermed direkte konkurrent til klageren, hvilket indklagede ikke er, og da varemærket Audi i nærværende sag alene er indsat i domænenavnet for at beskrive anvendelsen af de pågældende reservedele og ikke for at give indtryk af, at indklagede har en relation til varemærkeindehaveren, at indklagede tydeligt viser CM Carparts ApS logo i toppen af hjemmesiden på domænenavnet audireservedele.dk, at indklagede ikke snylter på Audis goodwill og dermed handler i strid med god markedsføringsskik, at indklagedes anvendelse af domænenavnet ikke er i strid med god domænenavnsskik, at klageren ikke har nogen interesse i at kunne anvende domænenavnet audireservedele.dk, da klageren allerede er registrant af audi-reservedele.dk og ikke benytter dette, at klageren har udvist retsfortabende passivitet, da klageren har kendt til indklagede i årevis, at klageren har anmodet om overdragelse af domænenavnet, men af indklagede naturligvis afviste dette, og at det er indklagedes opfattelse, at domænenavnet audireservedele.dk benyttes loyalt og lovligt, hvorfor indklagede ikke er forpligtet til at overdrage domænenavnet. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes brug af domænenavnet audireservedele.dk udgør en krænkelse af rettighederne til varemærket Audi. Audi AG er indehaver af EU-varemærket CTM for ordmærket Audi, der er registreret for bl.a. køretøjer, reservedele og reparation af køretøjer. Audi AG eller den, som Audi AG bemyndiger hertil, kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke, for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker som senest ændret ved Europa- Parlamentet og Rådets forordning nr. 2015/2424 af 16. december 2015 (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og 2, litra a og b. Da varemærket Audi er velkendt i Danmark, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket Audi, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: Artikel 9 Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 15

16 2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Indklagede er administrerende direktør for CM Carparts ApS, som driver virksomhed med salg af reservedele til biler. Indklagede benytter domænenavnet audireservedele.dk til brug for en hjemmeside for sin virksomhed, CM Carparts ApS, særligt vedrørende reservedele til biler af mærket Audi. Som sagen er oplyst, lægger nævnet til grund, at indklagedes virksomhed, CM Carparts A/S bl.a. er registrant af domænenavnet cm-carparts.dk og en lang række andre domænenavne. Nævnet lægger endvidere til grund, at besøgende på audireservedele.dk automatisk viderestilles til cmcarparts.dk ved aktivering af diverse felter på hjemmesiden under domænenavnet audireservedele.dk. Domænenavnet audireservedele.dk er en sammensætning af det velkendte varemærke Audi og betegnelsen reservedele. Den kendetegnsbærende del af domænenavnet audireservedele.dk er identisk med Audi AG s registrerede varemærke Audi. Indklagede gør ved sin brug af domænenavnet audireservedele.dk uden samtykke fra Audi AG erhvervsmæssig brug af varemærket Audi i forbindelse med markedsføring af ydelser af samme art, som varemærket er registreret og anvendes for. Indklagedes brug af domænenavnet audireservedele.dk udgør dermed en krænkelse af Audi AG s rettigheder til varemærket Audi jf. EU-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1 og 2. Indklagede driver virksomhed med salg af reservedele til biler af blandt andet mærket Audi og kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af EUvaremærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser har følgende ordlyd:»artikel 12 Begrænsninger i et EU-varemærkes retsvirkninger 16

17 1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af: a) tredjemandens navn eller adresse, hvis tredjemanden er en fysisk person b) tegn eller angivelser uden særpræg eller vedrørende varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne c) EU-varemærket for at identificere eller henvise til varer eller tjenesteydelser som tilhørende indehaveren af det pågældende varemærke, navnlig når anvendelsen af dette varemærke er nødvendig for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis tredjemands anvendelse sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Artikel 13 Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EU-varemærket 1. Et EU-varemærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under dette varemærke.«2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51, 52 og 64 i EU- Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Da Audi udgør den dominerende del af domænenavnet audireservedele.dk, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke. Der foreligger heller ikke omstændigheder, som gør, at det er nødvendigt for indklagede at gøre brug af varemærket i et domænenavn for at kunne sælge reservedele til biler af mærket Audi. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på EU-varemærkeforordningens artikel 12 eller 13, hvorfor brugen er i strid med Audi AG s rettigheder efter EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2. Indklagede har endelig ikke godtgjort, at klageren ikke har reageret med fornøden hurtighed efter at være blevet bekendt med indklagedes brug af det omtvistede domænenavn, og klageren har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet i forholdt til at kunne påtale krænkelsen. Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet audireservedele.dk. 17

18 I medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Kenneth Janus Olin, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet audireservedele.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Skandinavisk Motor Co. A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger fra nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 15. november Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 18