DOM. Afsagt den 15. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident

Transkript

1 DOM Afsagt den 15. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, industriel designer Karin Schou Andersen, designer mdd Christian Hvidt, grosserer Rolf Malling Petersen og, direktør Flemming Skouboe V Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Advokat Frank Bøggild) mod East Scandic A/S (Advokat Sten Sørensen) Indledning og påstande Under anbringende af, at East Scandic A/S (i det følgende: East Scandic) ved at markedsføre fire fælge har krænket deres design- og varemærkerettigheder, har Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (i det følgende BMW) nedlagt påstand om, at East Scandic: 1. forbydes at distribuere, markedsføre, importere, eksportere og sælge fælge som vist på side 1 i bilag 1-5, 2. uden udgift for BMW skal destruere sin beholdning af fælge vist på side 1 i bilag 1-5, 3. forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelserne BMW M10, Replica M10, Wheels M10, Crom paint M3 BMW, BMW M5, Replica M5, Wheels M5, BMW M3, M3 BMW, Replica BMW M6, Wheels M6, Star BMW 3 serie, Star BMW & M+S, BMW Harman Silver pol. Lip, BMW 26, BMW Black og/eller BMW X5 Silver for fælge, subsidiært på den måde, der er vist i bilag 1-10, 4. skal give BMW oplysning om navn og adresse på producenterne og distributørerne af de fælge, som er vist på side 1 i bilag 1-10, og på de grossister og detailhandlere, til hvem de pågældende fælge har været solgt, og om mængden af producerede, leverede og bestilte sådanne fælge og den herved opnåede pris og 5. skal betale BMW kr. med procesrente fra den 6. november 2007.

2 - 2 - East Scandic, der har anmodet om, at sagen må udsat med henblik på, at OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) tager stilling til en indsigelse fra East Scandic mod gyldigheden af BMW s nedenfor nævnte designregistreringer, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse for tiden i forhold til påstand 4 og frifindelse mod betaling af et mindre beløb i forhold til påstand 5. Oplysningerne i sagen BMW har EF-registreret retten til designet til fælgen STYLING 135 hos OHIM den 19. maj 2003, til fælgen STYLING 166 den 17. marts 2004 og til fælgen STYLING 167 den 3. marts BMW markedsfører endvidere fælgen STYLING 67, hvis design ikke er EF-registreret. BMW har endvidere registreret en række ord- og figurmærker i EF og i Danmark. BMW blev i maj 2007 opmærksom på, at East Scandic markedsførte fire fælge (i det følgende benævnt East Scandic produkt A, B, C og D), som efter BMW s opfattelse krænker BMW s design- og varemærkerettigheder. Fælgene, der efter BMW s opfattelse er efterligninger af BMW s STYLING 135, 166, 167 og 67, blev markedsført på East Scandics hjemmesider og under betegnelser som BMW M10, Replica M10, Wheels M10, Crom paint M3 BMW, BMW M5 og Replica M5 mv. BMW anmodede East Scandic om at ophøre med at markedsføre disse fælge og med at benytte BMW s varemærker, men East Scandic fjernede alene enkelte betegnelser. Her er parternes billeder af fælgene, som retten har beset og fået gennemgået af parterne og deres advokater i forbindelse med hovedforhandlingen: BMW STYLING 135 East Scandic produkt A

3 - 3 - BMW STYLING 166 East Scandic produkt B BMW STYLING 167 East Scandic produkt C

4 - 4 - BMW STYLING 67 East Scandic produkt D Forklaringer Jochen Volkmer har forklaret, at han er jurist og har været ansat hos BMW i ca. 10 år. De seneste 7 år har han været chef for BMW s juridiske afdeling, som tager sig af spørgsmål om krænkelser mv. over hele Europa. BMW er en mellemstor bilfabrikant af luksusbiler og motorcykler. BMW sælger ca. 1,4 millioner biler om året og har en årlig årlige omsætning på milliarder euro. Produkterne sælges gennem et system af autoriserede forhandlere. BMW designer også fælge og andet tilbehør, og kunden kan vælge at få bilen født med tilbehøret eller at bestille det til eftermontering. Der findes et katalog over tilbehør til hver enkelt bilserie. BMW s produkter sælges på avanceret teknik, design og tilliden til BMW og BMW s varemærker. Mange købere ønsker ved bestillingen selv at sætte deres eget præg på bilens udtryk og teknik, og fælge er i den forbindelse en vigtig måde at individualisere bilen på. BMW designer således til hver bilmodel et antal fælge, som forbrugeren kan vælge imellem ved bestillingen. Mange vælger også at skifte fælge i forbindelse med skift fra sommerdæk til vinterdæk, ligesom fælge også skiftes af dem, der køber brugte BMW. Hver fælg koster BMW ca. 1 mio. euro i udviklingsomkostninger fra det første fælgdesign bliver udarbejdet,

5 - 5 - og til det færdige hjul kører på gaden. BMW har mere end 300 forskellige fælgdesigns, og de udbydes over hele verden. BMW sælger kun fælge og hjul, som er designet til én model, til montering på andre modeller, hvis det findes sikkerhedsmæssigt og teknisk forsvarligt. Visse fælge sælger BMW imidlertid alene den bilmodel, hvortil de er designet. STYLING 135 sælges således alene som en del af M-sportspakken til 3-serien, STYLING 166 sælges alene til BMW M5, STYLING 167 alene til BMW M5 og M6 og STYLING 67 alene til BMW M3. Det ville skade mærkets eksklusivitet og skabe problemer for BMW-mærket, hvis andre fik mulighed for at efterligne f.eks. STYLING 167 og nedskalerer fælgen, så den kan bruges på andre bilmærker. Købere af et eksklusivt produkt som BMW M6 skal ikke opleve, at M6 erens særlige fælge pludselig findes på andre BMW er, endsige på helt andre bilmærker. Det er langt fra tilfældigt, at fælge til M-serierne søges efterlignet og solgt til andre biler end dem, de er designet til. BMW M er uanset tallet et yderst eksklusivt produkt, der er forbundet med betydelig prestige. BMW ansøgte i før EF-designforordningen - om designregistrering af STYLING 67 i Tyskland, og fælgen har været på markedet siden starten af Han har ikke hørt, at der skulle være fremsat indsigelser mod gyldigheden af BMW s registrerede fælgdesign. BMW har ordmærkeregistreringer på alle sine modeller. BMW har i 2008 ansøgt om at få M registreret som EF-varemærke, og sagen er endnu ikke afgjort. Der har ikke været rejst nogen indsigelser mod registreringen. Casper Huusmann har forklaret, at han har været i bilbranchen i 23 år. Så vidt han véd, sælges der ca fælge i Danmark om året, og der er ca virksomheder på markedet. Hans virksomhed, East Scandic, sælger fælge per år. Det har altid været hans opfattelse, at der ikke var nogen, der havde rettigheden til fælgdesign. Han har rettet henvendelse til OHIM om nogle af BMW s designs og via en funktion på OHIM s hjemmeside bedt OHIM kontakte ham, så han kan finde ud af, hvordan han kan anfægte de registrerede EF-designs. Han vil herefter gøre indsigelser mod, at fælge, der ser almindelige ud, kan registreres. Han vil ikke gøre indsigelser mod en unik fælg. Han har ikke betalt nogen afgift til OHIM og er endnu ikke blevet opkrævet noget af OHIM.

6 - 6 - East Scandics produkt A har anderledes, mindre buer indad end BMW s STYLING 135. Det er korrekt, at der på produkt A kan ses en udstansning med plads til at anbringe et M- mærke som det, der findes på STYLING 135. Han har ikke solgt produkt A siden Denne fælg er gået af mode, og eksemplaret i sagen har han fundet på lageret. East Scandics produkt B er helt forskelligt fra BMW s STYLING 166. BMW s fælg er meget mere eksklusiv og som en synlig detalje, der adskiller de to fælge, er der ved kransen omkring navet på BMW s fælg en let ophøjning, der buer ud fra fælgen. Han véd ikke, hvorfor også produkt B har en udstansning, hvor der kan anbringes et M-mærke. East Scandic sælger ikke BMW s M-mærker løst. Han ved ikke, om BMW selv gør det. East Scandics produkt C adskiller sig visuelt tydeligt fra BMW s STYLING 167. BMW s fælg har et eksklusivt look ved at bue ind imod navet med en markant indpresningsdybde, hvor hans produkt har en fladere profil. East Scandics produkt D har han købt i 2001 og solgt siden Han har ikke kendskab til, at BMW skulle have nogen designrettighed hertil i Tyskland. Efter hans opfattelse adskiller hans produkt sig fra BMW s STYLING 67 ved ikke at bue så kraftigt indad imod navet, og hans produkt er tydeligt fladere i profilen. Der er ikke gjort plads til et M-mærke på produkt D. I firmaets markedsføring på nettet er de viste fælge og oplysningerne hentet direkte fra East Scandics bogholderisystem, herunder angivelsen BMW. Det var meningen, at der skulle have stået Til BMW i denne tekst og ikke kun BMW. Han kan ikke svare på, om det er BMW s registrerede varemærke med stiliseret blå-hvid propeller, der vises på hjulenes nav. Han kan ikke udelukke, at han har tyvstjålet billederne fra andre hjemmesider på nettet. Han kan ikke huske, om han lagde mærke til, at der var et propellermærke, da han efter BMW s henvendelse i maj 2007 fjernede billederne fra hjemmesiden. Han har ikke set fælgene fysisk. Hans hjemmeside er meget omfangsrig, da man kan klikke sig igennem muligheder for samtlige 64 bilmærker på det danske marked. De fleste af de fælge, der fremgår af hjemmesiden, sælges i andre størrelser end BMW s fælge. Det eneste sted, hvor der er sammenfald, er ved produkt C. Da han fik denne fælg hjem fra leverandørerne, var den omtalt som M5 og M6, hvilket han navngav sit eget produkt efter. Han var ikke klar over, at STYLING 167 knyttede sig til disse modeller. Han skriver alene M på hjemmesiden for at give branchefolk en mulighed for at identificere fælgene.

7 - 7 - Parternes synspunkter BMW s advokat har gjort gældende, at East Scandic ikke har løftet sin bevisbyrde for, at der er grundlag for at udsætte sagen, idet der efter det oplyste end ikke er indgivet nogen indsigelse til OHIM mod BMW s designregistreringer. Det følger herefter af designforordningens artikel 85, at sagen ikke udsættes, og at retten under sagen skal lægge til grund, at BMW s registrerede designs er gyldige. Det afgørende bliver dermed, om en informeret bruger vil kunne forveksle East Scandics fælge med BMW s og herunder tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne. Det følger af teori og praksis, at der ved denne vurdering skal ses på helhedsindtrykket, ikke på detaljen. Originalerne er alle karakteriseret ved et enkelt design med parvise eger, der er svunget på særlig måde. Der er ingen overflødige detaljer. Dette design går igen på kopierne, der ikke vil give den velinformerede forbruger et andet indtryk end BMW s tilsvarende designs. East Scandics produkter A-D krænker dermed BMW s rettigheder til STYLING 135, 166, 167 og 67, jf. for den sidstnævnte fælgs vedkommende markedsføringslovens 1. BMW var også efter Casper Huusmanns forklaring først med dette produkt, da East Scandic først senere bragte sin kopi på markedet. Designrettigheder gælder uafhængigt af dimensioner og farver på de registrerede designs, og nedskalering kan derfor ikke medføre, at der ikke foreligger krænkelse. Tværtimod har East Scandic ved at udbyde efterligningerne til andre biler, end de originale fælge er designet til, groft misbrugt og snyltet på BMW s designrettigheder og den eksklusivitet, der er forbundet ikke blot med mærket BMW, men også med BMW M. Hertil kommer, at East Scandic har krænket en lang række af BMW s varemærker. Det er ubestridt, at BMW har registreret alle modelbetegnelser som ordmærker, og når East Scandic markedsfører sine fælge ved brug af BMW s registrerede ordmærker, f.eks. M6 i kombination med wheels bliver dette en krænkelse, uanset at ordet wheels i sig selv ikke er beskyttet. East Scandic er gået langt ud over den lovlige markedsføring, hvor brugen af en bilfabrikants varemærke er nødvendig og loyal f.eks. af hensyn til salg af reservedele. Krænkelsen ses tillige ved gengivelsen af BMW s blå-hvide propeller på fælgnavene på East Scandics hjemmeside. Det forekommer overordentlig overraskende, at Casper Huusmann

8 - 8 - ikke kunne forklare, hvad det var for pletter. Også på dette punkt har East Scandic krænket BMW s varemærke. For så vidt angår påstand 4 har BMW brug for de nævnte oplysninger for at kunne forfølge selskabets rettigheder og gøre eventuelle krav gældende. Da der utvivlsomt er sket en krænkelse i nærværende sag, har BMW i medfør af retsplejeloven 306 ret til at få oplysninger om producenter, distributører mv. fra East Scandic. Denne forpligtelse har East Scandic ikke opfyldt ved de oplysninger, som East Scandic har fremlagt i den erklæring af 1. februar 2009, som statsautoriseret revisor Bent Andrup har udarbejdet efter anmodning af East Scandic. Det fremgår i øvrigt af denne revisorerklæring, at East Scandic frem til 1. februar 2009 har solgt 877 af de omhandlede fælge og derved haft en omsætning på ,00 kr. Ud fra det solgte antal fælge og BMW s dækningsbidrag har BMW opgjort sit samlede afsætningstab for de 4 modeller fælge frem til den 1. februar 2009 til ,93 kr. East Scandics advokat har fastholdt begæringen om udsættelse med sagen, indtil OHIM har taget stilling til en begæring fra East Scandic om udslettelse af BMW s designrettigheder under henvisning til, at East Scandic var først med de pågældende designs. Til støtte for frifindelsespåstandene gøres det gældende, at der ikke er tilstrækkelig identitet mellem produkt A-D og BMW s STYLING 135, 166, 167 og 67. East Scandic sælger fælgene til andre biler end BMW og andre modeller end dem, hvortil produkterne er designet af BMW. Det gøres gældende, at East Scandic har markedsført produkt A siden , dvs. forud for 2003, hvor BMW EF-registrerede designet, og at BMW s designrettigheder dermed ikke er krænket. Produkt D har ikke den fornødne identitet med STYLING 67, idet produkt D bl.a. ikke har nogen udstansning til M-mærket, ligesom East Scandic har markedsført fælgen før BMW. En uregistreret designrettighed har alene har gyldighed i 3 år, hvorfor beskyttelsen er udløbet. Det skal endvidere komme BMW til skade, at der ikke er oplyst nærmere om fælgenes farve, materiale, overfladebehandling, antallet af boltriller, placeringen heraf, placering af fælgenes anlægsflade, akseltryk samt dybden på centerhullet, idet det har frataget East Scandic muligheden for at dokumentere de klare forskelle mellem produkterne.

9 - 9 - East Scandic bestrider ikke, at BMW har retten til navnet BMW og til mærket med den blå-hvide propeller. East Scandic er imidlertid berettiget til at anføre til BMW ved markedsføring og salg af fælge og angive, til hvilke BMW-modeller de pågældende fælge passer. East Scandic ophørte med at benytte de aktuelle bogstav- og talkombinationer efter BMW s henvendelse i maj 2007, og der er derfor ikke grundlag for forbud på nuværende tidspunkt. East Scandic har opfyldt påstand 4 med oplysningerne i den fremlagte erklæring fra statsautoriseret revisor Bent Andrup om tal for salg, omsætning, vareforbrug og bruttofortjeneste. BMW har ikke dokumenteret noget tab. East Scandics fælge er væsentligt billigere end BMW s og sælges også til bilmærker og modeller, hvortil BMW ikke sælger sine fælge. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det lægges efter Casper Huusmanns forklaring til grund, at East Scandic A/S ikke har indgivet indsigelse til OHIM om ugyldighed af BMW s registrering af de omhandlede designs, idet East Scandic ikke er afkrævet og heller ikke har betalt det hermed forbundne gebyr til OHIM. Der er herefter intet retligt grundlag for at udsætte sagen, og efter artikel 85 i designforordningen skal det herefter under sagen lægges til grund, at EFdesignregistreringerne er gyldige. Efter en helhedsvurdering finder retten, at East Scandics fælge produkt A, B og C er kopier af og dermed krænker BMW s registrerede designs STYLING 135, 166 og 167. Det lægges efter forklaringerne til grund, at BMW s STYLING 67, som er designet til BMW M3, kom på markedet i begyndelsen af 2000, og således førend East Scandic i 2001 købte og i 2002 begyndte at sælge produkt D, som findes at være en så nærgående efterligning af BMW s STYLING 67, at East Scandic ved sin markedsføring heraf har overtrådt markedsføringslovens 1. Det er ubestridt under sagen, at East Scandic A/S ved markedsføringen af sine fælge har benyttet de kendetegn, som er nævnt i BMW s påstand 3, og ved denne brug, der klart har overskredet grænserne for lovlig angivelse af tilbehør og reservedele i overensstemmelse med god markedsføringsskik, findes East Scandic at have krænket BMW s varemærkerettigheder til disse kendetegn. Retten giver derfor BMW

10 medhold i påstand 1 og 3 om forbud og som følge heraf og for at modvirke yderligere krænkelser tillige i påstand 2. East Scandic har over for påstand 4 alene anført, at de ønskede oplysninger fremgår af den fremlagte erklæring fra statsautoriseret revisor Bent Andrup, og at der ikke er sket krænkelse af BMW s designrettigheder mv. Idet retten ovenfor har fundet, at East Scandic har krænket BMW s rettigheder, og idet den omtalte revisorerklæring, der synes udarbejdet med henblik på at imødegå BMW s opgørelse af sit erstatningskrav, ikke indeholder de i påstanden nævnte oplysninger om producenter, distributører mv. og således ikke sætter BMW nærmere i stand til at forfølge selskabets krav mod disse, tager retten BMW s påstand 4, mod hvilken East Scandic ikke har rejst yderligere indvendinger, til følge. Efter Jochen Volkmers forklaring har BMW designet STYLING 67 til BMW M3, STYLING 166 til BMW M5, STYLING 167 til BMW M5 og M6, og STYLING 135 som en del af M-sportspakken til 3-serien. BMW sælger for at bevare modellernes eksklusivitet ikke disse fælge til andre modeller eller på anden måde. East Scandics salg af efterligninger af disse fælge også i andre størrelser og også til andre modeller og andre bilmærker indebærer på denne baggrund en grov krænkelse af BMW s rettigheder, idet salget må antages at skade BMW s salg ikke blot af fælge, men tillige BMW s salg af biler. Idet East Scandics salg tillige findes at have medført markedsforstyrrelse og markedsfortrængning, finder retten ikke grundlag for som påstået af East Scandic at korrigere det krævede beløb på kr. i erstatning og vederlag i nedadgående retning. Efter sagens karakter, omfang og resultat skal East Scandic betale kr. i sagsomkostninger, heraf kr. til dækning af retsafgift, kr. til dækning af vidnets befordringsgodtgørelse, 572,50 kr. til dækning af udgifter til kurér og resten til dækning af udgift til advokat og dennes udarbejdelse og trykning af ekstrakt og materialesamling. T H I K E N D E S F O R R E T East Scandic A/S: 1. forbydes at distribuere, markedsføre, importere, eksportere og sælge fælge som vist på side 1 i bilag 1-5,

11 skal uden udgift for Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft destruere sin beholdning af fælge vist på side 1 i bilag 1-5, 3. forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelserne BMW M10, Replica M10, Wheels M10, Crom paint M3 BMW, BMW M5, Replica M5, Wheels M5, BMW M3, M3 BMW, Replica BMW M6, Wheels M6, Star BMW 3 serie, Star BMW & M+S, BMW Harman Silver pol. Lip, BMW 26, BMW Black og BMW X5 Silver for fælge, 4. skal give Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft oplysning om navn og adresse på producenterne og distributørerne af de fælge, som er vist på side 1 i bilag 1-10, og på de grossister og detailhandlere, hvortil de pågældende fælge har været solgt, og om mængden af producerede, leverede og bestilte sådanne fælge og den herved opnåede pris, og 5. skal betale Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft kr. med procesrente fra den 6. november 2007 og kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a. Det idømte skal opfyldes inden 14 dage.