Bachelorprojekt 4/ Varemærkers etablering og rebranding

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Del 1 Introduktion: Indledning: Problemformulering: English abstract: Metode:... 5 Del 2 Varemærkets etablering: Definition: Hvad er et varemærke: Særpræg: Etablering: Registrering: Ibrugtagning: Eneretten og undtagelser: Helhedsbedømmelsen: Kendte mærker: Domsanalyse af U : Domsanalyse af U H: Domsanalyse af U H Konklusion: Del 3 Danske Spils rebranding: Hvad er et brand: Opbygning af et brand: Branded houses vs. House of brands: Aakers identitetsplanlægningsmodel: Storytelling: Analyse af Danske Spil vha. Aakers identitetsplanlægningsmodel: Strategisk brandanalyse: Brandidentitetssytem: Værdipositionering: Troværdighed: Implementeringssystem: Konklusion: Narrativ analyse: Budskabet: Konflikten: Rollefordeling: Handlingen: Konklusion: Er det lykkedes at rebrande en gennemgående virksomhedsprofil vha. storytelling for Danske Spil? Konklusion: Litteraturliste Side 1 af 48

2 Del 1 Introduktion: 1. Indledning: Der er varemærker og brands alle steder i ens hverdag; når man handler ind i supermarkedet, skal købe ny bil, et nyt fjernsyn osv.. Her kan forbrugeren vælge mellem mange forskellige varer, som af udseende og funktion stort set er ens. Det, der adskiller dem, er navnet på producenten og navnet på varen, nemlig deres varemærke. Derved gør det varemærker meget vigtige for virksomheden, da de igennem disse og måden de bliver brandet på kan signalere, hvordan de adskiller sig fra deres konkurrenter. Varemærker er derved med til at løse en del af den asymmetriske information, som er til stede ved et kunde/forhandler forhold. Dette både set ud fra det synspunkt, at man som forbruger ikke ved, hvad et produkt indeholder, men også fordi forbrugerne ikke kender alle varer på markedet, og derved ikke kan forholde sig til alle vare, men blot kan følge deres ynglings brand. Varemærker og brands er ikke et nyt fænomen. Helt tilbage til oldtidens Egypten menes der at kunne spores varemærker i form af brændemærker på de forskellige dyr, så disse kunne genkendes, hvis de blev stjålet. 1 Der er sket en meget kraftig udvikling i brugen af varemærker og en opgørelse fra september 2013 bevidner også, hvor stor en indflydelse varemærker har på den samfundsmæssige økonomi. Her ses det blandt andet, at 34% af bruttonationalproduktet og næsten 21% af ansatte i EU 2 stammer fra virksomheder, der er i industrier med mange varemærker pr medarbejder. 3 Af samme undersøgelse fremgår det også, at lønnen i alle de samlede IPR (Intellectual property rights) tunge sektorer er 40% over, hvad den er i andre sektorer 4. Det er derved tydeligt, at disse industrier har en stor indflydelse på den samlede samfundsøkonomiske udvikling og både gavner forbrugere, såvel som virksomheder og medarbejdere. Det er derfor nødvendigt at have en lovgivning, som beskytter virksomhederne mod misbrug af deres varemærke i for eksempel reklamer, men samtidig er det også vigtigt, at lovgivningen er elastisk, så den endvidere kommer forbrugerne til gavn. Dette skyldes, at et varemærke i princippet kan vare for evigt, hvor et patent fx udløber efter et vist antal år. EU har lavet en fælles lovgivning for at sikre, at der på det indre marked er lige vilkår for alle virksomhederne, og de har også lavet det muligt at søge et varemærke, der ikke kun gælder nationalt men i hele EU. Der er derudover mulighed for at søge et internationalt varemærke og derved dække de lande, hvor virksomheden ønsker, at dennes vare skal sælges i. Lovgivningen skal primært være med til at beskytte de fire funktioner, som varemærket skal opfylde nemlig: kvalitets-, kommunikations-, investerings- eller reklamefunktionen 5. Det er 1 Kotler m.fl. (2012) 2 Industry- Level Analysis Report, September 2013 side Industry- Level Analysis Report, September 2013 side 39 4 Industry- Level Analysis Report, September 2013 side 6 5 C- 487/07 præmis 58. Side 2 af 48

3 (også) derfor, at varemærkeretten er den eneste af de immaterielle rettigheder, som kan stiftes enten igennem en registrering eller igennem ibrugtagning. 6 Når en virksomhed så vælger at ændre deres navn, kan det have mange grunde og aspekter i sig. I denne opgave vil fokus ligge på de juridiske udfordringer, der findes ved en etablering af varemærkeretten som virksomhed, da virksomheden ikke uden videre kan etablere sig under et nyt navn. Endvidere vil en re- branding af sit navn også medføre ens kunder vil komme til at skulle lære et nyt navn at kende, og derfor er det vigtigt, at en sådan re- branding sikre enten en videreførelse af ens igangværende profil, eller en ny profil, hvis dette er hensigten med navneskiftet. Der er kommet en del retssager ud af dette problem vedrørende navneskift og efterfølgende anvendelse af virksomhedens nye navn. Opgaven vil omhandle en specifik sag, hvor Danske Spil efter sit navneskift i 2006 anklager Ladbrokes for at anvende deres varemærke i en reklame, mens Ladbrokes anklagede Danske Spil for at miskreditere udenlandske bookmakere igennem deres rebranding kampagne. Denne sag belyser de to ovennævnte aspekter med etablering af et nyt varemærke, og hvordan den nye rebranding kampagne ser ud, og hvad den indeholder. Etableringen af et nyt navn vil indebære mindst to problemer. For det første den juridiske problemstilling med hensyn til reglerne i varemærkeloven, som skal overholdes for ikke at komme i konflikt med andre etablerede varemærker, og derved skulle igennem en opslidende retssag. I denne etablering er det også vigtigt at forstå, hvilke aspekter i en bedømmelse en domstol vil lægge vægt på, og denne helhedsbedømmelse er derfor også vigtig at belyse. For det andet skaber det et problem i forhold til kunderne, da disse skal lære et nyt navn at kende, og det er derfor vigtigt at kommunikationen her til er klar og ensformig. I forbindelse med et navneskifte vil det også være nødvendigt at sikre sig at paragraffer i blandt andet selskabsloven er overholdt. Disse vil der ikke tages højde for i denne opgave, da fokus udelukkende vil være på reglerne i varemærkeloven Problemformulering: Ovenfor nævnte problemstillinger giver mulighed for en række underspørgsmål. For det første hvilke regler der er gældende ved etablering af et varemærke med fokus på de to måder at etablere et varemærke i henhold til 3 i Varemærkeloven? For det andet hvilken form for vurdering en virksomhed kan gøre sig for at undgå, at der opstår varemærkelighed mellem deres mærke og et allerede registreret mærke, og hvilken indvirkning det at varemærket er velkendt har på denne bedømmelse? For det tredje om Danske Spil har formået at rebrande sig efter navneskiftet med en gennemgående virksomhedsprofil via storytelling? Derved bliver opgavens overordnede formål at belyse nogle af de problemstillinger, som en virksomhed kan komme ud for, når denne ændrer navn. 6 Jf. Varemærkeloven 3 stk. 1. Side 3 af 48

4 1.2 English abstract: This paper will focus on the establishment of trademarks and the way a firm can do so, in this case by choosing to change its name. The paper will touch what it requires for a trademark to be established by using it and by registering it. This can be done in either the national Danish Patent and Trademark Office, the Office for Harmonization, if the firm wants European trademark, or at the WIPO for international trademarks. The other parts of the law section is focused around the overall assessment a judge and the firm itself, can make to evaluate whether there is an illegal match between the two trademarks or not. The second part of the paper will address some of the problems regarding name shifts for a firm. Through Aakers Identity Planning Model it will be possible to find Danske Spils new corporate profile after their renaming in But the corporate profile has to be transparent to the customers. Because of this, the paper will also analyse how Danske Spil has accomplished this, and whether it has been a successful progress. Establishing the trademark by registering it is covered in the EU- Regulation 207/2009 that regulate the European trademarks, and Varemærkeloven, which covers the Danish trademarks. During the registration either the national Danish Patent and Trademark Office or the Office for Harmonization, depends on in which kind of trademark the company wants, will control for older rights. If such older rights exist, the trademark will be denied due to the exclusive rights, the law give an owner of a trademark. The trademark also needs to have some kind of distinction, to make is possible for the consumer to separate two marks from each other. In Denmark it is also possible to establish by using the trademark. This gives the same rights as registering it, but it is harder to prove, when the marks are established. On the other hand is it an opportunity to get a mark, which might lack the distinction necessary to get registered. However, by using it, it will be able to gain this distinction, so it will be defined as a trademark. To achieve the distinction the mark has to be well known by the standard buyer of the product. This is often determined by a market research. But all things considered, it comes down to an overall assessment made by the judges. The EU court of justice largely determines the content of the assessment and it can be a variety of things. In the rulings this paper is focused around it have been factors like the geographical position, how much a firm have done and used in marketing, whether the two firms have been in the same sort of business as examples. These are almost all factors that a company itself is proficient in making these judgements, and therefore, it will be possible for a company to make above- stated assessments. By doing so, the company have a higher likelihood of avoiding going to court for breaking other companies trademarks rights, or at least be well- prepared for in case of an unfavourable ruling. When the company have changed its name, it has to consider what values it wants to show to the outside world; have it changed anything or does it remain the same? In the case of Danske Spil s name change from Dansk Tipstjeneste, it was, through the Identity Planning Model, possible to identify the new corporate profile and how it interacts with the new bullet points that Danske Spil themselves have made. The profile will be found through an analysis of the media campaign Danske Spil launched in 2007 just after the name change, and at a time the Danish betting market was changing, by means of new laws in England that gave the betting firms located in England the opportunity to advertise on Danish TV. This led to a further Side 4 af 48

5 pressure on Danske Spil, and the need to renew and redefine them something that the TV commercial they launch did. In this commercial amongst others it was possible to analyse what kind of person Danske Spil would have been, the future product plans of Danske Spil and what the core identity of Danske Spil is. The narrative method provides the tools to analyse the TV commercial, and analyse whether Danske Spil s new identity is lucid to the consumer. It does this through a number of steps that include what message they want the commercial to send to the commercial and how great a conflict Danske Spil is up against. All in all Danske Spil makes a smooth transition over to their new name. They avoid making communication gabs between what they say and what they do, and they come out with a strong new corporate profile. 2. Metode: For at kunne besvare de første to spørgsmål i opgaven vil der blive anvendt den retsdogmatiske metode, da denne indeholder en gennemgang af relevante juridiske kilder. 7 Rækkefølgen af anvendelsen er vigtig, da det sikrer, at den juridiske analyse bliver ensformig, men det er vigtigt at have in mente, at der ikke er nogen rangorden mellem retskilderne, men en bestemt rækkefølge. 8 Herved forstået, at loven ikke har højere værdi end retspraksis, men at man for at få ens lydige fortolkninger skal anvende retskilderne i en bestemt rækkefølge, hvor loven vil være højere i rækkefølgen end retspraksis, der efter kommer retssædvaner og til sidst forholdets natur. 9 I dette tilfælde vil det være Varemærkelovens 3 og 4, der er reguleringen og denne udspringer af EU- Forordningen 207/2009. Herefter vil der til fortolkning af loven anvendes retspraksis i form af analyser af dommene U H, U H og U H. Disse domme skal hjælpe med at belyse de to former for etablering af et varemærke, hvordan domstolene fortager en helhedsbedømmelse, og hvilken indvirkning, det at varemærket er kendt har på denne helhedsbedømmelse. For at hjælpe på fortolkningen anvendes juridisk litteratur, som omhandler de dele af varemærkeretten, som denne afhandling vil fokusere på. Denne litteratur vil være en blanding af kommenterede lovsamlinger, artikler og bøger fokuseret på immaterialretten og herunder varemærkeretten. For at kunne besvare om Danske Spil holder en gennemgående virksomhedsprofil i deres rebranding, vil opgaven starte med at beskrive, hvad et brand er, og hvordan et sådant er bygget op. Dette gøres for at skabe den grundlæggende forståelse for de efterfølgende analyser. Derefter bruges Aakers identitetsplanlægningsmodel, som den første analyse, da Danske Spil er en B2C virksomhed, og af den grund er kundeforholdet en vigtig faktor i deres branding. Endvidere er Aaker en meget bred model, der får mange aspekter af brandingen med i sin analyse 10, og den vil derfor være god til at analysere, om Danske Spil formår at nå ud i alle aspekter af brandingen, og derved formidle meningen med deres rebrandingen, nemlig den 7 Nielsen og Tvamø (2008) side 32 8 Nielsen og Tvamø (2008) side 31 9 Nielsen og Tvamø (2008) side Hansen (2012) Side 5 af 48

6 nye vision, mandat, sjæl og værdier. 11 Ved at anvende denne model undgår brandhaveren også at komme til at sigte for snævert i sin forståelse af brand, men der derimod skal sigtes bredere, og udvide sin referenceramme, for bedre at kunne vise sin virksomhedsprofil. 12 Den narrative analyse vil være fokuseret mere på, hvordan Danske Spil udtrykker sig igennem den imagekampagne de førte i 2007 for at vise deres nye navn og værdier. Denne analyse er god til at undersøge, om Danske Spil formår at fortælle om den historie og de følelser, som nutidens brand skal kunne spille på, for at gøre sig relevante på markedet i dag 13. Gennem den narrative analyse vil det være muligt at se på, om Danske Spil formår at vise sin nye virksomhedsprofil igennem en storytelling. Anvendelsen af Aakers model kan på nogle punkter være lidt tvivlsom, da det tidspunkt der kigges på ligger et stykke tilbage i tiden, og derved er det muligt at forudsige, hvordan Danske Spil burde have brandet sig, for at de kan forsætte udviklingen. Dette er især i punktet brandet som produkt, da der her skal analyseres, hvilke muligheder der ligger i brandet, og hvor langt det kan udvides. Da Danske Spil nu både lancerer poker og live odds, som var ting de ikke kunne på det tidspunkt navneskiftet skete, og imagekampagnen kørte. Dette skyldes, at modellen er udviklet til at få et overblik over brandets muligheder inden der foretages et positionerings valg Danske Spils Årsrapport 2006 side Hansen (2012) 13 Jensen (2003) 14 Hansen (2012) Side 6 af 48

7 Del 2 Varemærkets etablering: 3. Definition: 3.1. Hvad er et varemærke: Den danske Varemærkelov 15 er baseret på Europarådets direktiv fra og senere ændret til 95/08 direktivet, dette skete uden de større ændringer. Dette har endvidere medført, at der ikke er ændret væsentligt i den danske lovgivning siden sidste lovændring 17, og derved ikke i de paragraffer der vil blive omtalt i denne afhandling. Dette er grunden til, at det er muligt at bruge domme og principper fra før den nye opdatering i VML trådte i kraft i Varemærkebegrebet er defineret i VML 1, 2. pkt., hvor det beskrives som særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser. Ud fra dette kan det forstås, at varemærket er et bindeled mellem forbrugeren og virksomheden, og mærket er med til at minimere søgeomkostningerne for forbrugeren, da mærket giver en form for kvalitetsstempel. 18 Endvidere giver det forbrugeren en chance for at kende oprindelsen af produktet, og det giver virksomheden muligheden for at oparbejde goodwill til produktet igennem reklamer. Samlet set kaldes disse tre: kvalitet, oprindelse og reklamefunktionen for individualiseringsfunktionen. 19 Paragraf 1 beskriver endvidere, at det ikke nødvendigvis behøver at være en erhvervsdrivende, som opnår retten til dette varemærke. Denne del spiller godt sammen med det faktum, at der i 25 i VML er en brugspligt efter 5 år, og derved er det muligt for en privatperson, såfremt denne ønsker at starte egen virksomhed op, at registre sit varemærke før tid og derved forhindre, at nogen tager det i brug, før han ønsker at gøre det. 2 stk. 1 opstiller endvidere overordnede krav til hvilke typer af tegn, som det er muligt at anvende som varemærker. Denne liste er dog ikke udtømmende 20, og udover de nævnte i paragraffen kan også nodebilleder, hologrammer og sågar dufte samt farver nu omfattes af varemærkebetegnelsen. 21 Det er dog et krav, at et tegn, som skal kunne gengives grafisk er klart og præcist, kan stå alene, er let tilgængeligt, forståeligt, bestandigt og objektivt. 22 Af de i 2 stk. 1 opstillede mærker, er ordmærkerne de mest dominerende med 2/3 af alle registrerede mærker, hvilket skyldes, at disse er lettest at bruge i en reklame situation Særpræg: Kravet om særlighed inden for varemærkeretten skyldes, at hvis flere forskellige udbydere har samme varemærker, så vil der ikke være nogen pointe i at have et varemærke system. 24 Særpræget kommer også til udtryk ved, at der efter 13 stk. 2 er en udtømmende liste på, 15 Lovbekendtgørelse nr. 109 (herefter VML) 16 Varemærkedirektivet (89/104) 17 Schovsbo og Rosenmeier (2013) 18 Riis & Schovsbo (2008) 19 Riss mfl. (2011) 20 Karnovs lovkommentar 21 Wallberg (2008) og Riis & Schovsbo (2008) 22 C- 273/00 og C104/01 23 Wallberg (2008) 24 Wallberg (2008) og Karnøe mfl. (2008) Side 7 af 48

8 hvornår det ikke er muligt at registrere varemærker. 25 Dette er blandt andet beskrivelser af varens art og mængde. Denne begrænsning skyldes, at det vil være en urimelig forhindring for konkurrenterne, da de så ikke vil have mulighed for at anvende de beskyttede ord i deres markedsføring. Dette deskriptive krav er også svært at komme uden om, og det er ikke nok blot at ændre en smule i stavemåden eller indsætte bindestreger, for på den måde at få ordet til at virke anderledes. 26 Dog vil nogle få grafiske ændringer og udformninger i ordet være nok til at give varemærket et nødvendigt særpræg, og derved gøre det muligt at registrere det. 27 Domstolen har formuleret kravet til særpræg i henhold til EF mærker i sag C- 79/00 præmis 30, hvor i de blandt andet udtaler, at mærket ikke behøver at være nyskabende eller have originale eller fantasifulde elementer, så længe det kan bruges til at individualisere varen eller tjenesteydelsen. Der findes dog undtagelser til denne særprægsregel. I henholdsvis 13 stk. 3 og 3 stk. 3 hvor igennem en indarbejdelse af et varemærke vil gøre det unødvendigt at have oprindeligt særpræg. Dette skyldes, at der vil kunne være et urimeligt snylteri fra konkurrenternes side, såfremt disse uden videre vil kunne anvende et indarbejdet kendt mærke. Denne beskyttelse er kendt som secondary meaning i den form, at almindelige ord og tegn bliver forstået på en bestemt måde. 28 Særprægsbedømmelsen er den samme i europæisk og dansk sammenhæng og gør det muligt at analysere om der det nødvendige særpræg, til at adskille varen eller tjenesteydelsen, ved at inddrage de ovennævnte momenter. Denne særprægsbedømmelse kan på nogen punkter minde om helhedsbedømmelsen vedrørende om to mærker er ens, men der er enkelte afvigelser, dette er især fokusset på om mærket er deskriptivt eller ej. Særprægsbedømmelsen vil blive anvendt i de tre domme der vil blive analyseret nedenfor i afhandlingen. Det er en vigtig afsluttende pointe at få med, at en erhvervsdrivende kan vælge at anvende et helt normalt ord som varemærke også uden dette har særpræg, men hvis der ikke opnås særpræg på dette ord, kan det ikke beskyttes mod brug fra konkurrerende virksomheder Etablering: I Danmark har det siden 1936 været muligt opnå rettigheder over sit varemærke gennem både registrering og ibrugtagning af mærket. 30 Grunden til, at der er to måder at oprette denne rettighed på, er, at varemærker har et så stort sammenspil med markeds- og konkurrenceretten, og hvis der kun var registrering af mærkerne, så ville det kunne føre til, at konkurrerende virksomheder kunne opnå kontrol og derved vinde goodwill over et mærke, 25 Karnovs lovkommentar 26 Karnovs lovkommentar 27 Wallberg (2008) 28 Wallberg (2008) og Karnøe mfl. (2008) 29 Wallberg (2008) 30 Wallberg (2008) Side 8 af 48

9 som ikke tilhørte dem, såfremt dette ikke var registeret. 31 Dog gælder den gennemgående grundsætning om først i tid, bedst i ret på dette område, og dette udtrykkes eksplicit i 7. Herved vil det altid være den først stiftede ret, som har krav på varemærket, men det kan være svært at bevise, hvornår retten er opstået igennem ibrugtagning, da den præcise dato ikke altid er til at fastslå. Inden for registrering findes der flere forskellige måder at gøre dette på, henholdsvis i Danmark, EU og internationalt igennem Madrid- protokollen. Da den omtalte Danske Spil sag fra indledningen omhandler forsøg på registrering af et EU varemærke, er det den registreringsform, der vil blive beskrevet i opgaven, men det er samme krav og procedurer der skal gennemføres ved dansk registering. Ved registrering er det muligt, at der opstår den situation, hvorved to ens mærker er blevet indsendt af to forskellige erhvervsdrivende til registrering på samme dag, og derved bliver de nødt til at tåle hinandens rettigheder. 32 Dette sker, fordi ansøgninger får prioritet pr. hele dag, de bliver sendt ind, men det er ikke en situation, der endnu er opstået Registrering: Jævnfør art. 1 stk. 2 i Varemærkeforordningen (207/2009), hvor i det bliver fastslået, at der kun kan opnås ret til et EF varemærke gennem registrering, jf. Art. 6, og så gælder det også for hele EU. Det vil ikke være muligt at registrere et mærke, såfremt denne ret kolliderer med en ældre ret i bare et EU land, eller der vil være sproglige problemer i nogen EU lande. 33 Punktet med sproglige uoverensstemmelser er det eneste der adskiller sig væsentligt fra den danske registrering, hvor i der kun skal kontrolleres for deskriptivt på dansk, engelsk og måske tysk. Skal der ansøges om et EF mærke, så vil dette, jf. Art. 25, kunne ske til enten Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark eller Harmoniseringskontoret, og det vil have samme virkning, hvor end der ansøges. Denne ansøgning vil blive prøvet i de absolutte registreringsforhindringer, som er listet op i forordningens art. 7. Det er mærkets særpræg, og derved evne til at adskille sig fra andre virksomheder, som bliver prøvet igennem denne proces. Endvidere er det en kontrol af om mærket er deskriptivt og som tidligere nævnt, er dette herved de samme regler som den danske VML. Hvis der findes nogle af disse absolutte registreringshindringer, så vil Harmoniseringskontoret efter art. 52, kunne erklære mærket for ugyldigt. Til dette findes en undtagelse i stk. 3 i samme artikel, som betyder, at hvis det kun er dele af mærket, der er ugyldigt, kan den resterende del af mærket registreres. 34 Efter art. 8 vil der fra Harmoniseringskontorets og de nationale myndigheders side blive lavet en søgningsrapport, hvor ved de relative registreringshindringer vil blive belyst, og afsendt til ansøgeren. 35 Disse relative forhindringer omhandler ældre mærker, hvis ret kan blive 31 Schovsbo og Rosenmeier (2013) 32 Wallberg (2003) 33 Wallberg (2008) og Karnøe mfl. (2008) 34 Karnøe mfl. (2008) 35 Schovsbo og Rosenmeier (2013) og Karnøe mfl. (2008) Side 9 af 48

10 overtrådt, såfremt ansøgeren ønsker at forsætte sin ansøgning. Derved har ansøgeren på dette tidspunkt også muligheden for at afbryde ansøgningen eller sende en anmodning om tilladelse til at bruge varemærket fra de måske krænkede parter, eller forsætte med ansøgningen i den form den måtte være i. 36 Det er ikke muligt for Harmoniseringskontoret direkte at afvise en ansøgning udelukkende på baggrund af relative forhindringer, da der direkte i artiklen står, at det kun er hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse. Denne indsigelsesfrist er efter art. 41 stk. 1 tre måneder. Ved disse relative registreringsforhindringer har Domstolen lagt vægt på, at der skal lægges en helhedsbedømmelse til grund for analysen af, om der er sådanne. Helhedsbedømmelsen vil blive beskrevet i afsnit Ibrugtagning: Den anden form for etablering af varemærker kan ske igennem indarbejdelse af et mærke, og derved uden om registreringen, men blot ved at bruge mærket i tilstrækkelig grad erhvervsmæssigt, sådan at det bliver tilstrækkeligt kendt i den kundekreds, hvor det bliver forhandlet. 37 Denne etableringsform stammer ikke fra EU direktivet, men fra ældre dansk ret. For at der kan stiftes ret ved ibrugtagning, skal mærket være taget i brug her i landet, og det er ikke nok, at virksomheden bliver drevet i udlandet og har kunder i Danmark, da det herved ikke vil være taget i brug på dansk territorium. 38 Tidsperioden, hvor i et sådan mærke skal have været under indarbejdelse er ikke fast, og det samme gælder for hvor kraftig markedsførelsen af det ibrugtagende mærke skal have været. 39 Det er sikkert at forberedende handlinger, som kun sker internt i virksomheden, ikke vil være tilstrækkeligt for at etablere denne ret til varemærket. 40 Denne problemstilling bliver behandlet i Ankenævnet for Patent og Varemærker i sag AN , hvor det lyder: At reklamematerialet er produceret af og leveret til mærkeindehaver af leverandører bør ikke kunne anses for at udgøre erhvervsmæssig brug af mærket som kendetegn. Derved er det slået fast, at det ikke er nok, varemærkeindehaveren får trykt materiale, som skal sendes ud i offentligheden, men det skal reelt være kendt for offentligheden, og især den kreds af forbrugere, hvor ved den erhvervsdrivende ønsker at sælge sine varer. De tidsmæssige krav kan vurderes efter U H, hvor varemærket blev stiftet over en weekend, og derved er der ikke et langt tidsmæssigt behov i forhold til ibrugtagning, så længe det har reel markedsmæssig brug, og det er tydeligt, at denne brug af kendetegnet er tiltænkt som et varemærke Schovsbo og Rosenmeier (2013) 37 Wallberg (2008) og Karnøe mfl. (2008) 38 Wallberg (2008) 39 Karnøe mfl. (2008) 40 Schovsbo og Rosenmeier (2013) og Riis mfl. (2011) 41 Wallberg (2003) Side 10 af 48

11 En af grundende til at ibrugtagning af varemærket kan være usikkert er, at det er svært at bevise, hvornår mærket reelt er taget i brug, da det er sjældent virksomheder gemmer gammelt reklame materiale. 42 På trods af ulemperne ved at anvende ibrugtagning, når der skal etableres ret til et nyt varemærke, så har det også positive sider. Den mest fremtrædende er den, at det er muligt igennem indarbejdelse at få eneret over et ellers deskriptivt mærke, jf. 3, stk. 3. Denne eneret stiftes når og for så vidt 43 mærket er nået at blive indarbejdet, og derved er det umuligt for konkurrerende virksomheder at registrere eller selv bruge et lignende mærke. 44 Dette kræver dog, at indehaveren af varemærket kan bevise, at denne ibrugtagning er fundet sted, hvilket tidspunkt dette er sket, og omfanget af kendskabet. Disse krav kan opfyldes ved, at indehaveren fremlægger markedsundersøgelser, der viser de respektive andele i markedet og hvilke udgifter, der har været til markedsføring. 45 Disse undersøgelser er alle nævnt i de forenede sager C- 108/9-97 præmis 51. Endvidere har EU Domstolen også i C- 299/99 præmis 65 fastslået, at den indarbejdelse, der sker af varemærket, godt kan foregå, selvom der er monopol på markedet, og derved ingen alternativer til varemærket. Hertil kan henvises til sagen om Danske Spil, hvor der netop er monopol på det danske spille marked, og her har Danske Spil alligevel opnået varemærkeret. 5. Eneretten og undtagelser: Da Danske Spil sagen omhandler muligt brud på varemærker etableret i Danmark, vil dette afsnit omtale de rettigheder, der følger med et dansk varemærke. Indehaveren af et registreret eller lovligt ibrugtaget varemærke i enten Danmark eller EU opnår en eneret til at benytte mærket erhvervsmæssigt, hvor der i lovens 4 stk. 3 er listet en ikke udtømmende liste op, til listen kan eksempelvis tilføjes brug på internettet. 46 Denne eneret er det, der giver beskyttelse mod, at andre erhvervsdrivende anvender ens varemærke uden tilladelse. Beskyttelsen gælder både overfor et identisk varemærke, men også bare et varemærke, der kan forveksles med det beskyttede. Der findes indskrænkelser til denne eneret, jf. 5 og 6 og tilsvarende artikler i forordningen, som er ens. Efter 5 stk. 1 nr. 1 er det tilladt for en anden erhvervsdrivende at bruge efternavn og adresse, såfremt dette er i overensstemmelse med god markedsføringsskik efter 1 og 18 i Markedsføringsloven. 47 Det er en meget konkret vurdering, hvor der lægges vægt på, at det er en loyal brug af eget navn og adresse. 48 Dette kan ses i U H, hvor Louise Lego Andersen, fik lov at tage Lego som efternavn, og derefter anvende det i sit galleri navn, selvom dette måtte formodes at skabe umiddelbare associationer til LEGO koncernen. 42 Wallberg (2008) 43 VML 3, stk Karnøe mfl. (2008) 45 Wallberg (2008) 46 Karnovs lovkommentar note Wallberg (2008) 48 Schovsbo og Rosenmeier (2013) Side 11 af 48

12 Derudover er det i 5 stk. 1 nr. 2 og 3 tilladt at angive sin egen vares art, mængde mm., så længe denne angivelse er loyal, og det samme gælder, hvis en erhvervsdrivende er nødsaget til at bruge et andet varemærke til at angive anvendelsen af egne varer. Den sidste regel er lavet for at sikre, at der kan komme konkurrence inden for reservedele på de langvarige forbrugsgoder så som biler. 49 Uden denne ville det være umuligt for producenter af reservedele at markedsføre deres produkter, da de ikke lovligt vil kunne angive, hvilke bilmærker de reservedelene passer til, og da reservedele ikke er generiske, vil det ikke være muligt for disse at blive solgt. Dette er selvfølgelig ikke optimalt for indehaverne af hovedmærket, men her har lovgiver valgt at sætte det samfunds- og privatøkonomiske synspunkt højere. 50 I C- 228/03 har Domstolen i præmis 39 beskrevet, at anvendelsen af tredjemands varemærke skal ske, så det for offentligheden er klart, hvordan produktet skal anvendes, og derved sikre loyal konkurrence på markedet. Endvidere blev loyalitetsprincippet defineret i præmis 49, hvor i det blandt andet hedder sig, at der ikke må opstå en forståelse om, at der er forbindelse mellem hovedvaremærke indehaver og annoncør, og at det ikke måtte skade varemærkets renommé og særpræg, også selvom disse ikke er kendte varemærker. Mærker hvor i der indgår beskrivende dele er også, jf. 13 stk. 2 nr. 1, udelukket fra at blive registeret som varemærke. Den sidste indskrænkelse følger af konsumptionsreglerne efter henholdsvis 6 i VML og art. 13 i forordningen. Herved bliver retten til varemærket spist ved videresalg, og derved mister den oprindelige indehaver af varemærket eneretten, og dette gør parallelimport muligt. Dog er det efter stk. 2 muligt for varemærkeindehaveren at modsætte sig dette, såfremt der sker væsentlige ændringer og forringelser på produktet. Disse indskrænkninger menes at være begyndt at blive udvandet, hvilket kan føre til en varemærkepraksis, der favoriserer mærkeindehaverne. 51 Dette kan ses i sag C- 408/01, hvor Domstolen påpegede, at udsmykning også var nok til, at det blev dækket af varemærkeloven, og derved bliver velkendte varemærkers beskyttelse strakt til også at gælde eneret på udsmykning Helhedsbedømmelsen: Helhedsbedømmelsen er måden, hvor på en domstol kan bedømme om to varemærker er identiske med eller ligner hinanden, og om eneretten på det ældre mærker bliver krænket. Grunden til denne bedømmelse er, at kunderne på markedet ikke vil lave en nøjere granskning af de enkelte mærker, men vil se på dem med et helhedsindtryk, og det er dette dommerne skal gøre i en sag omkring krænkelse af et varemærke. 53 Bedømmelsen vil dog svinge alt efter hvilken vare og hvilken kundegruppe, den henvender sig til. Det må forventes, at jo dyrere 49 Wallberg (2008) 50 Wallberg (2008) 51 Riis & Schovsbo (2008) 52 Riis & Schovsbo (2008) 53 Wallberg (2008) Side 12 af 48

13 varen er, og des mere professionel køberne er, des mere lighed i varemærkerne skal der til, for at det kan dømmes som værende en krænkelse. 54 I denne bedømmelse skal medtages det udviskede erindringsbillede, som betyder at i sager, hvor der er tale om normale forbrugere fx i et supermarked, så vil de ikke se de to varemærker på samme tid og ved siden af hinanden. 55 Derfor vil der være nogle momenter i varemærket, som vil fremstå tydeligere i erindringen end andre, dette kunne være en kraftig farve, eller et fremhævet ord. At helhedsbedømmelsen bliver brugt i praksis af dommere ses fx i sag C- 498/07, hvor der bliver listet en del krav til, hvad sådan en helhedsbedømmelse skal indeholde, hvilket blandt andet er de dominerende bestanddele i mærket, der lægges vægt på, jf. præmis 60. Ved ordmærker er det syns og lydbilledet, der er den dominerende bestanddel i mærket, og det vil derfor være det, som er det afgørende ved en bedømmelse. 56 Efter ankenævnskendelsen så er det især forstavelsen på et ord, da det menes at komme først til forbrugernes bevidsthed. 57 Ved lydbilledet lægges vægten på ordets udtale, og især ved EF mærker, er det på baggrund af det land, hvor i omsætningskredsen er, hvor udtalelsen er vigtig. Dette kan ses i en sag ved EU- Domstolen, hvor FOX ikke blev tilladt som varemærke, grundet det var forveksleligt med FUCHS på tysk. 58 Udover udtalen er der også fokus på længden af ordene, da der i et langt ord vil være større spændevidde i udtalen, og derved skal der mere til, før der er en krænkelse, mens ved korte ord, er det en meget skarp bedømmelse. Herudover er skrifttype og hvordan ordet skrives også med i helhedsbedømmelsen af et ordmærke. 59 I helhedsbedømmelsen lægges der endvidere vægt på, om der findes varelighed mellem de to varemærker. I denne bedømmelse kigges der på om varerne eller tjenesteydelserne kan subsidieres med hinanden 60, og det derved er muligt at bruge det krænkende varemærke i stedet for det oprindelige. Dette vil kunne medføre, at det krænkende mærke kan snylte på goodwill fra det oprindelige mærke, eller give det dårlig omtale, hvis produkterne ikke lever op til standarden. I sager hvor der er tale om registrerede mærker, der bliver krænket af subsidierende mærker, vil varemærkeindehaveren oftest have fået mærket registreret i flere andre klasser, end blot det hvor det anvendes, for at beskytte dette. Denne form for registrering kaldes for formalregistrering. 61 Her til kan nævnes aspekter som udbredelsen på bestemte geografiske markeder og forhold, som er specielle inden for det marked, hvor på varerne handles. 54 Wallberg (2008) og Karnøe mfl. (2008) 55 Schovsbo og Rosenmeier (2013) og Karnøe mfl. (2008) 56 Karnøe mfl. (2008) og Karnovs lovkommentar note Schovsbo og Rosenmeier (2013) 58 Walberg (2008) 59 Schovsbo og Rosenmeier (2013) 60 Wallberg (2008) 61 Schovsbo og Rosenmeier (2013) Side 13 af 48

14 5.2. Kendte mærker: Både inden for EU lovgivningen og den danske lovgivning er der særlig beskyttelse til de såkaldte velkendte mærker, som bliver omtalt i henholdsvis art. 9 stk. 1 litra C og 4 stk. 2. Disse giver begge en udpræget beskyttelse til velkendte mærker, da disse regler også beskytter på tværs af varegrupper, så der ikke sker en utilbørlig udnyttelse af disse mærkers renommé og derved komme til at skade deres særpræg. 62 Princippet bag denne regel stammer helt tilbage fra Kodakdoktrinen i 1898, hvor fotografiapparatproducenten Kodak fik det kendt ulovligt, at en anden forretningsdrivende solgte cykler under navnet Kodak. 63 Derved blev det gjort klart i denne afgørelse, at disse mærker har en så stor egenværdi og bekendthedskvalitet, at enhver brug af disse vil være illoyal. De nuværende regler ikke så vidtgående, fordi der her skal være sket en utilbørlig udnyttelse eller direkte skade på renomméet eller særpræget af mærkerne. 64 Disse regler sigter nu mod at beskytte selve investeringen i varemærket og sørger for, at der ikke kan ske ulovlig kopiering af varemærket. 65 Herved er der sket et skifte, da det før i tiden med Kodakdoktrinen var fokus på den udvidede forvekslingslære, til at det lovgiver har haft fokus på er at undgå en udvanding af de velkendte varemærker. 66 Når det skal bedømmes, hvad der forstås ved velkendt i landet/fællesskabet har EU domstolen opstillet nogle principper, denne bedømmelse skal foregå efter. Disse principper findes i dom C- 375/97. I præmis 24, som omhandler den relevante offentlighed, hvor det fortolkes med, at det er den del af offentligheden, som mærket henvender sig til, om dette enten er den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds. I præmis 26 bliver velkendtheden fortolket med en betydelig andel af forbrugerne, og derved sætter EU- Domstolen ikke noget procent tal på, hvor stort dette kendskab skal være, men lader det op til den enkelte domstol at vurdere. I præmis 27 nævner Domstolen, at denne vurdering om velkendthed skal foretages som en helhedsundersøgelse, hvor der skal inddrages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket. EU- domstolen har endvidere stillet krav op om selve udnyttelsen af kendte varemærker, hvor det i dom C- 408/01 præmis 31 var tilstrækkeligt, at der bliver skabt en sammenhæng mellem de to tegn af den berørte kundekreds. Denne kundekreds må fortolkes som den offentlighed der bliver afgrænset i dom C- 375/97. Denne sammenhæng må efter dom C- 252/07 formodes igen at skulle vurderes på en helhedsbedømmelse, men at kravene til mærkelighed er lavere, end den vil være i en sag med to ukendte mærker. Det er ikke en total eneret et mærke kan vinde, da det efter præmis 38 i ovennævnte dom og lovteksten, skal være utilbørlig eller skadelig. 67 I dom C- 487/07 slår EU- 62 Karnøe mfl. (2008) 63 Schovsbo og Rosenmeier (2013) 64 Schovsbo og Rosenmeier (2013) Karnøe mfl. (2008) 65 Riis & Schovsbo (2008) 66 Riis & Schovsbo (2008) 67 Schovsbo og Rosenmeier (2013) Karnøe mfl. (2008) Side 14 af 48

15 domstolen så fast, hvad der skal forstås ved disse begreber. I henholdsvis præmis 39, 40 og 41 bliver disse kriterier listet op, og efter præmis 42 slår Domstolen fast, at det kun er nødvendigt, at et af disse kriterier er opfyldt, for at der finder en overtrædelse sted Som altid slår Domstolen fast, at denne vurdering skal foregå som en helhedsbedømmelse se præmis 44. På den anden side er der også kritik af, at måden hvorpå direktivet er skrevet og de domme fra EU- domstolen, som skulle fortolke direktivet, er uklare. Dette ses, når Domstolen bruger ord som større, særlig og stærkere, som ikke gør det muligt at vide, om der menes en bredere kvantitativ beskyttelse, forstået på den måde, at kendte varemærker altid beskyttes bredere end ukendte mærker, eller om der er tale om en beskyttelse, hvor i det blot er et element i den overordnede helhedsbedømmelsen. 68 Derudover bliver kendte mærker, i højere grad end de måske burde, beskyttet mod den degeneration, som følger af VML 28 stk. 2 nr. 2, hvorved et varemærke mister særpræg, hvis det bliver normal sprogbrug. Dette kan fx være i anvendelsen af søgemaskiner på nettet, hvor i metatags 69 fra andre varemærker bruges til at vise, at der er en sammenhæng mellem disse produkter. 70 Det er her vigtigt at tage højde for både det kendte varemærkes rettigheder og goodwill, så dette ikke bliver snyltet på, men også på den informationsøgning, som det kan være nødvendig der er for, at forbrugerne kan se, om to produkter passer sammen. Det er sikkert, at kendte varemærker har en større tiltrækningskraft og goodwill end ukendte mærker, og det vil derfor være nødvendigt med en anden form for beskyttelse overfor disse mærker, om det så er bredere kvantitativ beskyttelse eller om det kun er et element i helhedsbedømmelsen. Dette er en tydelig tendens i EU- Domstolens afgørelser og i de hjemlige afgørelser, at kendte varemærker bliver kvantitativt bredere beskyttet, hvorved selve ligheden og brug ikke behøver være særlig stor, for at der vil forekomme en varemærkekrænkelse. Dette ses fx i C- 408/01, som Thomas Riis også kritiserer, for at give for bred beskyttelse, og ikke kun den tiltænkte afgrænsning. Om dette er tiltænkt fra lovgivers side er ikke til at sige, og hvor langt ude denne beskyttelse af kendte mærker går, er formodentlig heller ikke fundet endnu. 6. Domsanalyse af U : Sagens parter: Sagsøger er Toftlund Logistik & Transport A/S (TLT) i denne sag. De operer inden for transport af gods, og leverer både trækkere og trailere til denne opgave. Størrelsesmæssigt har de svingende fra vogntog og omkring 100 medarbejder. 68 Riis & Schovsbo (2008) 69 Ikke synlige HTML koder, som beskriver indholdet af hjemmesiden 70 Riis & Schovsbo (2008) Side 15 af 48

16 Sagsøgte er Thomas Lehrmann Trailer A/S, som blev stiftet den 6. november 2006 af Thomas Borregaard Lehrmann, og skiftede efter sagens begyndelse navn til TBL Trailer A/S, herefter omtalt TBL. Virksomheden lejer trailere ud til transport af gods, men ikke trækkere. Sagens faktum og retsproblem: Den del af sagen, der vil fokuseres på i denne analyse, handler om, hvorvidt TLT efter deres navneskifte fra KI Transport, har formået at etablere deres nye varemærke igennem ibrugtagning, for derved at kunne få den erhvervsmæssige eneretsbeskyttelse for deres varemærke. Endvidere vil analysen omhandle den helhedsbedømmelse, som EU- Domstolen har beskrevet, skal udføres i sager om mærkelighed, jf. ovenfor. Etablering vha. ibrugtagning: Toftlund Logistik & Transport skiftede den 1. oktober 2006 navn fra KI Transport til det nuværende TLT. Dette var et navneskifte, som der blev skrevet om i et anerkendt transport magasin inden for branchen, og virksomheden sendte besked rundt til ¼ af deres kunder, hvor i det blev oplyst om dette navneskifte. Derudover blev alle logoer på deres lastbiler ændret til det nye logo, som bestod af bogstaverne TLT i hvidt, efterfulgt af en cirkel af stjerner, mens der neden under var angivet hele TLT s navn, altså Toftlund Logistik og Transport A/S. TBL s logo, som blev beskyldt for varemærkekrænkelse, bestod af store hvide bogstaver hvor der stod TLT i en rød trekant, og med Thomas Lehrmann Trailer stående under logoet. TBL besluttede sig da også, efter henvendelse fra TLT, at ændre navn på virksomheden, og begyndte at bruge TBL på trailerne i stedet. 71 TLT har igangsat flere forskellige initiativer både forud for navneskiftet og efter. Før navneskiftet blev Patent og Varemærkestyrelsen kontaktet for der igennem at undersøge, hvor vidt der ville være nogle registrerede varemærker, som de ville krænke, hvis de skiftede navn. Da der i branchen, efter udsagn fra Thomas Borregaard Lehrmann, er andre med navne tæt op af TLT, såsom TTL og LT rentel 72, så er det ikke udsædvanligt, at der er mærker som ligger tæt op af hinanden, men dog overlapper ingen fuldstændig. Herved kan det også diskuteres, hvorvidt TLT ved deres varemærke opnår det særpræg, der skal til for at kunne beskytte dette som mærke. Dette kommer Sø og Handelsretten frem til, at som udgangspunkt kan TLT modsætte sig at TBL kan bruge TLT som varemærke. 73 Helhedsbedømmelsen: I denne sag bliver der taget stilling til om de to firmaer er indenfor samme branche, hvem der var først i tid, om der er forvekslingslighed både med mærket og med ordet i mærket, og om dette har haft konsekvenser for mærkeindehaveren. Både Sø og Handelsretten, som havde sagen i første instans, og Højesteret konkluderer, at der er varemærkelighed mellem de to mærker, da der er tale om et ordmærke, og da de er 100% ens, vil der være mærkelighed. Derudover lagde de begge vægt på, at TLT havde sat gang i deres navneskift først og fået navnet registret som virksomhedsnavn før TBL og derved er først 71 U H side 1 72 U H side 2 73 U H side 2 Side 16 af 48

17 i tid, og har opfyldt særprægskravet. Derudover havde TLT også sat gang i foranstaltninger, som var af ekstern karakter, her i blandt påmaling af det nye navn på deres lastvogne, og udsendt skrivelse om dette til en del kunder. Denne påbegyndelse af eksterne forberedelser er et krav for erhvervelse via ibrugtagelse, jf. Ankenævnskendelsen AN Højesteret kommer endvidere ind på selve mærket, hvori de bemærker, at TLT er den dominerende faktor i mærket, så selvom baggrund og virksomhedsnavnet er anderledes, så vil der stadig være lighed mellem de to mærker. Dette er i overensstemmelse med ovenfor anførte om, at ved ordmærker skal bogstaverne være de dominerende i helhedsbedømmelsen. En anden ting der peger i retning mod varemærkelighed er, at de to mærker er blevet forvekslet både af bilister på vejen, hvor sådan et mærke inden for transport ses meget, men også af en professionel bogholder, som har sendt penge til det forkerte firma. Dette vil være overvejelser, en domstol skal have med i helhedsbedømmelsen, da det vil skade TLT s omdømme, hvis denne får dårlig omtale pga. oplevelser bilister har haft med et andet selskab med lignende varemærke. Ud fra de anførte punkter for en helhedsbedømmelse, vil der derfor kunne ses en varemærkelighed, som også er det Højesteret kommer frem til. 7. Domsanalyse af U H: Sagens parter: Sagsøgeren er Jensens Bøfhus, en restaurantkæde med 48 restauranter i hele norden. Kæden har været etableret siden 1984, men skiftede i 1990 navn til det nuværende Jensens Bøfhus. De har endvidere registeret en hel del mærker, her i blandt ordmærket Jensens Bøfhus tilbage i Sagsøgte er Jensens Fiskerestaurant, som ligger i Sæby. Den første restaurant blev åbnet i 2005, og siden er der blevet åbnet enkelte rundt om i landet, som dog er blevet solgt fra eller lukket. Retsproblem: Sagsøgte er blevet sagsøgt for at have brudt eneretten til blandt andet ordmærket Jensens, som navn på sin restaurant, og et logo der ligner det, som Jensen s Bøfhus har registeret. I denne analyse vil fokusset være på ordmærket, som har etableret særpræg vha. ibrugtagning, og hvilken rolle, det at Jensen s Bøfhus er et velkendt mærke, har haft indflydelse på helhedsbedømmelsen omkring mærkelighed. Etablering af særpræg: Da Jensen er et helt normalt navn i Danmark har dette ingen særpræg i sig selv, og det samme har Bøfhus heller ikke, da dette er rent deskriptiv betegnelse. Derfor vil særpræget, jf. 3 stk. 3, først blive stiftet, når dette er sket gennem anvendelse, dette gælder også for personnavne. Som Højesteret påpeger, så har EU domstolen i sag C- 404/02 netop haft dette præjudicielle spørgsmål, som blev besvaret i præmis 25. Side 17 af 48

18 For at bedømme om der i denne konkrete sag er etableret særpræg, er der for Højesteret, blevet udarbejdet en kendskabsundersøgelse, hvor i det blandt andet fremgår, at 17% af respondenterne uden til hjulpen viden associerede ordet Jensen s med ordet bøfhus. Fra samme undersøgelse kommer det også frem, at ved til hjulpen viden svarede 96% af respondenterne, at de forbandt Jensen s med bøfhus og kun 4% forbandt det med en fiskerestaurant. 74 Det er på baggrund af disse to argumenter, at Højesteret finder, at der kan opnås det særpræg, som det kræver for at blive beskyttet af varemærkeloven. Helhedsbedømmelse: I selve helhedsbedømmelsen af om der er mærkelighed mellem Jensen s Bøfhus og Jensens Fiskerestaurant, bliver der udover særprægs vurderingen ovenfor også fokuseret på, at da fiskerestauranten i 2001 blev åbnet, var der allerede 30 bøfhuse alene i Danmark. Derved vidste Sæby Fiskehal, eller også burde de vide, at der var en anden restaurant, der gik under navnet Jensen s. Denne antagelse bliver også støttet af undersøgelsen nævnt oven for, hvorved Højesteret konkluderer, at Jensen s Bøfhus er et velkendt varemærke. Endvidere har Jensen s Bøfhus brugt 111 mio. kr. i reklamer mellem , hvor ved Jensens Fiskerestaurant kunne have fået glæde af denne reklame, såfremt nogen har forvekslet de to kæder. De geografiske hensyn bliver også inddraget i helhedsbedømmelsen af Højesteret, de påpeger, at fiskerestauranten var lokalt beliggende, og det var først, da de åbnede flere restauranter rundt om i landet, at der blev reageret fra Jensen s Bøfhus. Derfor mener Højesteret ikke, at de har udvist passivitet ved ikke at reagere hurtigere. Selve varemærket bliver også af Højesteret antaget at være sammenligneligt, da hovedvægten ligger på Jensens delen, og om denne bliver stavet med apostrof eller ej, da vil det ikke betyde noget for selve udtalen af ordet og udseendet på logoet. Derved kommer Højesteret frem til, at der er foregået varemærkekrænkelse, jf. 4 stk. 1, fra fiskerestaurantens side, og der har været sandsynlighed for, at denne har opnået en fordel ved forveksling af de to restauranter. 8. Domsanalyse af U H Sagens parter: Danske Spil blev oprettet af Folketinget den 9. juni 1948 ved lov nr. 278, og havde første spilledag den 8. maj Dengang hed virksomheden Dansk Tipstjeneste, og de havde efter 2 i ovennævnte lov monopol på at udbyde Væddemaal, saakaldet "Tipning", i Forbindelse med Idræts- og Væddekamp, Heste- og Cyklevæddeløb U H side ( ) 76 Lov nr Side 18 af 48

19 I tidens løb har de lanceret mange ny spiltyper på markedet, her er det især oplagt at påpege Lotto, som blev lanceret første gang 7. oktober 1989, skrabe spil blev lanceret 1. september 1992 og oddset, der blev lanceret 12. april Da internettet blev mere og mere udbredt, og Danmark som bekendt er med i EU, så havde det indre marked i EU den virkning, at danske forbrugere kunne spille hos andre spil udbydere, så længe disse udbydere ikke henvendte sig direkte til de danske forbrugere. Monopolet på spil på det danske marked var i opløsning, selvom det stadig kun var Danske Spil, som havde licens til at forhandle spil i Danmark. Denne nye konkurrence og et ønske om fornyelse, da ledelsen forventer et bredere spiludbud på fremtidens spilmarked, gør, at Dansk Tipstjeneste vælger at skifte navn til Danske Spil. 78 For at vise danskerne at navneskiftet var en realitet, blev der lanceret en imagekampagne i 2007, som blandt andet indeholdt en reklamefilm 79. Ladbrokes er et engelsk spillefirma, der blev oprettet i 1886, og nu udbyder spil i mere end 200 lande, som et af de største i verden. Retsproblem: Da Ladbrokes i 2008 lancerer en reklamekampagne i Danmark, gør de det under sloganet Danske spil Engelske Odds. Med dette skal forstås, at Ladbrokes udbyder samme spil og tryghed, men med større gevinster. Danske Spil anlægger sag mod Ladbrokes, da de mener, både deres varemærkeret bliver krænket og der er ulovlig sammenlignende reklamer. Der vil ikke blive taget stilling til problematikken i forhold til sammenlignende reklamer i denne analyse, men kun fokuseret på varemærkekrænkelsen, og om Danske Spil har opnået indarbejdelse af særpræg i deres varemærke. Særprægsbedømmelse: Til at starte med er det tydeligt, at Danske Spil har forsøgt at etablere et varemærke vha. ibrugtagning. De har allerede brugt navnet som deres virksomhedsnavn, og derved er de ude over kun at bruge det rent internt, som er et krav ved ibrugtagning. Ordene danske og spil har ikke i sig selv særpræg, det slår Dansk Sprognævn fast i dommen, hvor i de i dommen har citeret fra Dansk Ordbog. 80 Det faktum, at det er muligt at slå op i en ordbog og herigennem betegne ordene, bevidner, at ordene ikke er fantasiord, men de er rent deskriptive. Dette har Danske Spil også oprindeligt måttet indse, da de i 2008 fik afslag af Harmoniseringskontoret på deres ansøgning om eneretten til varemærket Danske Spil. Afslaget blev givet med grunden Absolute grounds pending, og som tidligere forklaret så kan dette ske, jf. art. 7 stk. 1 litra b, fordi det ansøgte mærke mangler særpræg. Endvidere kan afslaget også skyldes, som Dansk Sprognævn påpeger, at begge ord er deskriptive, henholdsvis geografisk og af varen. Konklusionen herpå er, at Danske Spil ved ændringen af navnet ikke opnåede særpræg jf. art. 7 stk ( ) 78 Danske Spils årsrapport 2005 og Se bilag 2 80 U H Side 1-2 Side 19 af 48

20 Inden Danske Spil i 2007 lancerede deres imagekampagne, var kendskabet blandt danskerne til dem allerede meget højt, omkring 92% havde hørt om Danske Spil. Hvis dette tal sammenlignes med andre sager vedrørende kendte varemærker, så er kendskabet til Danske Spil over, hvad Sø og Handelsretten fandt ikke var nok til at skabe et velkendt mærke. I dom af , V blev der lavet en markedsundersøgelse svarende til den undersøgelse i denne sag, og her var 67% hjulpet kendskab og 21% ved uhjulpet kendskab til et mærke ikke nok til at gøre det velkendt. Dette taler for, at Danske Spil er et velkendt mærke afgrænset geografisk på det danske marked. Derudover lægger Højesteret vægt på, at Danske Spil på 4 år, fra , har investeret mellem mio. pr år, hvilket gjorde, at de lå blandt top 5-9 annoncører set over alle brancher i Danmark. 81 Når Danske Spil annoncerede for deres produkter, så foregik det ved, at Danske Spils navn altid blev nævnt til sidst, og derved blev den generiske betydning af danske og spil også her udvisket, når de blev sat sammen. Fra Højesterets side lægges der endvidere vægt på, at adskillige brancheorganisationer, herunder Dansk Erhverv, har været ude og udtale, at forbrugerne forbinder danske spil med Danske Spils produkter. Alt dette gør også, at selvom danske og spil ikke som udgangspunkt har særpræg, så vurderer Højesteret ud fra en helhedsbedømmelse, at der er opnået det særpræg, der er nødvendigt, jf. VML 3 stk. 3, til at kunne vinde eneret over et ellers deskriptivt mærke. En vurdering der ligger i god tråd med EU- Domstolens afgørelse C- 79/00, hvor der, som nævnt ovenfor, i præmis 30 er udtalt, at der ikke behøver være nytænkende eller fantasi bag et EF varemærke. Da de samme regler må antages at gælde i forhold til danske mærker, må denne præmis også spil ind her. Derudover falder denne i god tråd med senere Højesterets dom, jf. ovenfor, vedrørende Jensen s Bøfhus, hvor i retten også her gav medhold i, at de to ellers deskriptive ord Jensen s og Bøfhus havde særpræg. Helhedsbedømmelse vedrørende overtrædelse af eneret: Retten tager herefter stilling til, om Danske Spils varemærke er blevet misbrugt i henhold til 4 i VML i de reklameslogans, som Ladbrokes brugte Danske spil Engelske odds. Heri påpeger Højesteret, at selvom spil er med småt begyndelsesbogstav i reklamerne, så er det stadig tilsigtet af Ladbrokes, at reklamen skal lede tankerne hen på Danske Spil. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at ved ordmærker, så er det ligheden i det visuelle og udtalelsen, der skal lægges vægt på i en helhedsbedømmelse. Derudover har det faktum, at de to virksomheder er i samme branche, også indflydelse på, at Højesteret mener, der kan ske en sådan associering. Men Højesteret mener så ikke efterfølgende, at denne tilnærmelse er noget, der skulle få forbrugerne til at tro, at der er nogen forbindelse mellem de to selskaber. Da varemærkers grundfunktion er muligheden for, at forbrugerne kan adskille to varer fra hinanden, så vil en overtrædelse, der medførte, at dette kunne ske, være i strid med 4 stk. 1 nr. 2 i VML. Derudover antager Højesteret indirekte, at Danske Spil er et velkendt varemærke. Dette gøres, da de udtaler, at hverken Danske Spils renommé eller goodwill bliver skadet ved den 81 U H side 8 Side 20 af 48