KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej Viby J v/advokat Lars Karnøe Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet yellowcock.dk til klageren. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at afregistrere domænenavnet yellowcock.dk. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. september 2008 med otte bilag (1-8), svarskrift af 14. oktober 2008 med 19 bilag (A-S), replik af 12. november 2008 med to bilag (9-10) samt duplik af 28. november 2008 med to bilag (T-U). Registreringsdato: Domænenavnet yellowcock.dk er registreret af indklagede den 25. januar Sagsfremstilling: Klageren er et aktieselskab, der efter det oplyste driver virksomhed inden for reklamebranchen. Som bilag B er fremlagt en fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende klageren, hvoraf det bl.a. fremgår, at klageren er stiftet som et skuffeselskab den 1. maj 1997, at klageren ved en vedtægtsændring den 26. september 1997 ændrede navn til Yellow Pencil A/S, 1

2 og at klageren ved en vedtægtsændring den 3. september 2007 ændrede navn til Yellow Advertising A/S og samtidig antog Yellow Pencil A/S (Yellow Advertising A/S) som nyt binavn. Klageren er registrant af domænenavnet yellow.dk, der er registreret den 31. januar 1997, jf. bilag 2. Klageren har oplyst, at klageren i hvert fald fra 1999 har anvendt dette domænenavn inden for sine aktiviteter i reklamebranchen. Til støtte herfor har klageren som bilag 3 fremlagt en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine ( der viser, at der her er arkiveret en række hjemmesider under navnet yellow.dk, hvoraf den ældste er dateret den 30. september Sekretariatet har gennemgået alle de arkiverede hjemmesider og konstateret, at ingen af disse viser klagerens benyttelse heraf i sin virksomhed. Dette har indklagede også fremhævet i sit svarskrift med opfordring til klageren om at oplyse, hvornår klageren har erhvervet domænenavnet yellow.dk. Denne opfordring har klageren ikke besvaret. DK Hostmaster A/S har til brug for sagen oplyst, at domænenavnet yellow.dk den 31. januar 1997 blev registreret af Digital Marketing Support ApS, og at denne registrering blev overdraget til klageren den 18. maj Ved opslag på den 20. marts 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: Klageren er også registrant af domænenavnet yellowpencil.dk, der er registreret den 24. juli 1998, jf. bilag C. I Internet Archive Wayback Machine er der arkiveret en række hjemmesider under dette domænenavn, hvoraf den ældste er dateret den 13. juli Sekretariatet har ved en gennemgang af de arkiverede hjemmesider konstateret, at domænenavnet i hvert fald siden den 30. september 2

3 2001 har været benyttet til en hjemmeside for Yellow Pencil Reklamebureau, men det nærmere indhold af denne hjemmeside kan ikke umiddelbart ses ved opslag i Internet Archive Wayback Machine. Indklagede har i sit svarskrift opfordret klageren til at oplyse, hvornår klageren har erhvervet domænenavnet yellowpencil.dk. Denne opfordring har klageren ikke besvaret. DK Hostmaster A/S har oplyst til brug for sagen, at klageren har været registrant af dette domænenavn siden registreringen heraf i Den 20. marts 2009 blev sekretariatets opslag på viderestillet til en hjemmeside for en IT-virksomhed i Kolding under domænenavnet avalonia.dk. Indklagede er ifølge oplysningerne i svarskriftet en del af et kreativt samarbejde/kontorfællesskab, der finder sted under hovedbetegnelsen Color Cock Studio i selskabet Color Cock ApS. Det fremgår af bilag A, at dette selskab er stiftet den 26. februar 2008, og af bilag 9 fremgår, at dette selskab ved en vedtægtsændring den 26. september 2008 antog følgende nye binavne: Black Cock Contemporary ApS (Color Cock ApS), Navy Cock Models ApS (Color Cock ApS) og Yellow Cock Studio ApS (Color Cock ApS). Indklagede har den 25. januar 2008 registreret domænenavnet yellowcock.dk, jf. bilag 4. Som bilag 6 er fremlagt en udskrift af en artikel af 11. september 2008 fra hjemmesiden hvori anføres følgende: NYT BUREAU ÅBNER I ÅRHUS Yellow Cock Studio er navnet på et nyt kreativt bureau, der i morgen slår dørene op i Århus Centrum. Et nyt bureau ved navn Yellow Cock Studio åbner i Århus. Bureauet er bygget op om specialister inden for design, foto, tekst, web og facilitering og bebuder, at det kan bruges som både reklamebureau og kreativ tænketank, men også som ekstern sparringspartner på et specifikt kompetenceområde. - Vi er ikke på markedet for at konkurrere med hverken de klassiske reklamebureauer eller den typiske freelancer. Derimod dækker vi et afgrundsdybt behov for de danske virksomheder, der skal bruge kompetente kreative til at rykke strategi og markedsføring i helt nye retninger, forklarer Thomas C.K. Priskorn i en pressemeddelelse. - Vi sætter Århus på landkortet med koncepter og løsninger, der i dag ikke findes i Danmark. Der holdes åbningsreception i morgen for 400 indbudte virksomheder og samarbejdspartnere fra hele landet. Som bilag 7 har klageren fremlagt en udskrift af hjemmesiden der er dateret den 11. september Ved opslag på hjemmesiden den 25. september 2008 har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 Ved fornyet opslag på hjemmesiden den 20. marts 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Om baggrunden for klagen er anført følgende i klageskriftet: Da klager også driver virksomhed i Århus fra adressen M.P. Bruuns Gade 25, 8000 Århus C, gøres det generelt gældende, at der er risiko for forveksling mellem klager og indklagede, idet der er branchesammenfald. I klagerens replik er desuden bl.a. anført følgende: Det fastholdes, at klager har indarbejdet ordet yellow for reklamebureauer, jf. princippet i Varemærkelovens 3 og Markedsføringslovens 18. Til belysning heraf fremlægges som bilag 10 fra 2007 kopi af klagers kundemeddelelse om indflytning i nye lokaler pr. 1. november 2007, i hvilken forbindelse klager selv på alle dokumenter er begyndt at anvende kun navnet Yellow. Det er korrekt, at klagers tidligere formelle navn har været Yellow Pencil A/S, men kunder og klager selv og klagers medarbejdere har anvendt ordet yellow i såvel omtale som i tiltale. Af den fremlagte flyttemeddelelse i bilag 10 fremgår bl.a. følgende tekst: Igennem 10 år har vi gjort os umage. Og det har givet gode resultater. Både for kunderne og for os. Derfor flytter vi 1. november til nye og større lokaler. Og sløjfer den del af navnet, ingen alligevel siger. Velkommen. 5

6 På flyttemeddelelsen er desuden anført hjemmesideadressen og adressen Som postadresse er anført klagerens postadresse i København. Indklagede har i sin duplik bestridt klagerens påstand om, at klageren har kontor i Århus. En søgning i Det centrale virksomhedsregister på juridiske enheder med navnet yellow gav den 12. september søgeresultater og den 13. oktober søgeresultater, jf. bilag 8 og bilag M. Som bilag N har indklagede fremlagt en udskrift af virksomhedsoplysningerne for en række af disse virksomheder, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister driver virksomhed inden for bl.a. reklamebranchen. Det drejer sig bl.a. om virksomhederne Yellow Page ApS, Yellow Ducks v/henrik Høyer Madsen og Yellow Graphics I/S, der alle er stiftet før indklagedes virksomhed. Indklagede har som bilag E fremlagt en udskrift af en søgning i det danske varemærkeregister på varemærker i vareklasse 35, hvori ordet Yellow indgår. Det fremgår heraf, at søgningen gav 10 resultater, og at ingen af disse resultater vedrørte ordet Yellow alene. Som bilag F er fremlagt en udskrift af en tilsvarende søgning i EF-varemærkeregistret, der viser, at denne søgning gav 31 resultater, hvoraf ingen vedrørte ordet Yellow alene. Som bilag O har indklagede fremlagt en række eksempler på domænenavne under top level domænet.dk, der indeholder betegnelsen yellow, nemlig yellowpages.dk, yellowhouseteam.dk, yellowpage.dk, yellowdog.dk, yellowproduction.dk, yellowconcept.dk, yellowgraphics.dk og yellowduck.dk. Som bilag P har klageren fremlagt eksempler fra hjemmesiderne på de ovennævnte domænenavne, herunder af følgende hjemmeside på adressen 6

7 En søgning i Google på ordet yellow gav den 20. marts 2009 ca søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte kun ét søgeresultat klagerens virksomhed. Blandt de øvrige 49 søgeresultater var der bl.a. en henvisning til den ovennævnte hjemmeside Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren har benyttet domænenavnet yellow.dk i ca. 10 år til reklameaktiviteter, at ordet Yellow er den bærende del af klagerens selskabsnavn Yellow Advertising A/S og af klagerens binavn Yellow Pencil A/S, at selv om Yellow er en generisk betegnelse, har der i Danmark kun eksisteret i alt 68 virksomheder (såvel nuværende som ophørte/opløste virksomheder), hvori betegnelsen Yellow er indgået i navnet, og at klageren er det eneste komplette reklamebureau blandt disse virksomheder, at klageren, som i daglig tale omtales som Yellow, har opnået varemærkebeskyttelse for betegnelsen Yellow for reklameaktivitet, jf. varemærkelovens 3, idet dette navn er indarbejdet som kendetegn for klagerens virksomhed, at indklagede gør brug af domænenavnet yellowcock.dk for en virksomhed, som også fremtræder som et komplet reklamebureau, og der dermed foreligger branchesammenfald, og at indklagedes brug af domænenavnet yellowcock.dk derfor strider mod klagerens kendetegnsrettigheder i medfør af varemærkeloven og markedsføringslovens 18. Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har nogen registrerede varemærke- eller virksomhedsnavnerettigheder til ordet Yellow alene, at bevisbyrden for, at klageren på anden vis har erhvervet enerettigheder til ordet Yellow inden for reklamebranchen i Danmark, påhviler klageren, og at denne bevisbyrde ikke er løftet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet yellowcock.dk ikke er identisk med klagerens domænenavn yellow.dk eller klagerens selskabsnavn Yellow Advertising A/S, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet yellowcock.dk under alle omstændigheder ikke er egnet til at skabe forveksling med klageren eventuelt tilkommende varemærke- og/eller navnerettigheder og heller ikke strider mod god domænenavnsskik, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet yellowcock.dk derfor ikke krænker klagerens ret, hvorfor indklagede bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Klageren har i denne sag alene gjort gældende, at klageren ved ibrugtagning har stiftet en varemærkeret til betegnelsen Yellow for reklamebureauvirksomhed, og at indklagedes brug af domænenavnet yellowcock.dk udgør en krænkelse af klagerens rettigheder til betegnelsen Yellow i medfør af varemærke- og markedsføringsloven. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke at kunne udelukke, at klageren ved ibrugtagning har stiftet en kendetegnsret til betegnelsen Yellow for reklamebureauvirksomhed således, at klageren 7

8 nyder beskyttelse efter varemærkeloven og/eller markedsføringsloven. Selv om det måtte kunne lægges til grund, at klageren har opnået en sådan beskyttelse, følger det imidlertid af såvel varemærkelovens 4, stk. 1, som markedsføringslovens 18, at klageren i givet fald alene kan forhindre en erhvervsmæssig brug af denne betegnelse, som indebærer en risiko for forveksling med klageren. Ved vurderingen af, om der består en sådan risiko for forveksling, må der på den ene side lægges vægt på, at indklagede i hvert fald i et vist omfang må antages at tilbyde ydelser af samme art, som dem klageren tilbyder. Det må dog på den anden side også indgå i vurderingen, at indklagede gør brug af betegnelsen yellow i sammenhæng med det for et reklamebureau særprægede ord cock, og at betegnelsen yellow efter det oplyste også benyttes i sammenstilling med andre ord som virksomhedsnavn og/eller varemærke af en række andre virksomheder i samme branche. Efter en samlet vurdering af de oplysninger, der er tilvejebragt i sagen, finder klagenævnet herefter, at indklagedes brug af domænenavnet yellowcock.dk ikke indebærer en risiko for forveksling med klageren, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med varemærke- eller markedsføringsloven. Indklagede er desuden forpligtet til at overholde god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering af domænenavnet yellowcock.dk er sket med henblik på at snylte på det renommé, som er knyttet til klagerens virksomhed, eller at indklagedes registrering og anvendelse af dette domænenavn i øvrigt er retsstridig i forhold til klager. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet yellowcock.dk strider derfor heller ikke mod god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Yellow Advertising A/S, medhold i, at indklagedes registrering af domænenavnet yellowcock.dk overdrages til klageren eller slettes. Dato: 31. marts 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 8