J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet pandoras.dk til klageren, subsidiært at slette domænenavnet. Klageren har mere subsidiært påstået indklagede tilpligtet at afstå fra at anvende domænenavnet til markedsføring af smykker, pyntegenstande mv. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 7. december 2005 med 7 bilag 1-7 og svarskrift af 17. december 2005 med 1 bilag A. Registreringsdato: Domænenavnet pandoras.dk er registreret den 25. juli 2005. Sagsfremstilling: Klager er stiftet i 1982 og har siden januar 2000 drevet virksomhed med design, fremstilling og salg af eksklusive smykkevarer under navnene Pandora og Pandora Jewelry. Klager har som bilag 1 vedlagt en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at klager har registreret binavnet Pandora Jewelry A/S. Klager har registreret domænenavnet pandora.dk den 20. september 2002. Klager har oplyst, at Pandora Jewelry er et velkendt mærke, hvis produkter sælges til guldsmede i hele landet samt til det øvrige Europa, USA og Australien. Klager havde en omsætning på 29.902.053 kr. i 2004, jf. bilag 3. 1
Klager blev i oktober 2005 opmærksom på, at indklagede havde registreret domænenavnet pandoras.dk, og at indklagede benyttede domænenavnet til brug for en hjemmeside, hvorpå indklagede markedsførte pyntegenstande, smykker mv. Klager anmodede på denne baggrund ved e-mail af 28. oktober 2005, jf. bilag 6 og 7, indklagede om at ophøre med brugen af domænenavnet pandoras.dk. Da indklagede ikke efterkom denne anmodning, valgte klager at indbringe sagen for klagenævnet. Indklagede har oplyst, at hun ikke er erhvervsdrivende, men at hun via domænenavnet pandoras.dk sælger loppefund, ting, indklagede selv har ejet og brugt, hjemmelavede smykker samt hjemmelavede ting til børn, hvilket indklagede har gjort siden sommeren 2005. Indklagede håber på, at hun en dag vil kunne drive hjemmesiden som sit arbejde. Indklagede registrerede domænenavnet pandoras.dk med henblik på at starte en web-shop med loppefund. Domænenavnet pandoras.dk blev valgt efter den græske mytologi om verdens første kvinde, Pandora. Indklagede har i denne forbindelse anført følgende: Den lille shop jeg har på websitet er tænkt som en online analogi til Pandora's æske og de overraskelser man kan finde i den. Deraf navnet Pandoras...implicit hendes æske. På mit website beskriver jeg historien om Pandora og æsken. Jeg har mit egen "kobling" fra historien til siden - luk op for overraskelserne...pandoras.dk [ ] På min hovedside vises vare til boligen og altså ikke smykker. På en af undersiderne vises dog enkelte vare ( ca. 15 stk) som er hjemmelavede smykker. Sekretariatet har ved opslag den 6. marts 2006 på domænenavnet pandoras.dk taget følgende kopi: Ved aktivering af teksten Shop- til dig fremkommer følgende: 2
På siden udbydes endvidere en lang række håndlavede kort. Betegnelsen Pandoras ses ikke anvendt på siden. Ved aktivering af teksten Info om Pandoras.dk fremkommer blandt andet følgende tekst: Velkommen til Pandoras.dk Internetbutikken med nyt og gammelt til boligen, børnene og dig. Der vil løbende være nye varer at finde på siden, så kig snart forbi igen. Bag Pandoras.dk sidder jeg, som hedder Marlene og er 32 år. Jeg bor sammen med min kæreste i København og har en søn fra juli 04. Pandoras.dk startede i sommeren 2005 som en hobby og lidenskab for gamle smukke ting. Ved aktivering af teksten Lidt info om Pandoras fremkommer en tekst vedrørende den græske mytologi om Pandora, herunder følgende: Lidt om Pandora I græsk mytologi er Pandora det første kvindemenneske, skabt af Zeus. Guderne gav hende mange talenter blandt andet skønhed (Afrodite), sans for kunst (Athene) og overtalelse (Peitho), deraf hendes navn Pandora. Pan betyder alle og Dora betyder gaver. Sekretariatet har ved opslag samme dato på klagers domænenavn pandora.dk taget følgende kopi: 3
Sekretariatet har kunnet konstatere, at en søgning på betegnelsen pandora på danske sider i søgemaskinen Google resulterer i 95.700 henvisninger, hvor der blandt de første 50 er en række henvisninger til klager og forskellige udbydere af klagers varer, herunder på hjemmesiden under domænenavnet jonsen.dk, hvor følgende fremgår: Pandora er blevet et symbol på feminin styrke og ynde - og det er blevet et symbol vi understreger i både Pandora og Pandora Kollektionen. På hjemmesiden under hvidtfeldt-ure-guld.dk fremgår på siden under Pandora følgende: Pandora er en spændende smykkeserie På hjemmesiden under domænenavnet perlenodense.dk fremgår på siden under Pandora og Spinning følgende: Perlen forhandler naturligvis de populære Pandora-smykker Derudover er der en lang række henvisninger til andre virksomheder og produkter med eller indeholdende navnet Pandora. Endelig er der en række henvisninger til hjemmesider om mytologien om Pandora samt Hyrdemånen Pandora. Ved opslag i CVR-registeret har sekretariatet kunnet konstatere, at der er registreret 24 virksomheder under navnet eller indeholdende navnet Pandora, hvoraf 10 er opløst. Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsen er det konstateret, at Pandora er registreret som ordmærke af to forskellige virksomheder, hvor det ene er udløbet, samt som figurmærke af en tredje virksomhed. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. 4
Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har anvendt varemærket Pandora / Pandora Jewelry siden 2000 og herved har opnået varemærkeret via ibrugtagning, at klagers varemærke er kendt og indarbejdet i befolkningen og navnlig i den målgruppe, som såvel klager som indklagede henvender sig til, at indklagede anvender domænenavnet pandoras.dk til markedsføring af pyntegenstande og smykker, hvilket er omfattet af klagers varemærke, idet der er tale om beslægtede og i visse tilfælde identiske varer, at klager og indklagedes virksomhed er konkurrenter, at domænenavnene pandora.dk og pandoras.dk næsten er identiske, at domænenavnet pandoras.dk indeholder klagers varemærke som altdominerende bestanddel og er klart forveksleligt med klagers varemærke, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet pandoras.dk indebærer en overtrædelse af såvel varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, markedsføringslovens 5 som domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet pandoras.dk er valgt efter den græske mytologi om Pandora, og at indklagede kun sælger smykker i et begrænset omfang. Nævnets bemærkninger: Det må ud fra det oplyste, herunder navnlig sekretariatets undersøgelser, lægges til grund, at klager har opnået varemærkeret til betegnelsen Pandora for smykker gennem ibrugtagning, jf. herved varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den herefter navnlig anledning til at overveje, om der foreligger en overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 1, som er sålydende: Varemærkelovens 4, stk. 1: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Navnet Pandora er alment kendt som refererende til den mytologiske figur Pandora, og det fremgår af det oplyste, at Pandora er anvendt som betegnelse for en lang række virksomheder og produkter. 5
Indklagede har registreret og benytter domænenavnet pandoras.dk til brug for en hjemmeside, hvorfra hun blandt andet sælger loppefund og hjemmelavede smykker. Indklagede har oplyst, at domænenavnet er valgt som reference til mytologien om Pandoras æske, og indklagede informerer på hjemmesiden både om sig selv, om mytologien og om sammenhængen mellem mytologien og valget af domænenavnet. Domænenavnet pandoras.dk er næsten identisk med klagers varemærke, og der foreligger dermed mærkelighed. Indklagede anvender imidlertid alene betegnelsen Pandoras som navn for sin hjemmeside, hvorpå der udbydes mange forskellige slags varer, og ikke som navn for de smykker, hun udbyder. Smykkerne udbydes således under varenumre og uden sammenhæng med betegnelsen Pandoras. Henset hertil og til det almindelige kendskab til mytologien om Pandora, den almindelige brug af betegnelsen Pandora samt indklagedes oplysninger om sammenhængen mellem betegnelsen Pandoras og mytologien, finder nævnet ikke, at indklagedes brug af domænenavnet pandoras.dk indebærer en risiko for, at Internetbrugerne vil forveksle indklagedes virksomhed med klagers eller antage, at der er en sammenhæng mellem klagers varemærke og indklagedes produkter. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at indklagede ved brugen af domænenavnet pandoras.dk har krænket klagerens kendetegnsrettigheder. Indklagedes brug af domænenavnet pandoras.dk forudsætter endvidere overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), som er trådt i kraft pr. 1. juli 2005, og som også finder anvendelse på domænenavnsregistreringer, som er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 1 og 2. Det er i forarbejderne til domæneloven forudsat, at 12, stk. 1, inden for det erhvervsmæssige område som udgangspunkt skal anvendes, således som markedsføringslovens 1 er blevet anvendt i nævnets hidtidige praksis, jf. Lovforslag L 165, s. 33-34. Da klager ikke er fremkommet med oplysninger, der indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet skulle være illoyal i forhold til klager, og da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger i sagen, som indikerer, at indklagede har anvendt eller påtænker at anvende domænenavnet på en måde, som er retsstridig i forhold til klager, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Populair A/S, medhold i, at indklagede, Marlene Mark, skal overdrage domænenavnet "pandoras.dk" til klageren. Dato: 22. marts 2006 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo 6