DOM. 1) Merck Sharp & Dohme B.V. 2) MSD Danmark ApS. mod. 1) Orifarm A/S. 2) Orifarm Supply A/S. (advokat Kim Jensen for begge)

Transkript

1 DOM Afsagt den 19. november 2013 V ) Merck Sharp & Dohme B.V. 2) MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for begge) mod 1) Orifarm A/S 2) Orifarm Supply A/S (advokat Kim Jensen for begge) og V Merck Sharp & Dohme Corp. (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod 1) Orifarm A/S 2) Orifarm Supply A/S (advokat Kim Jensen for begge) Sagernes genstand og parternes påstande Hovedspørgsmålet er, om en parallelimportør af lægemidler ved ompakning er forpligtet til at anføre på emballagens yderside, hvem der er indehaver af de pågældende varemærker.

2 - 2 - Sag V Sagsøgerne (herefter samlet MSD) har endeligt nedlagt følgende påstande: 1. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere NUVARING produkter i en pakning som vist på bilag Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke NUVARING produkter i en pakning som vist på bilag Orifarm A/S skal betale ,31 kr. til Merck Sharp & Dohme B.V. 4. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere CERAZETTE produkter i en pakning som vist på bilag Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke CERAZETTE produkter i en pakning som vist på bilag 9. De sagsøgte (herefter samlet Orifarm) har nedlagt principal påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Sag V Sagsøger (herefter MSD) har nedlagt følgende påstande: 1. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere SINGULAIR produkter i en pakning som vist på bilag Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke SINGULAIR produkter i en pakning som vist på bilag Orifarm A/S skal betale 4.014,71 kr. til Merck Sharp & Dohme Corp. 4. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere DIPROPHOS produkter i en pakning som vist på bilag INT1. 5. Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke DIPROPHOS produkter i en pakning som vist på bilag INT1.

3 - 3 - De sagsøgte (Orifarm) har nedlagt principal påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Oplysninger i sagerne MSD er en global koncern med base i USA, der fremstiller originale lægemidler, og som er en af verdens største medicinalvirksomheder med ca medarbejdere. Det hollandske selskab MSD Oss B.V., der tidligere ejede varemærkerne NUVARING og CERAZETTE, blev den 1. januar 2013 fusioneret med Organon BioSciences Nederland B.V., som den 2. januar 2013 videre blev fusioneret med Merck Sharp & Dohme B.V., der således nu ejer rettighederne til bl.a. varemærkerne NUVARING og CERAZETTE. MSD Danmark ApS markedsfører MSD s produkter i Danmark og optræder efter det oplyste pr. kotume som medsagsøger i MSD s danske retssager. Efter anlæggelsen af sagen V er der også opstået tvist vedrørende varemærkerne SINGULAIR og DIPROPHOS, der ejes af Merck Sharp & Dohme Corp, som herefter anlagde sagen V Orifarm er en dansk koncern, der hovedsaglig driver virksomhed med parallelimport af lægemidler. Problemstillingerne vedrørende de i alt 4 varemærker er identiske, og de to sager er derfor behandlet samlet. Varemærkerne NUVARING er et europæisk varemærke, der den 8. november 2004 er registreret som ordmærke. Varemærket er registreret i klasse 5 Medicines and pharmaceutical preparations for human use; contraceptives (chemical); contraceptives og i klasse 10 Contraceptives (non-chemical) for delivery via device; contraceptives for delivery via device; medical devices. Hos den europæiske varemærkemyndighed OHIM er MSD Oss B.V. registreret som ejer. Af Recordals vedrørende mærket fremgår det, at der den 16. november 2011 er offentliggjort Total Transfer. Der er enighed om, at MSD Oss B.V. i dag ikke længere

4 - 4 - eksisterer, og at den reelle ejer er MSD BV. Af Lægemiddelstyrelsens produktresumé af 25. april 2012 fremgår, at N.V. Organon, der også er et MSD selskab, er indehaver af markedsføringstilladelsen, og at MSD Danmark er repræsentant. Af produktresuméet fremgår tillige, at Orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet. CERAZETTE er et europæisk varemærke, der den 10. januar er registreret som ordmærke. Varemærket er registreret i klasse 5 Medicines and pharmaceutical preparations for human use; oral contraceptives. Hos den europæiske varemærkemyndighed OHIM er MSD Oss B.V. registreret som ejer. Af Recordals vedrørende mærket fremgår det, at der den 16. november 2011 er offentliggjort Total Transfer. Der er enighed om, at MSD Oss B.V. i dag ikke længere eksisterer, og at den reelle ejer er MSD BV. Af Lægemiddelstyrelsens produktresumé af 17. januar 2012 fremgår, at N.V. Organon, der også er et MSD selskab, er indehaver af markedsføringstilladelsen, og at MSD Danmark er repræsentant. Af produktresuméet fremgår tillige, at Orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet. SINGULAIR er et europæisk varemærke, der den 6. juni 2005 er registreret som ordmærke. Varemærket er registreret i klasse 5 blandt andet for Medicinal, pharmaceutical and veterinary preparations and substances. Hos den europæiske varemærkemyndighed OHIM er MSD Corp registreret som ejer. Af Recordals vedrørende mærket fremgår det, at der den 21. december 2009, 18. marts 2011 og 1. august 2012 er offentliggjort Change of name and adress of owner, og at der den 28. juni 2012 er offentliggjort Total Transfer. Af Lægemiddelstyrelsens produktresumé af 11. juli 2012 fremgår, at MSD BV er indehaver af markedsføringstilladelsen, og at MSD Danmark er repræsentant. Af produktresuméet fremgår tillige, at Orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet. DIPROPHOS er et europæisk varemærke, der den 28. februar 2013 er registreret som ordmærke. Varemærket er registreret i klasse 5 Pharmaceutical preparations for human use, except preparations for parental nutrition. Hos den europæiske varemærkemyndighed OHIM er MSD Corp registreret som ejer. Af Lægemiddelstyrelsens produktresumé af 22. oktober 2012 fremgår det, at Schering-Plough Europe, der nu også er et MSD selskab, er

5 - 5 - indehaver af markedsføringstilladelse til Diprospan, og at MSD Danmark er repræsentant. Der er enighed om, at Disprospan er samme produkt som Diprophos. Af produktresuméet fremgår tillige, at Orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet. Produkterne og pakningerne NUVARING Orifarm meddelte ved brev af 30. marts 2012 MSD Danmark, at man ville påbegynde markedsføring af Nuvaring indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført Nuvaring navnet og med oplysning om, at produkterne er ompakket af Orifarm Supply. Følgende prøvepakning var vedlagt:

6 - 6 - Der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn. Der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket. Indholdet i pakningen er den originale blisterpakning. På bagsiden af denne pakning har Orifarm påsat et klistermærke med angivelse at navnet NUVARING, og oplysninger om producent, importør og ompakker. Af indlægssedlen fremgår NUVARING navnet i teksten flere end 20 gange. Det fremgår desuden, at indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller er Orifarm. Det fremgår heller ikke her, hvem der er indehaver af varemærket. CERAZETTE Orifarm meddelte ved brev af 15. juni 2012 MSD Danmark, at man ville påbegynde markedsføring af Cerazette indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført Cerazette navnet og med oplysning om, at produkterne er ompakket af Orifarm Supply. Følgende prøvepakning var vedlagt:

7 - 7 - Der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn. Der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket. Indholdet i pakningen er den originale blisterpakning. Det er oplyst, at det ikke var muligt at påsætte klistermærker på denne pakning, da tabletterne ellers ikke kunne trykkes ud. Af indlægssedlen fremgår Cerazette navnet i teksten flere end 20 gange. Det fremgår desuden at indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller er Orifarm. SINGULAIR Orifarm meddelte ved brev af 17. august 2012 MSD Danmark, at man ville påbegynde markedsføring af Singulair indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført Singulair navnet og med oplysning om, at produkterne er ompakket af Orifarm. Følgende prøvepakning var vedlagt:

8 - 8 - Der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn. Der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket. Af indlægssedlen fremgår Singulair navnet i teksten flere end 20 gange. Det fremgår desuden at indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller er Orifarm. DIPROPHOS Orifarm meddelte ved brev af 18. januar 2013 MSD Danmark, at man ville påbegynde markedsføring af Diprophos indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført Diprophos navnet og med oplysning om, at produkterne er ompakket af Orifarm. Følgende prøvepakning var vedlagt:

9 - 9 - Der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn. Der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket. Indholdet i pakningen er den originale ampul, hvorpå Orifarm har påsat et klistermærke med oplysning om importør og ompakker. Af indlægssedlen fremgår Diprophos navnet i teksten flere end 20 gange. Det er anført, at Diprophos i Danmark også markedsføres som Diprospan. Det fremgår desuden at indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller er Orifarm. Korrespondance mellem parterne MSD s advokat besvarede Orifarms henvendelser ved breve af henholdsvis 19. april, 29. juni og 30. august 2012 samt 28. januar Det fremgår heraf, at MSD anser ompakningerne for en krænkelse af MSDs varemærker, samt at ompakning er unødvendig og forudsætter, at yderpakningen påføres en varemærkesætning, dvs. oplysning om hvem der er indehaver af varemærket.

10 Der var herefter korrespondance mellem parterne, som imidlertid ikke har ført til en løsning. Til belysning af parternes fortsatte drøftelser om problemstillingen i denne sag har MSD fremlagt korrespondance mellem parterne fra maj juni Det fremgår heraf, at Orifarm i brev af 24. maj 2013 oplyste, at Orifarm ville påbegynde markedsføring af yderligere et produkt, Asmanex Twisthaler, og at MSD ved brev af 12. juni 2013 gjorde indsigelse herimod og oplyste, at rette indehaver af varemærket er MSD Corp. Som svar herpå anførte Orifarm ved brev af 25. juni 2013 blandt andet: Af interne årsager er varemærkesætningen blevet påført ovennævnte produkt. På baggrund af Orifarms holding vedrørende varemærkesætningen og i lyset af Deres indsigelse vil varemærkesætningen blev fjernet fra produktet. Parternes synspunkter For MSD er der i begge sager i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenter af 3. september 2013, hvoraf fremgår: 3. Argumenter 3.1 Indledende om ompakning EU-Domstolen har i adskillige afgørelser udtalt sig om, hvilke grænser der gælder for parallelimportørers ompakning og genanbringelse af originalproducentens varemærker. Det er overladt til de nationale myndigheder at foretage den konkrete afvejning af hensynet til varemærkeindehaverens interesse i at beskytte varemærkets særlige genstand over for hensynet til varernes fri bevægelighed. De relevante EU-regler er TEUF, artikel 34 og 36 (tidligere 28 og 30) og artikel 13, stk. 2, i varemærkeforordningen, 207/2009. Det følger af EU-Domstolens praksis, særligt sag C-102/77 (Hoffmann-La-Roche), sagerne C- 427/93, C-429/93 og C-436/93 (Bristol-Myers Squibb) samt af sag C-143/00 (Boehringer I), at der er 5 kriterier, der hver især skal være opfyldt, for at en parallelimportør uden varemærkeindehaverens accept kan markedsføre parallelimporterede ompakkede præparater med varemærkeindehaverens genanbragte varemærker. De 5 kriterier i Bristol-Myers Squibbs-dommen ( BMS-dommen ) kan kort opsummeres som følgende: i. Ompakningen skal være nødvendig ii. Ompakningen må ikke kunne berøre produktets originale tilstand

11 iii. Det skal klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet og producentens navn skal klart angives iv. Det ompakkede produkts præsentationsmåde må ikke være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, og v. Importøren skal forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underrette varemærkeindehaveren herom. Præmisserne i BMS-dommen uddyber disse betingelser, ligesom efterfølgende kendelser fra Domstolen har uddybet forståelse af disse. Denne sag vedrører forståelsen af kriterierne 3 og Korrekt angivelse af varemærkeindehaveren er et afgørende varemærkeretligt hensyn I præmis 74 i BMS-dommen angav Domstolen således med henvisning til sag C-1/81 (Pfizer), præmis 11 (min fremhævning): "Som det følger af præmis 11 i Pfizer-dommen, a.st., kan det også kræves, at det klart er angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, [ ]" Det er således et afgørende varemærkeretligt hensyn, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen, at Orifarm er indehaver af MSD s varemærker. 3.3 Varemærkets- og varemærkeindehaverens omdømme Retspraksis EU-Domstolen udtalte herudover i BMS-dommens præmis 75: "Selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det ikke udelukkes, at varemærkets omdømme og dermed varemærkeindehaverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. I så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af produktet. Ved bedømmelsen af, om det ompakkede produkts præsentationsmåde er egnet til at skade mærkets omdømme, skal der tages hensyn til produktets art og til det marked, det er bestemt til. Det fremgår endvidere af sag C-276/05 (Wellcome mod Paranova), præmis 30 (min fremhævning): "[ ] at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når det er godtgjort, at ompakningen af lægemidlet ved en ny emballage for produktet er nødvendig for en fortsat markedsføring af dette i importmedlemsstaten, skal udformningen af emballagen alene vurderes på grundlag af betingelsen om, at den ikke må være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme."

12 I sag C-348/04 (Boehringer II), præmisserne angav Domstolen retningslinjer for, hvilken udformning af emballagen, der kunne være til skade for varemærkets, og dermed varemærkeindehaverens, omdømme (min fremhævning): "45. [ ] kan den omstændighed, at parallelimportøren ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske (»de-branding«), eller på denne anbringer sit eget logo, et firmadesign eller»udstyr«, eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (»co-branding«), eller den omstændighed, at han anbringer en ny etiket på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller hvis den nye etiket ikke angiver, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren [ ], i princippet være til skade for varemærkets omdømme. 46. Spørgsmålet om, hvorvidt omstændighederne, som fremgår af denne doms foregående præmis, kan være til skade for varemærkets omdømme, er imidlertid, lige som spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og derfor kan udgøre en skellig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. dom af , sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 51 og 55), et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. 47. [ ] spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren [ ] ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, [ ] kan være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag." Det kan altså i princippet være til skade for et varemærkes omdømme, hvis parallelimportøren ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren. Om den konkrete ompakning er til skade for varemærkets omdømme, er det således op til Sø- og Handelsretten at vurdere. Højesteret tog i UfR H stilling til spørgsmålet om, hvornår co-branding konkret er til skade for et varemærkes omdømme, jf. præmis ovenfor. Højesteret konkluderede: På Orifarms oprindelige pakninger var figurmærket»orifarm«anført i umiddelbar tilknytning til Sanofi-aventis' varemærke (lægemidlets navn) på en sådan måde, at det kunne give indtryk af, at Orifarm var indehaver af varemærket eller havde en særlig tilknytning til dette. Fra februar 1998 blev Orifarms figurmærke ikke længere angivet på pakningerne, men indtil marts 2000 var disse stadig forsynet med Orifarms trekantslogo med tabletter, dråber m.v. Der er tale om et markant logo, og det var - således som det også havde været tilfældet før februar trykt i en størrelse, der stort set svarede til pakningens bredde, og anbragt i nær sammenhæng med Sanofi-aventis' varemærke. Denne mærkning kunne i sig selv give indtryk af, at der var en særlig forbindelse mellem Orifarms logo og Sanofi-aventis' varemærke. Højesteret finder, at såvel Orifarms figurmærke som Orifarms trekantslogo var så dominerende og var anbragt i en sådan tilknytning til Sanofi-aventis' varemærke, at begge mærkninger - også bedømt hver for sig - var egnet til at skade varemærkets

13 omdømme. Det forhold, at det andet sted på pakningerne med mindre skrift var angivet, hvem der var ompakker og producent, ændrer ikke herved. Højesteret lagde således vægt på, om co-brandingen kan give indtryk af, at der var en særlig forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren, herunder varemærkeindehaverens varemærke. Hvis det er tilfældet, er parallelimportørens mærkning egnet til at skade varemærkets omdømme. Højesteret har siden taget stilling til co-branding i UfR Højesteret anførte: De parallelle skrå striber i grøn og grå [parallelimportørens medmærkning] er efter Højesterets opfattelse for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design eller et varemærke. Striberne har endvidere ikke en fremtrædende plads på emballagen. Det bemærkes herved, at det er almindeligt at anvende farver på lægemiddelpakninger, hvilket kan tjene til at tydeliggøre forskelle mellem lægemiddelpakninger. Striberne er holdt i samme farver som Mercks figurmærke, men ligner ikke i øvrigt dette mærke, idet striberne adskiller sig fra Mercks figurmærke med hensyn til bredde, retning og mellemrum. På de ompakkede og ometiketterede lægemidlers ydre emballage er det tydeligt angivet, hvem der er producent, og hvem der er importør og ompakker. Det er endvidere tydeligt angivet, hvem det registrerede ordmærke, f.eks. ordmærket Proscar, tilhører. Højesteret finder på denne baggrund, at striberne ikke giver indtryk af, at ordmærkerne tilhører Orifarm, eller af, at der er en kommerciel forbindelse mellem Merck Parallelimportørens co-branding var således i denne sag ikke af en sådan karakter, at den skabte indtryk af, at der var en forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren. Højesteret lagde dog i den forbindelse udtrykkeligt vægt på, at parallelimportøren tydeligt havde angivet, hvem varemærket tilhørte. En sådan angivelse er ifølge Højesteret således egnet til at fjerne eventuel forvirring hos forbrugeren om, hvorvidt det er en forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren Den konkrete ompakning Efter MSD s opfattelse vil det altid være til skade for et varemærkes omdømme, hvis det ikke angives i forbindelse med en om-etikettering eller ompakning, hvem varemærket tilhører, idet der da altid vil opstå risiko for, at forbrugeren kan få indtryk af, at der er en særlig eller kommerciel forbindelse med varemærket og parallelimportøren. I denne konkrete sag er der dog ikke blot tale om anbringelse af en ny etiket, men derimod om en fuld ompakning og dermed også fuld genanbringelse af de omstridte varemærker, hvorfor kravene til angivelse af varemærkeindehaveren bør være skærpede i forhold til, hvis der alene var sket om-etikettering.

14 Ved om-etikettering vil producentens navn således oftest fremgå af originalpakningen parallelt med den nye etiket. Der henvises eksempelvis til bilag 25 og 33, hvor der alene er foretaget om-etikettering (MSD gør som bekendt ikke gældende under denne sag, at ometiketteringen foretaget i bilag 25 og 33 er i strid med MSD s varemærkerettigheder). Ompakningerne foretaget i bilag 1, 9, 17 og INT1 er således mere indgribende end en sædvanlig om-etikettering. Derudover fremgår af indlægssedlen, at Orifarm er "fremstiller", jf. bilag 6. Af denne grund kan forbrugeren ligeledes blive i tvivl om, hvem der er producent såvel som varemærkeindehaver. MSD gør derfor gældende, at forbrugeren ved de konkrete ompakninger fejlagtigt kan få indtryk af, at Orifarm er indehaver af MSD s varemærker, eller at der i hvert fald består en særlig eller kommerciel forbindelse mellem Orifarm og MSD, og at dette er egnet til at skade varemærkernes omdømme Baggrunden for Orifarms nye praksis Som det fremgår bl.a. af UfR H, har Orifarm i øvrigt i lighed med alle andre parallelimportører - tidligere påført MSD som varemærkeindehaver i forbindelse med ompakning. Orifarm har ikke oplyst, hvorfor Orifarm nu har ændret sin praksis på dette område i forhold til MSD (jf. bilag A og B). Det er oplagt ikke forbundet med praktiske vanskeligheder eller lignende at fortsætte den hidtidige praksis. MSD gør derfor supplerende gældende, at årsagen til, at Orifarm ikke ønsker at angive, hvem der ejer varemærket, er, at Orifarm netop ønsker, at forbrugerene associerer de pågældende MSD-varemærker med Orifarm. Orifarm ønsker altså - på bekostning af MSD s varemærkers omdømme - at opnå en kommerciel fordel ved den ændrede praksis. Dette bør Sø- og Handelsretten også tage i betragtning i sin vurdering af, om Orifarms nye praksis er til skade for de pågældende MSD varemærkers omdømme Mærkningsvejledningen Endelig fremgår det af Vejledning nr af 3. juli 2013 til bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler med henvisning til mærkningsbekendtgørelsens (nr. 869 af 21. juli 2011) 35, stk. 1, nr. 14, at: For parallelimporterede lægemidler kan enten her eller forrest i indlægssedlen anføres: {Navn} er et registreret varemærke, der tilhører {firma}. eller {Navn} svarer til {navn på originalimportørens præpatrat} Orifarms bevisbyrde Det fremgår af sag C-348/04 (Boehringer II), præmisserne 52-53: "52. I betragtning af det foregående skal det konstateres, at det i situationer som de i hovedsagerne foreliggende, når det er fastslået, at de parallelt importerede lægemidler er blevet ompakket, påhviler parallelimportørerne at bevise, at de betingelser foreligger, der er nævnt i denne doms præmis 32, og som, hvis de er opfyldt, forhindrer varemærkeindehaverne

15 i retmæssigt at modsætte sig den fortsatte markedsføring af disse lægemidler (jf. analogt Class International-dommen, præmis 74). 53. Vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke vil skade den originale tilstand af produktet i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at parallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan formodes, at denne betingelse er opfyldt. Det samme gælder i endnu højere grad betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Når importøren fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste betingelse, tilkommer det i givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen kan være skadelig for hans og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt skade." Orifarm har således som udgangspunkt bevisbyrden for, at MSDs varemærkerettigheder ikke er krænket ved at undlade at påføre MSDs navn på yderpakningen ved ompakning af produkterne. Uanset at det fremgår, at bevisvurderingen er lempelig, gør MSD gældende, at Orifarm ikke har løftet denne bevisbyrde. 3.5 Finsk afgørelse En finsk fogedret nedlagde i december 2012 fogedforbud (12/34103) mod en tilsvarende ompakning, det vil sige, hvor Orifarm heller ikke havde angivet, at MSD var varemærkeindehaver. Retten angav således: Neither packaging includes any kind of mark belonging to Orifarm, og konkluderede herefter: The District Court considers that on the basis of the markings on Orifarm s packagings the trademarks [ ] cannot in any way be connected to the proprietor but only to the parallel importer Orifarm Oy or repackager Orifarm A/S or to them both together, which might give the consumer an incorrect impression of the commercial origin of the pharmaceutical or the relationship between the manufacturer and parallel importer. For MSD i sagen V er det i påstandsdokumentet supplerende anført: 4 VEDERLAG Til støtte for påstand 3 gør MSD gældende, at Orifarm er forpligtet til at betale erstatning og vederlag, jf. varemærkelovens 43, jf. varemærkeforordningen artikel 102. MSD har i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af medicin krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NUVARING, og CERAZETTE. Det er ubestridt, at Orifarms omsætning i GIP udgør DKK ,17. Beløbet i påstand 3 modsvarer 5% heraf.

16 For MSD i sagen V er det i påstandsdokumentet supplerende anført: 4 VEDERLAG MSD Corp har i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af medicin krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, jf. varemærkeforordningen (207/2009) artikel 102, beregnet som 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne SINGULAIR og DIPROPHOS. Det er ubestridt, at Orifarms omsætning i GIP udgør DKK ,27. Beløbet i påstand 3 modsvarer 5% heraf. For Orifarm er der i begge sager det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 3. september 2013, hvoraf fremgår: Til støtte for den principale påstand gør Orifarm gældende, at der hverken i EU-Domstolens omfattende retspraksis eller i dansk retspraksis stilles krav om, at parallelimportøren skal angive på yderpakningen, hvem der er indehaver af varemærket. Tværtimod har EU- Domstolen i dom af 28. juli 2011 i sag C-400/09 MSD mod Orifarm bekræftet, at paralleimportøren alene skal opfylde de fem betingelser, som fremgår af fast retspraksis, herunder navnlig Domstolens domme i sagerne 102/77 Hoffmann-La Roche, sag 1/81 Pfizer, C-427/93 m.fl. Bristol-Myers Squibb og C-232/94 m.fl. MPA Pharma. MSD kan derfor ikke støtte ret på varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, eller den tilsvarende regel i varemærkelovens 6, stk. 2. Det fremgår af EU-Domstolens retspraksis, at parallelimportørens opfyldelse af de fem betingelser er tilstrækkeligt til beskyttelsen af varemærkeindehaverens legitime interesser. Disse sikrer varemærkeindehaveren mod, at forbrugeren vildledes om varens oprindelse, om den ansvarlige for ompakningen, og om en eventuel erhvervsmæssig forbindelse mellem varemærket og parallelimportøren. Hverken varemærkets eller indehaverens omdømme påføres skade ved den manglende angivelse af varemærkeindehaver. Bevisbyrden for skade på varemærkernes eller indehavernes omdømme skal fastlægges efter principperne i EU- Dom-stolens dom i sag C-348/04 Boehringer II. Orifarm har løftet sin beskedne del af bevisbyrden fastlagt heri. De af Orifarm foretagne notifikationer uanset tidspunkt for de relevante produkter - opfylder de krav, som EU-Domstolen har opstillet i sin retspraksis. Den førte korrespondance forud for sagens anlæg dokumenterer da også, at notifikationerne har givet MSD tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser. MSD har ikke dokumenteret noget tab og kan derfor ikke tilkendes erstatning, ligesom der savnes ethvert grundlag for vederlagsbetaling. Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at en eventuel vederlagsbetaling skal udmåles til et beløb mindre end 5% af omsætningen, da en eventuel varemærkekrænkelse i nærværende sag tilføjer varemærket eller indehaveren mindre skade end den

17 varemærkekrænkende ompakning, som efter retspraksis udløser vederlagsbetaling på 5% af omsætningen. Vederlagsbetalingen skal være proportional. Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat Det er uomtvistet, at det ikke fremgår af hverken af den ydre emballage eller af indholdet i pakningerne, herunder blisterpakningerne og indlægssedlerne, hvem der er indehaver af de pågældende varemærker. Der er en righoldig retspraksis fra EU-Domstolen og Højesteret om krav til udformning af ydre emballager i forbindelse med parallelimportørers ompakning af lægemidler, herunder sager om såkaldt co-branding. Den foreliggende tvist ses imidlertid ikke at være behandlet tidligere, idet sagerne adskiller fra tidligere sager derved, at de anvendte ydre emballager er helt hvide æsker kun med sort skrift, men i øvrigt uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn. Med denne udformning af ydre emballage synes parallelimportøren at have søgt at anvende en neutral emballage, der end ikke viser parallelimportørens egne forretningskendetegn. Retten finder imidlertid, at denne mulige bestræbelse på neutralitet ikke kan fritage parallelimportøren fra at angive på den ydre emballage, hvem der er indehaver af varemærket. Retten har herved lagt vægt på, at det for personer, der har berøring med lægemidlet, herunder både læger og andre professionelle behandlere samt forhandlere og distributører og slutbrugere (patienter), vil være naturligt at søge oplysning om lægemidlets oprindelse mv. Orifarms navn er angivet flere steder både på den ydre emballage og også på de indvendige pakninger, blandt andet som fremstiller og indehaver af markedsføringstilladelse til produkterne, og når det ikke samtidig er angivet, hvem der er indehaver af varemærkerne, kan dette give anledning til berettiget tvivl om, hvem der har varemærkerettighederne til lægemidlet, der kan være skadeligt for varemærkets og varemærkeindehaverens (MSD s) omdømme og samtidig gavne parallelimportøren

18 (Orifarm) kommercielt. Hvis Orifarm fortsætter brugen af helt hvide emballager vil dette endvidere på længere sigt i sig selv kunne skabe en ny form for forretningskendetegn, som vil ophæve neutraliteten. Retten tager derfor samtlige MSD s påstande om varemærkekrænkelser til følge. Efter sædvanlig praksis vedrørende varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af lægemidler har MSD krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af på omhandlede lægemidler. Der er ikke grundlag for at nedsætte vederlagets størrelse på grund af særlige forhold i denne sag. Det er ubestridt, at Orifarms omsætning har udgjort ,17 kr. vedrørende Nuvaring og Cerazette og ,27 kr. vedrørende Singulair og Diprophos. Vederlaget kan herefter fastsættes til ,31 kr. til MSD BV og til 4.014,71 kr. til MSD Corp. Efter sagernes omfang, forløb og udfald, herunder at MSD har været repræsenteret af samme advokat i begge sager, skal Orifarm betale sagsomkostninger på i alt kr. i begge sager. Beløbet er til dækning af MSD s udgifter til advokat samt betaling af retsafgifter på kr. Thi kendes for ret: Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere NUVARING produkter i en pakning som vist på bilag 1. Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke NUVARING produkter i en pakning som vist på bilag 1. Orifarm A/S skal betale ,31 kr. til Merck Sharp & Dohme B.V. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere CERAZETTE produkter i en pakning som vist på bilag 9.

19 Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke CERAZETTE produkter i en pakning som vist på bilag 9. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere SINGULAIR produkter i en pakning som vist på bilag 17. Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke SINGULAIR produkter i en pakning som vist på bilag 17. Orifarm A/S skal betale 4.014,71 kr. til Merck Sharp & Dohme Corp. Orifarm A/S skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere DIPROPHOS produkter i en pakning som vist på bilag INT1. Orifarm Supply A/S skal anerkende at være uberettiget til at ompakke DIPROPHOS produkter i en pakning som vist på bilag INT1. De sagsøgte, Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S, skal in solidum betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgerne, Merck Sharp & Dohme B.V., MSD Danmark ApS og Merck Sharp & Dohme Corp. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.