KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet body-repair.dk til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnet. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 6. august 2008 med 6 bilag (1-6), svarskrift af 19. september 2008 med 10 bilag (A-J) og replik af 30. oktober Registreringsdato: Domænenavnet body-repair.dk er registreret den 20. marts Sagsfremstilling: Klageren registrerede sin virksomhed under navnet Body repair v/ann Birkebæk den 1. juni 1993, jf. bilag 1, som er en udskrift fra CVR-registeret. Virksomheden tilbyder massage-, manicure og afspændingsbehandling via sine klinikker. Klageren har ansatte, der betjener jyske kunder, og driver således også virksomhed i Jylland. Klageren tilbyder endvidere uddannelse i fysiurgisk massage. Klageren har siden sin etablering anvendt betegnelsen Bodyrepair flittigt i markedsføringsmæssig sammenhæng. Den 31. juli 2002 registrerede klager domænenavnet bodyrepair.dk, jf. bilag 2, hvorefter klagerens markedsføring ligeledes er sket via hjemmesiden Det er på hjemmesiden 1

2 blandt andet muligt at se beskrivelser af klagers ydelser samt reservere tid i klagerens klinikker. Klageren har som bilag 3 fremlagt forskellige udskrifter fra klagerens hjemmeside, Pr. l. november 2007 overgik aktiviteterne i Bodyrepair v/ann Birkebæk til Bodyrepair I/S. Klageren har som bilag 6 fremlagt udskrift fra CVR-registeret vedrørende Bodyrepair I/S. Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, at klageren med ansøgningsdato den 13. august 2007 har fået registreret ordmærket Body Repair i klasse 44 (lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs og skovbrugsvirksomhed). Laboratoire Garnier & Cie har efterfølgende gjort indsigelser mod klagerens registreringen under henvisning til Laboratoire Garnier & Cies ordmærke GARNIER SKIN NA- TURALS BODYREPAIR, der er registreret som ordmærke i klasse 3. Klageren har herefter indskrænket varefortegnelsen for sit varemærke til følgende: lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker, nemlig kropsmassage, afspænding, manicure og pedicure. Indsigelsessagen blev herefter afsluttet uden afgørelse. Klageren har oplyst, at indklagedes virksomhed er registreret den 1. november 2006, og har som bilag 4 fremlagt en udskrift fra CVR-registeret vedrørende indklagedes virksomhed. Klageren har oplyst, at det ved opslag i CVR-registeret kan konstateres, at indklagede og klager er de eneste virksomheder i Danmark, der anvender bodyrepair og Body Repair i deres navne. Klageren har oplyst, at der på forsiden af hjemmesiden under domænenavnet body-repair.dk fremgår med store typer, at det er hjemmesiden for Body Repair, dvs. uden bindestreg mellem de to ord. Nederst på siden er indklagedes adresse angivet, og virksomheden markedsfører sig også i denne forbindelse under navnet Body Repair. Navnet Sun & Wellness - Body Repair fremgår ifølge klageren intet sted på hjemmesidens forside, ligesom der intet sted på forsiden er angiver indklagedes CVR nummer. Klageren har videre oplyst følgende: Nederst til venstre på forsiden er der et link til Sun & Wellness - Body Repairs klinik samt billede herfra. Sun & Wellness - Body Repair tilbyder de tilnærmelsesvis samme behandlinger som klager. Klager har udviklet en hjemmeside, der designmæssigt modsvarer den designlinje, som virksomheden gennem årene har udviklet via virksomhedens virke, således at besøgende gives det samme indtryk af kvalitet og professionalisme som man får, ved besøg i klagers klinikker, Sun & Wellness - Body Repairs hjemmeside har et design, hvis udtryk afviger fra klagers, Klageren har oplyst, at man oplever, at kunder booker tid online på klagers hjemmeside i den tro, at klinikken ligger i Haderslev, for derefter at afmelde pr. telefon med kort varsel eller slet ikke møde op til den reserverede tid, uden at klager kan afsætte tiden til anden side. Hertil kommer, at klager modtager s, der rettelig skulle have været tilsendt indklagede. Disse s kan ifølge klageren indeholde personlige oplysninger, der ikke skulle have været fremsendt til klager. Klageren har opfordret indklagede til at redegøre for sammenhængen mellem indklagedes virksomhed og virksomheden Sun & Wellness - Body Repair v/shirley N. Laursen. Indklagede har oplyst, at indklagede i december 2007 overtog virksomheden Sunplant Welness på adressen Sim- 2

3 merstedvej i Haderslev, og at navnene blev slået sammen. Efterfølgende er Sun and Welness udskilt og betegnelsen body-repair benyttes nu igen. Indklagede har som bilag A fremlagt en udskrift fra CVR-registeret vedrørende indklagedes virksomhed, som er registreret under navnet Body Repair v/shirley Nicole Lausen. Indklagede har oplyst, at man registrerede sin virksomhed den 1. november 2006 med det formål at drive engrosvirksomhed inden for salg af hospitals- og massørudstyr m.v., at udbyde kurser i hotstonemassage, indisk hovedbundsmassage samt i yoga samt at tilbyde massage på sin klinik eller ude hos lokale virksomheder. Indklagedes virksomhed er geografisk tilknyttet Haderslev, hvor også indklagedes kunder inden for massage m.v. er placeret. Indklagede har ikke oplevet at blive forvekslet med klagerens virksomhed, der ifølge indklagede geografisk hører til på Sjælland. Indklagede valgte navnet body-repair, da hun fandt, at det på en moderne og ligefrem måde beskriver, hvilke ydelser indklagede tilbyder, nemlig kropsreparationer, kropsgenopbygning m.v.. Indklagede var ikke oprindeligt bekendt med klagers virksomhed, men kendte betegnelsen body repair fra diverse kosmetikprodukter samt den oprindelige betydning, nemlig bilkarosserigenopretning. Indklagede har oplyst, at [v]ed søgning på Google relaterer de fleste hit sig netop til autobranchen, men langt fra alle. Indklagede har fra tidspunktet for registreringen af domænenavnet body-repair.dk gjort brug af en dertil knyttet hjemmeside og har anvendt ca kr. på markedsføring af hjemmesiden. Indklagede har oplyst følgende: Betegnelsen body repair er nu blevet en generisk betegnelse for bl.a. behandlinger og kosmetikprodukter der relaterer sig til reparation/forbedring/regeration af menneskekroppen. Som dokumentation på en udbredt anvendelse indenfor kosmetikprodukter henvises til bilag C, der er reklame for hudplejeproduktet Re Vive Sans Veins Body Repair Cream, bilag D der er en reklame for Rodial Rodial Body Repair Cream, bilag E der er en reklame for plejeproduktet Wild Yam Body Repair Cream som dokumentation for at ordene body repair er betegnelse for kropsplejende behandlinger henvises til bilag F, der er et træk fra hotellet Guesthouse-Accomodation in Copenhagen, der udover hotelværelse også tilbyder body repair. Udbyder regenererende kropsbehandlinger er udover klager og indklagede Clinique Camille, Holbergsgade 11, København K, der tilbyder after sun body repair jf. bilag G og Vilborg Ingvaldsdottir, der tilbyder body repair og alternativ behandling, jf. bilag H og I, der er fundet ved søgning på Google. Ved søgning på cvr-registeret fremkommer foruden klager og indklagede samt en bilgenopretningsvirksomhed firmaet Body Repair v/christine Hammeken, cvr. nr , i 4652 Hårlev, jf. bilag J. Som det fremgår af ovenstående finder der allerede nu et omfattende brug af body repair sted som generisk ydelse indenfor kropsbehandling, hvorfor klager ingen varemærkeretlig beskyttelse har. At det ikke kun er indklagede der har den holdning fremgår også af den indsigelse der er gjort mod klagers varemærkeregistrering. 3

4 Netop som følge af, at betegnelsen body repair er blevet beskrivende for produktet, en generisk ydelse, er klager [rettelig indklagede] i færd med at ændre sit virksomhedsnavn til Athenium Body- Repair. Det bestrides, at der har været opstået forvekslinger mellem klagers og indklagedes virksomheder, idet indklagede aldrig har oplevet dette. Klager har ikke ført bevis for det modsatte. Såfremt klager kunne løfte denne bevisbyrde bestrides det, at klager har lidt nogen form for tab som følge heraf, idet der er en stor geografisk adskillelse for de identiske vareydelser, nemlig massage. Sekretariatet har ved opslag den november 14. august 2008 på domænenavnet body-repair.dk taget følgende kopi: Ved opslag den 22. marts 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Ved søgning i Internet Archive, har det kunnet konstateres, at første hjemmeside, der er registreret under domænenavnet body-repair.dk, er registreret den 7. november Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden: Ved søgning på - klagerens hjemmeside - har det kunnet konstateres, at der her er registreret hjemmesider i perioden 25. august 2003 til 12. januar 2008, idet der dog ikke er registreret hjemmesider i Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden, der er registreret den 18. marts 2004: 5

6 Ved søgning i OHIM s database har det kunnet konstateres, at LABORATOIRE GARNIER & Cie. (Société en nom collectif) den 6. juni 2001 har fået registreret ordmærket BODY REPAIR som EF-varemærke i klasserne 8 cosmetic implements), 10 (equipment for plastic surgery) og 42 (medical care, in particular cosmetic surgery; hygienic and beauty care; cosmetic institutes; alternative medicine). Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden registreringen af klagerens virksomhed har anvendt betegnelsen Bodyrepair for sin virksomhed, og at klageren dermed ved såvel registrering som ibrugtagning har opnået varemærkeret til betegnelsen Bodyrepair, at domænenavnet body-repair.dk ligner klagerens varemærke, og at der er væsentlig lighed mellem de tjenesteydelser, som indklagede udbyder under domænenavnet, og de ydelser, som klagerens varemærke nyder beskyttelse for, at indklagedes brug af domænenavnet body-repair.dk indebærer en betydelig risiko for forveksling med klagerens varemærke, herunder at det antages, at der er en forbindelse med klagers varemærke, og at der konkret sker forveksling mellem parterne, at indklagede ved registreringen af domænenavnet body-repair.dk har spekuleret i, at det ofte er uklart, hvorvidt et navn staves med eller uden bindestreg, og at indklagede ved at udnytte denne uvished lukrerer på den trafik, der rettelig skulle være gået til klagers hjemmeside, at indklagede intet har gjort for at orientere internetbrugere om, at hjemmesiden under bodyrepair.dk ikke er klagerens hjemmeside, men at indklagede tværtimod markedsfører sig med klagers navn Body Repair og intet sted indklagedes fulde, registrerede navn, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet body-repair.dk aktuelt som potentielt påvirker klagers virksomhed i Jylland, 6

7 at designet på hjemmesiden under domænenavnet body-repair.dk er egnet til at forringe klagerens image hos potentielle kunder, idet indklagedes hjemmeside ikke bibringer den besøgende samme indtryk af professionalisme og kvalitet, som klagers hjemmeside, at indklagedes anvendelse af betegnelsen body Repair ikke adskiller sig tydeligt fra klagers virksomhedsnavn, og at anvendelsen af betegnelsen er særdeles egnet til at vildlede klagerens kunder, særligt når der henses til, at indklagedes og klagers virksomheder er de eneste registrerede virksomheder, som anvender bodyrepair eller body repair i deres navn, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet body-repair.dk således er i strid med såvel varemærkelovens 4, domænelovens 12, stk. 1, som erhvervsvirksomhedslovens 6, stk. 2 og 3. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen body repair er en generisk betegnelse, som der ikke kan opnås kendetegnsrettigheder til, at indklagede har registreret domænenavnet body-repair.dk i god tro, og at der ikke er sket forveksling mellem parterne, at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet body-repair.dk registrere og dermed er bedst i ret til domænenavnet, at indklagedes hjemmeside ikke er så uprofessionelt udført, at den er egnet til at forringe klagers image hos potentielle kunder, og at de design- og indholdsmæssige forskelle mellem klagers og indklagedes hjemmesider kun underbygger, at indklagede har sin egen selvstændige identitet, der ikke er forvekslelig med klagers. Nævnets bemærkninger: Klageren har fået registreret ordmærket Body Repair og er derfor beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af denne eller lignende betegnelser på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens varemærke, jf. herved varemærkelovens 4, som er affattet således: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand blandt andet gjort gældende, at betegnelsen body repair er en generisk betegnelse, som der ikke kan opnås kendetegnsrettigheder til. Klagenævnet har imidlertid ikke kompetence til at ophæve klagers varemærkeregistrering og må derfor lægge varemærkeregistreringen til grund. Ønsker indklagede at anfægte klagerens varemærkeregistrering, henvises indklagede til at anlægge sag ved domstolene eller begære registreringen ophævet ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Når samtidig henses til, at LABORATOIRE GARNIER & Cie. (Société en nom collectif) den 6. juni 2001 har fået registreret ordmærket BODY REPAIR som EF-varemærke, lægger nævnet til 7

8 grund, at betegnelsen Body Repair allerede ved klagerens ibrugtagning har haft fornødent særpræg for klagerens ydelser, og at klageren, som ifølge det oplyste har gjort vedvarende brug af betegnelsen, allerede på tidspunktet for indklagedes stiftelse havde stiftet varemærkeret til betegnelsen Body Repair via ibrugtagning, jf. herved varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Domænenavnet body-repair.dk er bortset fra bindestregen identisk med klagerens varemærke og anvendes af indklagede i forbindelse med udbud af ydelser, som er omfattet af klagerens varemærkeret. Indklagedes brug af domænenavnet body-repair.dk indebærer dermed en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Klageren kan herefter forbyde indklagedes brug af domænenavnet body-repair.dk. Da der allerede som følge heraf må gives klageren medhold i den nedlagte påstand, har nævnet ikke fundet anledning til at tage stilling til, om der tillige kan antages at foreligge en krænkelse af domæneloven. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet body-repair.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Bodyrepair I/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 31. marts 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 8