KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 732 Klager: Containex Strasse 14, Objekt 15 A-2355 Wiener Neudorf, AT Østrig v/ advokat Christiane Schaumburg Indklagede: Lasse Skriver Ahlgreen Larsen Præsteager 39 Lisbjerg 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet containex.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 3. februar 2005 med 3 bilag (1-3), svarskrift af 16. marts 2005 med 5 bilag (A-E), replik af 1. april 2005 med 7 bilag (4-10), duplik af 21. april 2005 med 3 bilag (F-H), klagers supplerende skrift af 24. maj 2005 og indklagedes supplerende skrift af 9. juni 2005 med 3 bilag (I-K). Registreringsdato: Domænenavnet containex.dk er registreret den 14. maj Sagsfremstilling: Klager har oplyst, at man driver en verdensomspændende virksomhed med salg af containere, at man har været aktiv på det danske marked siden 1994, og at klagers kendetegn, Containex, er almindeligt kendt og anvendt gennem mere end 10 år i Danmark. Klager har som bilag 4 vedlagt en liste over klagers kunder i Danmark. Som bilag 5 har klager vedlagt en ordrebekræftelse til Pro Trans ApS fra 28. november Som bilag 6 har klager vedlagt faktura til Pro Trans ApS af samme dato. Fakturaen er udfærdiget på tysk og afsendt fra klagers østrigske adresse.

2 Af en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen (sagens bilag A) fremgår, at klager den 1. juli 2002 har fået registreret et figurmærke indeholdende ordene CTX CONTAINEX. Varemærket er registreret på baggrund af international varemærkeregistrering med designeringsdato den 12. september Indklagede har oplyst, at man har foretaget stikprøvevise forespørgsler hos tilfældige navne på den som bilag 4 vedlagte kundeliste, og at flere af disse har meddelt, at de først i 2004 har handlet med klager. Indklagede har under disse samtaler fået oplyst, at klager markedsfører sig under navnet CTX-Containex. Indklagede har videre oplyst, at det via offentlige registre er konstateret, at adskillige af de på kundelisten anførte virksomheder først er startet efter registreringen af domænenavnet containex.dk, og at det ikke har været muligt for indklagede at finde nogen virksomhed i Danmark ved navn Containex. Klager har hertil anført, at indklagedes oplysninger er ensidigt indhentede og derfor ikke kan tillægges betydning. Indklagede har endvidere anført, at klager, hvis klager har haft en omfattende forretning i Danmark, må kunne fremlægge dokumentation i form af annoncer i dagblade eller lignende. Klager har ikke kommenteret disse bemærkninger. Klager har oplyst, at domænenavnet containex.dk indtil november 2004 blev anvendt af en konkurrent til klager. Klager har i denne forbindelse vedlagt en udskrift af 10. november 2004 fra hjemmesiden under domænenavnet containex.dk, der blandt andet indeholder et billede af containere, jf. bilag 7, som ifølge klager er magen til et billede på klagers hjemmeside. Indklagede har anført, at hjemmesiden under domænenavnet containex.dk aldrig har haft et sådant indhold, og at bilag 7 må være fabrikeret af klager. Indklagede har som bilag K fremlagt en erklæring fra indklagedes webhotel-udbyder, Pardus, hvori det bla. hedder: Der er den 2/ uploadet til der ligger på PARDUS webhotel. Der er ikke konstateret upload siden den dato. Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet containex.dk er sket med henblik på at markedsføre decoupage (en form for udklip/collage) og origami (japansk papirfoldning) via en web-butik under domænenavnet. På registreringstidspunktet havde flere af indklagedes familiemedlemmer i en årrække produceret og solgt disse produkter på hobbybasis. Da det imidlertid viste sig, at indklagede ikke havde råd til at få udarbejdet den ønskede web-butik, besluttede indklagede at udsætte denne ide på ubestemt tid. Indklagede havde allerede tegnet abonnement på web-hotel og besluttede derfor at lade hjemmesiden fremstå i en mere simpel udgave, hvor kunder og andre interesserede kunne henvende sig via telefon eller . Indklagede agter dog at oprette den påtænkte web-butik, når indklagede har midler hertil. Indklagede har oplyst, at man inden registreringen af domænenavnet containex.dk undersøgte DK Hostmasters database samt foretog søgninger på diverse søgemaskiner, og at man ikke i denne forbindelse fandt referencer til navnet containex. Indklagede har oplyst, at man får samme resultat, hvis man søger i dag. Indklagede har i denne forbindelse henvist til bilag I og J, der er udskrifter fra søgninger på henholdsvis krak.dk og cvr.dk. Klager har anført, at indklagede ville have opnået et andet resultat, hvis man havde søgt på søgemaskinen Google, og har henvist til bilag 11, som er en udskrift af et søgeresultat fra Google, hvoraf det fremgår, at en søgning på betegnelsen containex resulterer i ca henvisninger. I bilag 11 synes der kun at optræde henvisninger til én dansksproget hjemmeside, som ligger under domænenavnet pro-trans.dk, og som tilhører en virksomhed, der angiveligt driver erhverv med

3 udlejning af containere. Indklagede har i forhold til bilag 11 anført, at det forekommer irrelevant at fremlægge udskrifter fra 2005, idet indklagede ikke har været så forudseende i år Det er indklagedes vurdering, at indklagede gennem tiden har fået en del kunder via hjemmesiden under domænenavnet containex.dk, blandt andet fra USA, Finland, Norge, Sverige og Holland. Domænenavnet har derfor fået en vis betydning for indklagedes afsætning. Om baggrunden for valget af domænenavnet containex.dk har indklagede oplyst følgende: Navnet containex.dk opstod som følge af en brain-storming, hvor vi på den ene side gerne ville bruge en betegnelse for produkterne beholdere til hvad som helst og på den anden side måtte det gerne lyde internationalt contains X. Ved nærmere eftertanke blev vi enige om, at contains x, når det udtales, ville kunne misforstås (som noget med sex). Derfor faldt valget på containex. Inden vi bestiller domænenavnet, undersøger vi naturligvis om dette findes i forvejen, hvilket ikke var tilfældet. Hverken indklagede eller nogen af indklagedes familiemedlemmer har nogensinde drevet virksomhed med shipping, containere eller noget, der ligner, og disse har ej heller kendskab til denne branche. Klager har oplyst, at man den 10. januar 2005 ringede op til det telefonnummer, der fremgik af hjemmesiden under domænenavnet containex.dk, og talte med Henrik, hvorfor Henrik den 13. januar 2005 ringer op og oplyser, at domænet tilhørte et danske containerfirma, der vist nok skulle være gået konkurs, hvorfor navnet skulle være videreoverdraget til et dekorationsfirma ved navn Decoupache sagsøgte. Telefonnummeret er ikke ændret på noget tidspunkt og tilhører samt henviser pr. d.d. til Bitmaker (bilag 8-9). Jf. bilag 10 viser en forespørgsel hos whois-lookup, DanDomain den 11. januar 2005, at domænet er registreret hos Konsulenthuset Pardus v/ Steen Suder, tlf , hvilket iflg. en henvendelse til DK Hostmaster A/S bekræftes. Domænet har iflg. DK Hostmaster skiftet ejer fra Bitmaker til Konsulenthuset Pardus v/ Steen Suder pr. 17. november sagsøgte. Indklagede har oplyst, at man den 11. januar 2005 og ikke den 10. januar 2005, som angivet af klager modtog et opkald fra en person, der præsenterede sig som en privat person og blandt andet spurgte til, om der ikke var mere end én side under domænenavnet containex.dk. Personen bemærkede endvidere, at man skulle bruge nogle skurvogne eller containere, hvortil indklagede svarede, at personen havde fået forkert nummer. Indklagede, der havde vis nummer, undersøgte efterfølgende, hvem der var indehaver af nummeret, der blev ringet op fra, og konstaterede, at det var klagers advokat. Klagers advokat ringede senere den 11. januar 2005 og spurgte, om domænenavnet containex.dk var til salg. Indklagede har oplyst, at telefonnummeret på hjemmesiden under domænenavnet containex.dk, som klager har ringet op til, er privat og tilhører et medlem af indklagedes familie, jf. bilag H. Klager har anført, at man ikke genkender indholdet af de af indklagede refererede telefonsamtaler. Den 15. januar 2005 modtog indklagede et brev fra klager, hvori der henvistes til et tidligere brev, som indklagede ikke havde modtaget. Indklagede kontaktede derfor klager telefonisk den 19. januar 2005 for at få en forklaring på henvendelsen. Under samtalen kom det frem, at klagers varemærke

4 først var registreret efter indklagedes registrering af domænenavnet containex.dk. Indklagede har videre anført følgende: Som det vil fremgå af DK-Hostmasters registreringer, har domænenavnet containex.dk altid været ejet af mig hhv. min families IT-firmaer, bortset fra når vi har skiftet web-hotel, og web-hotellet har bedt om midlertidig registrering til dem af rent praktiske årsager (adgang til redelegering). DK Hostmaster har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at domænenavnet containex.dk oprindeligt blev registreret af virksomheden BitMaker, som overdrog domænenavnet til Pardus den 17. november Domænenavnet blev overdraget til indklagede den 17. januar Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet containex.dk den 4. marts 2005 forud for fremsendelsen af klagen til indklagede taget følgende kopi: Ved opslag på domænenavnet den 5. december 2005 kunne det konstateres, at der ikke var foretaget ændringer på hjemmesiden. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har varemærkeret til betegnelsen containex.dk, at klager har været aktiv på det danske marked siden 1994, at domænenavnet indtil november 2004 har været anvendt af en konkurrent til klager, at klager fastholder, at klagers bilag er retvisende, og at indklagede må dokumentere sin påstand om, at dette ikke er korrekt, og at indklagede således har anvendt domænenavnet containex.dk i strid med klagers rettigheder.

5 Indklagede har gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet containex.dk til brug for en hjemmeside med udbud af decoupage og origami, at klagers varemærke er registreret efter indklagedes registrering af domænenavnet containex.dk, at klagers rette navn og varemærke er CTX-Containex, at klager ikke på tidspunktet for registreringen af domænenavnet containex.dk var kendt i Danmark, og at indklagede ikke havde mulighed for at blive bekendt med de af klageren fremsendte fakturaer til danske kunder, at klager, hvis klager har markedsført sig, må kunne fremlægge dokumentation i form af annoncering i dagblade eller lignende, at det forekommer påfaldende, at klager, der angiveligt har haft omfattende handel på det danske marked i mere 10 år, har undladt at registrere domænenavnet containex.dk, at det af klager fremlagte bilag 7 er konstrueret, jf. herved bilag K, og at indklagede således aldrig har drevet virksomhed i konkurrence med klager, og at indklagede dermed ikke har handlet i strid med klagerens rettigheder. Nævnets bemærkninger: Klager har i 2002 med virkning for Danmark fået registreret et figurvaremærke, som indeholder bestanddelen CONTAINEX der i sig selv har særpræg - som dominerende bestanddel. Klager er derfor beskyttet imod, at andre gør brug af betegnelsen på en måde, som strider mod varemærkelovens 4, stk. 1, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Domænenavnet containex.dk er identisk med den dominerende bestanddel af klagers varemærke, men har efter det oplyste ikke været anvendt til udbud af varer af samme eller lignende art, som dem for hvilke varemærket er registreret. Der er derfor ikke holdepunkter for at antage, at registreringen eller brugen af domænenavnet containex.dk er sket i strid med klagers varemærkeret. Sagen giver imidlertid anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, (domæneloven), som er trådt i kraft pr. 1. juli 2005, og som også finder anvendelse på domænenavnsregistreringer, der er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens , stk. 1, er sålydende: 12, stk. 1. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Det er i forarbejderne til domæneloven forudsat, jf. Lovforslag L 165, s , at 12, stk. 1, inden

6 for det erhvervsmæssige område som udgangspunkt i det væsentlige skal anvendes, således som markedsføringslovens 1 er blevet anvendt i nævnets hidtidige praksis. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Indklagede har oplyst, at domænenavnet containex.dk er registreret til brug for en hjemmeside med udbud af decoupage og origami. Indklagede har dog ikke nærmere dokumenteret disse planer, og nævnet bemærker, at den tilhørende hjemmeside reelt ikke fremstår som en aktiv hjemmeside med udbud af sådanne produkter. Indklagede har under sagen begrundet, hvorfor man netop har valgt Containex som navn for den påtænkte virksomhed. Navnet forekommer dog ikke at være et naturligt valg for udbud af decoupage og origami - dvs. for udklip/collage og for japansk papirfoldning - og indklagede har heller ikke på anden vis godtgjort at have en særlig tilknytning til betegnelsen Containex. Samtidig udelukker indklagedes registrering af domænenavnet klager fra at være til stede under toplevel domænet.dk med et domænenavn, der svarer til det registrerede varemærke Containex, som endvidere ses at have været anvendt i et vist omfang i Danmark i hvert fald siden Af domænelovens forarbejder fremgår det - jf. ovenfor - at domænelovens 12, stk. 1, bl.a. kan anvendes i en sådan situation, hvor der er en klar interesse for klageren i at få adkomst til det omhandlede domænenavn, og hvor denne interesse klart overstiger den mulige interesse, som indklagede måtte have i at opretholde registreringen af domænenavnet. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret domænenavnet containex.dk uden at gøre reel brug heraf og ved herefter at nægte at overdrage domænenavnet til klageren uden selv at have dokumenteret et reelt behov for at kunne gøre brug af betegnelsen Containex, som er identisk med det varemærke, som klager har en åbenbar interesse i at kunne anvende som domænenavn under top level domænet.dk. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Lasse Skriver Ahlgreen Larsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet containex.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, Containex. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 21. december 2005 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo