Justifikationssag om brug af varemærke på parallelimporteret hudlægemiddel.

Transkript

1 U Ø Justifikationssag om brug af varemærke på parallelimporteret hudlægemiddel. Der blev anlagt justifikationssag efter fogedforbud mod parallelimportering og markedsføring af hudlægemiddel, som blev ompakket og ved overklæbning af tuben fik dansksproget mærkat. Importøren dømtes til at anerkende, at tubestørrelsen, der allerede fandtes på det danske marked, ikke måtte importeres og ikke markedsføres, ompakket under genanvendelse af varemærket. Der var gjort indgreb i varemærkeretten ved at anbringe varemærket på egne etiketter, påført originaltuber. Fogedforbuddet blev ikke stadfæstet, da det senere viste sig, at grundlaget var urigtigt, selv om det kunne være nedlagt på andet grundlag. Importøren skulle betale rimelige vederlag for uberettiget udnyttelse af varemærket, medens rekvirenten skulle betale erstatning og godtgørelse for det uberettigede forbud. Rekvirenten havde ikke godtgjort, at selskabets krav oversteg modkravet. Ø.L.D. 23. marts 1999 i sag 10. afd. nr. B (Kistrup, Vagn Joensen, Benedikte Gersing (kst.)). Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab (adv. Per Håkon Schmidt, København) mod Paranova A/S (adv. Erik B. Pfeiffer, København). Sagsøgeren, Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab, opnåede i 1993 med prioritet fra 1985 patent på et hudlægemiddel med det aktive stof Calcipotriol og har siden produceret og markedsført produktet bl.a. som salve og creme under sagsøgerens varemærke, Daivonex, herunder i Spanien gennem sagsøgerens lokale datterselskab. Først pr. 7. oktober 1992 indførtes der adgang i Spanien til at opnå patent på kemiske og farmaceutiske produkter. Ifølge art. 47 i EF-tiltrædelsestraktaten for Spanien og Portugal kunne patentindehavere indtil udgangen af det tredje år, efter at Spanien havde indført adgang til patentering, påberåbe sig patentretten. Sagsøgte, Paranova A/S, indgav den 18. maj 1995 ansøgning til Sundhedsstyrelsen og fik ved skrivelse af 8. august 1995, bekendtgjort i Statstidende den 2. september 1995, tilladelse til parallelimport fra Spanien af Daivonex salve 50 mikg/g. Ved skrivelse af 8. september 1995 meddelte sagsøgte sagsøgeren, at sagsøgte nu markedsførte produktet. Sagsøgte markedsførte produktet ompakket i ny dansksproget yderemballage og med fuldstændig overklæbning af tuben med en dansksproget mærkat, alt under genanvendelse af sagsøgerens varemærke, ligesom indlægssedlen var udskiftet med en dansksproget udgave. Ved kendelse af 6. november 1995 tog Ballerup Fogedret sagsøgerens begæring om forbud over for sagsøgte mod fra Spanien at importere og markedsføre Daivonex til følge foreløbig indtil den 31. december 1995 og mod en sikkerhedsstillelse på kr. Forbudet blev nedlagt den 8. november 1995 og var i overensstemmelse med sagsøgerens begæring begrundet med, at sagsøgerens patentret efter art. 47 i tiltrædelsestraktaten først kunne antages at udløbe med udgangen af Sagsøgeren anlagde herefter denne justifikationssag den 21. november Ved dom af 5. december 1996 i sagen Merck & Co. Inc. m.fl. mod Primecrown Ltd. m.fl. fastslog EFdomstolen, at 3-årsfristen i art. 47 i tiltrædelsestraktaten udløb den 6. oktober Sagsøgeren har herefter endeligt nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende uretmæssigt at have begæret markedsføringstilladelse til det fra Spanien importerede Daivonex, mens produktet fortsat var omfattet af patentbeskyttelsen i overgangsbestemmelsen i tiltrædelsestraktaten for Spanien og Portugal, idet sagsøgte derved uberettiget tiltog sig en markedsmæssig fordel. 2. Principalt: Sagsøgte tilpligtes, for så vidt angår tubestørrelser, som allerede findes på det danske marked, at anerkende at være uberettiget til at importere og lade markedsføre eller på anden måde sælge sagsøgers produkt Daivonex, indeholdende det aktive stof, Calcipotriol, importeret fra Kongeriget Spanien, ompakket under genanvendelse af varemærket.

2 Subsidiært: Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til i perioden indtil 31. december 1995 at importere og lade markedsføre eller på anden måde sælge sagsøgers produkt Daivonex indeholdende det aktive stof, Calcipotriol, importeret fra Kongeriget Spanien og ompakket som vist på bilag 9, 9a og 10, idet der ikke er angivet producent. Mest subsidiært 1: Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til i perioden indtil 7. oktober 1995 at importere og lade markedsføre eller på anden måde sælge sagsøgers produkt Daivonex, indeholdende det aktive stof Calcipotriol, importeret fra Kongeriget Spanien. Mest subsidiært 2: Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til i perioden indtil 7. oktober 1995 at markedsføre eller på anden måde sælge sagsøgers produkt Daivonex, indeholdende det aktive stof, Calcipotriol, importeret fra Kongeriget Spanien. 3. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket Daivonex ved at anbringe varemærket på egne etiketter, som påføres originaltuben, samt ved, at varemærket påføres ny yderemballage, herunder uden angivelse af producentens navn, jfr. bilag 9, 9a og bilag Det af fogeden i Ballerup den 8. november 1995 nedlagte forbud stadfæstes. 5. Sagsøgte tilpligtes at yde sagsøgeren rimeligt vederlag for udnyttelsen af sagsøgerens varemærke og patent med kr Sagsøgte, Paranova A/S, har påstået frifindelse og har til kompensation gjort erstatningskrav gældende efter retsplejelovens 648, jf Sagens omstændigheder: Sagsøgtes ansøgning af 18. maj 1995 om markedsføringstilladelse til parallelimport fra Spanien af Daivonex-salve var bl.a. vedlagt fotokopi af den originale æske og tube, hvori produktet markedsførtes i Spanien, samt af den spanske indlægsseddel. Der er under sagen fremlagt eksemplarer af de af sagsøgte fra Spanien parallelimporterede Daivonexprodukter såvel i spansk originalemballage som i den ompakkede form, hvori sagsøgte markedsfører produkterne i Danmark. Sagsøgte markedsfører de parallelimporterede 30- og 100-grams tuber i sin egen yderæske (bilag 9a, 30 gram, og bilag 9, 100 gram). Æsken er blandt andet påtrykt Daivonex 50 mikrog/g calcipotriol, og det fremgår af æsken, at produktet er importeret og ompakket af sagsøgte. Æsken har en blå stribe i hver ende. Originaltuben ( bilag 10, 100 gram) er påklæbet en etiket, der dækker hele tuben, med samme oplysninger, som findes på æsken. Æsken er ilagt sagsøgtes danske patientinformation. Sagsøgte har oplyst, at selskabet kort tid efter den 11. juli 1996 tilføjede producentangivelse på både yderæske og etiket til tube. Der er endvidere fremlagt eksemplarer af Daivonex-salve parallelimporteret fra Italien af Polyfarma og markedsført her i landet i den originale italienske yderæske (bilag 22). Æskens forside er bevaret i sin oprindelige fremtoning med teksten Daivonex calcipotriolo Pomata 30 g uso esterno og sagsøgers samt Formentis logo. Æskens bagside og ene side er påklæbet Polyfarmas etiket med blandt andet teksten Daivonex 50 mikrogram/g Calcipotriol og angivelse af, at producenten er Løvens kemiske Fabrik og registreringsindehaveren Polyfarma. Originaltubens forside er ligeledes bevaret, medens der på tubens bagside er påklæbet en etiket med tilsvarende oplysninger som på etiketten på æsken. Det er oplyst, at Polyfarma pr. 1. juli 1996 gik over til at markedsføre Daivonex i sin egen yderæske. Sagsøger har til brug for sagen udarbejdet et indeks over priser på Daivonex-salve 50 mikrog/g i Europa. I indekset er den danske apoteksindkøbspris for 30- og 100-grams tuber lig med 100. Det fremgår blandt andet af indekset, at priserne varierer fra land til land, og at den spanske apoteksindkøbspris for disse tubestørrelser svarer til et indekstal på 77, hvilket er det laveste i oversigten. Sagsøgte har i et hjælpebilag opgjort sagsøgtes gevinst ved markedsføring af Daivonex før 7. oktober 1995 til kr. og sagsøgers tilsvarende tab til ,20 kr. Sagsøger har bestridt opgørelsen. Forklaringer: Der er afgivet forklaring af Karl Johan Neergaard, Jens Bo Olesen og Jens Fabricius. Karl Johan Neergaard har forklaret, at han siden januar 1998 har været apoteker i Gilleleje. Fra 1984 til 1994 var han ansat i Apotekerforeningen. Det er recepten og produktets pris, der er afgørende for, om apotekeren udleverer originalproduktet eller et parallelimporteret produkt. Hvis recepten lyder på det dyreste produkt, skal apotekeren oplyse kunden om, at der findes tilsvarende billigere produkter. Der er ingen informationspligt, hvis apotekeren af sig selv udleverer det billigste præparat. I de tilfælde, hvor der findes en række lige billige produkter, skeler apotekeren til, hvilke produkter der er på lager.

3 Det sker, at en kunde ikke vil have et parallelimporteret produkt. Det skyldes som regel en holdning om kun at ville have originalproduktet. De fleste kunder har imidlertid vænnet sig til parallelimporterede produkter, og det er apotekerens opgave at besvare kundens eventuelle spørgsmål som følge af forskelle i pakninger m.v. Der skal nok forklares lidt mere, når produkterne er ometiketterede, end når de er ompakkede. Vidnet mener ikke, dette giver anledning til større problemer i dagligdagen. Udseendet af præparaternes pakninger hjælper personalet til hurtigt at identificere præparaterne i dagligdagen. Set fra et apotekermæssigt synspunkt er Paranovas pakning lige så god som Løvens. Begge pakninger levner plads til patientetiket. Bestilling af lægemidler sker ved hjælp af varenumre, og man kan ikke ved bestillingen se, hvorledes præparatets emballage ser ud. Jens Bo Olesen har forklaret, at han er koncerndirektør hos sagsøger med ansvar for afsætning af lægemidler globalt. Sagsøgers samlede årlige omsætning udgør på verdensplan ca. 4 mia. kr. I Europa omsættes der årligt for ca. 3 mia. kr. På det danske marked omsættes der lægemidler for ca. 150 mio. kr. om året. Efter fradrag af forskningsudgifter udgjorde sagsøgers overskud før skat ca. 670 mio. kr. i Sagsøger har ca ansatte, heraf ca i Danmark. Daivonex er resultatet af forskning vedrørende vitamin D, og produktet har en gunstig virkning på psoriasis. Det findes som salve, creme og opløsning til behandling af hovedbunden. Det er opfundet af to af sagsøgers ansatte. Daivonex er sagsøgers største produkt til behandling af én sygdom. Omsætningen af Daivonex udgør årligt 700 mio. kr. inklusive royalty. Varemærket er besluttet af sagsøgers kreative gruppe i 1988/89. Grunden til, at produktet hedder Dovonex i Grækenland, Irland og United Kingdom, er, at forstavelsen»dai«efter det dengang oplyste ville gøre produktet usælgeligt i de engelsktalende lande, og at Daivonex ikke kunne registreres som varemærke i Grækenland. Daivonex blev markedsført først i Danmark i foråret 1991, derefter i United Kingdom og så i resten af Europa. Da produktet blev bragt på markedet, fastsatte sagsøger en europæisk rammepris. Minimumsprisen mellem sagsøger og grossisten skulle være 75 kr. for 30 gram. Prisen pr. gram skulle være den samme. Det er valutakursudviklingen, herunder navnlig EMS'ens sammenbrud og pundets drastiske fald, der har ført til prisforskellene i Europa. Sagsøger ønsker ikke forskellige priser på Daivonex i Europa. I Spanien blev produktet registreret i slutningen af 1992, og prisforhandlingerne fandt sted i begyndelsen af De spanske myndigheder forlangte, at prisen maksimalt måtte udgøre den engelske pris, hvis præparatet skulle være tilskudsberettiget. Prisen i England var på dette tidspunkt meget lav på grund af pundets fald, men sagsøger, der lige havde købt det spanske selskab Farmacusi, accepterede myndighedernes krav. Sagsøgers pakninger til Daivonex er udformet efter bestemte retningslinier med hensyn til logo, varemærke, farvevalg m.v. Emballagen til salven og hårbundsopløsningen har blå striber, medens emballagen til cremen har turkise striber. Ved licensaftaler for patenter udgør sagsøgers vederlag typisk mellem 10 og 15 % af nettoomsætningen. For licensaftaler vedrørende varemærker er vederlaget normalt mellem 3 og 5 % af nettoomsætningen. Jens Fabricius har forklaret, at han er funktionschef hos sagsøger med ansvar for afsætning af humane lægemidler til det danske marked. Daivonex er et af sagsøgers tre hovedprodukter i Danmark. Omsætningen vedrørende Daivonex i Danmark udgjorde ca. 7 mio. kr. i Produktet er udsat for konkurrence fra andre behandlingsformer med f.eks. binyrebarkhormoner, hvorfor en ihærdig markedsføringsindsats er nødvendig. Vidnet har til brug for sagen udarbejdet en kurve over omsætning af alle Daivonex-produkter i Danmark ekskl. og inkl. parallelimport. Det fremgår heraf, at parallelimporten fra tredje kvartal 1996 har udgjort ca. 2 mio. kr. af den samlede omsætning. Vidnet har desuden udarbejdet en kurve, der viser, at Paranova fra tredje kvartal 1996 har solgt Daivonex for ca. 1,5 mio. kr. årligt i Danmark. Sagsøger har således mistet denne omsætning. Sagsøger har grafiske guidelines vedrørende sine pakninger. Disse guidelines varierer fra produkt til produkt, men er ens over hele verden. Sagsøgtes Daivonex-pakninger er uacceptable, fordi sagsøgers logo er overklæbet på tuben, og æsken ikke er den originale. Polyfarmas ometikettering er bedre, da sagsøgers kendetegn - de to blå streger og løven - er bevaret både på den originale æske og på tuben. Prisen på Daivonex i Danmark har varieret fra 1991 til i dag - hovedsagelig på grund af apotekernes avancer. I juni 1997 satte sagsøger den danske pris ned til det europæiske gennemsnit af kommercielle

4 hensyn. Procedure: Sagsøgeren har sammenfattende anført følgende: Ad påstand 1: Sagsøgte har ved at indføre tuben og æsken fra det spanske marked og benytte dem samt indlægssedlen i forbindelse med ansøgningen om markedsføringstilladelse 18. maj 1995, hvor overgangsreglen vedrørende Spanien fortsat var i kraft, og patentretten derfor var i kraft på det danske marked, overtrådt patentlovens 3, jfr. særligt 3, stk. 1, nr. 1, og 3, stk. 3, modsætningsvis. EU-konsumptionsreglen var ikke gældende før 7. oktober 1995 for præparater fra Spanien. Ansøgning om markedsføringstilladelse kunne under brug af spansk tube, æske og indlægsseddel først have været sket fra 7. oktober 1995 og derfor ikke allerede 18. maj Sagsøgte har markedsført det parallelimporterede produkt allerede fra den 25. september 1995 og har derved i strid med patentlovens 3 og markedsføringslovens 1 om redelig forretningsskik uberettiget skaffet sig et forspring på ca. fem måneder, jfr. godtgørelsespåstanden og den faktiske sagsbehandlingstid fra ansøgning til produktets salg. Retsbeskyttelsen efter patentloven skal ikke fortolkes snævert som anført af sagsøgte. Ad påstand 2: Sagsøgte er efter varemærkeloven, jfr. hertil særlig 4, jfr. 6, uberettiget til at ompakke og genanbringe varemærket Daivonex på 30 g- og 100 g-pakninger importeret fra Spanien. EU-praksis m.v. kan ikke føre til andet resultat, idet der ikke foreligger nødvendighed for ompakning, jfr. Bristol-Myers Squibb, navnlig præmis 50 og 55, cfr. præmis 53 samt Loendersloot, præmis 38, jfr. præmis 36. Der foreligger ingen opdelinger af markeder fra sagsøgers side. Der er samme pakningsstørrelser i Spanien og Danmark - ingen nødvendighed, hverken absolut eller relativ, merkantil for ompakning og genanbringelse af varemærket. Produkterne kan blot ved en ometikettering få adgang til markedet. Sagsøgte opbygger ved brug af blå striber i samme farver som sagsøger en corporate identity, som ikke tilkommer selskabet. Heller ikke denne farvekodning er nødvendig, og den tilstræber forvekslelighed, jfr. hertil Sø- og Handelsrettens dom af 22. december Ved at ændre produktets udseende krænkes sagsøgers omdømme, jfr. Bristol-Myers Squibb, præmis 75. I perioden indtil 31. december 1995 manglede der producentangivelse på bilag 9, 9a, 9b og 10. Der forelå herved en overtrædelse af EF-domstolens krav om angivelse af producent, jfr. Bristol Myers Squibb, præmis 74. Det må i alt fald statueres, at importen og markedsføringen inden 7. oktober 1995 var ulovlig. Ad påstand 3: Denne påstand er konkret i forhold til påstand 2, som er generel. Det gøres i relation til denne påstand gældende, at sagsøgtes konkrete manglende angivelse af producenten på bilag 9, 9a og 10, uanset fortolkningen af spørgsmålet om nødvendighed som udtrykt af EF-domstolen i sagen Bristol-Myers Squibb efter denne doms præmis 74 er i strid med sagsøgers rettigheder. Denne ulovlige tilstand varede til et tidspunkt efter juli 1996, jfr. duplikken. Ad påstand 4: Det nedlagte forbud var indtil 31. december 1995 lovligt enten på patentretligt grundlag som følge af den for tidligt indgivne begæring om markedsføringstilladelse eller på varemærkeretligt grundlag. Forbudets lovlighed må bedømmes generelt og ikke konkret. Selvom retten måtte mene, at forbudet snævert set var ulovligt som nedlagt med en forkert begrundelse, skal det dog efter omstændighederne ikke medføre negative konsekvenser for sagsøger, hverken omkostningsmæssige eller godtgørelsesmæssige. Ad påstand 5: For patentkrænkelsen, som er pågået indtil ca. fem måneder efter 7. oktober 1995, jfr. patentlovens 58, og i hvert fald indtil 7. oktober 1995 skal der i det mindste udredes rimeligt vederlag. Udgangspunktet for beregningen kan tages i bilag 17, hvori sagsøgtes salg er angivet kvartalsvis. Indtil 3. kvartal 1996 udgjorde salget 1,5 mio. kr. Også efter varemærkelovens 43 skal der som minimum udredes rimeligt vederlag, i dette tilfælde

5 beregnet til enten en periode efter juli 1996, ca. 10 måneder, jfr. duplikken, eller til dato, hvis sagsøger får medhold i påstand 2. Beløbet må fastsættes skønsmæssigt ud fra sagsøgtes salgstal. Der påstås ikke egentlig erstatning, uanset der utvivlsomt er lidt et tab. Sagsøgte har sammenfattende anført følgende: Vedrørende patentspørgsmålet: Artikel 42 i tiltrædelsestraktaten for Spanien og Portugal ophæver med virkning fra 1. januar 1986 kvantitative import- og eksportrestriktioner og enhver foranstaltning med tilsvarende virkning, og artikel 47 i traktaten hjemler alene undtagelse til at»forhindre indførsel og forhandling af produktet«. Artikel 47 er en undtagelse fra princippet om frie varebevægelser og skal derfor fortolkes indskrænkende, jfr. Merck/Primecrown, præmis 23. Bestemmelsen skal fortolkes således, at den på et så tidligt tidspunkt som muligt sikrer, at princippet om frie varebevægelser anvendes i forhold til Spanien, jfr. Merck/Primecrown, præmis 24, og dette kan kun opnås, hvis der straks ved overgangsreglens udløb kan ske samhandel i fuldt omfang mellem Spanien og hidtidige medlemsstater, jfr. samme afgørelses præmis 38. Denne forståelse af overgangsreglen er i overensstemmelse med kommissionens forslag til afgørelse i den nævnte sag, hvorefter det udelukkende var markedsføringen af de fra Spanien importerede lægemidler, der skulle afvente overgangsordningens udløb den 6. oktober Der kan ikke drages paralleller til patentbeskyttelsen over for kopier, som ikke berøres af artikel 42 og dermed heller ikke af artikel 47. EF-domstolen begrænser i Generics/Smith Kline & French udtrykkeligt patentbeskyttelsen i relation til registreringsprocedure og prøveindlevering i forbindelse hermed til situationer, hvor tredjemand»indleverer prøver af et lægemiddel fremstillet af en anden end indehaveren i henhold til den patenterede fremgangsmåde«, jfr. præmis 23. Daivonex er netop ikke fremstillet af en anden, men af den koncern, der er indehaver af patentretten. Der er ikke grundlag for at udstrække virkningerne af overgangsordningen ud over 7. oktober 1995 ved i realiteten at tillægge en sagsbehandlingstid som påstået af sagsøger. Sagsøgte har således inden denne dato været berettiget til at importere og besidde et eksemplar af Daivonex-salve fra Spanien til brug for undersøgelser om mulighed for parallelimport, jfr. patentlovens 3, stk. 3, nr. 3. Sagsøgte har endvidere inden den 7. oktober 1995 været berettiget til at ansøge Sundhedsstyrelsen om markedsføringstilladelse og til at importere og ompakke et parti Daivonex-salve fra Spanien. Sagsøgte har i hvert fald den 7. oktober 1995 været berettiget til at markedsføre Daivonex importeret fra Spanien. Sagsøgte har foretaget rimelige undersøgelser vedrørende overgangsordningens implementering i national lovgivning i Danmark, Sverige og Norge og har dermed været i god tro med hensyn til berettigelsen af markedsføring også forud for 7. oktober 1995 af lægemidler beskyttet af dansk produktpatent importeret fra Spanien, hvor de er bragt på markedet af patenthaveren. Vedrørende varemærkespørgsmålet: Betingelserne i henhold til EF-domstolens domme af 11. juli 1996 for ompakning og genanbringelse af sagsøgers varemærke er opfyldt. Ompakningen berører ikke varens originale tilstand, idet ompakningen alene berører den ydre emballage, medens den indre emballage (tuben), bortset fra en etiket, er forblevet intakt. Det ompakkede produkts præsentationsmåde er ikke af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, da den ompakkede vare hverken er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. Sagsøgte har forud for markedsføringen underrettet sagsøger herom. Det er klart angivet på både æske og tube, at sagsøgte har importeret og ompakket produktet, jfr. bilag 9, 10 og 9a. Forud for EF-domstolens domme af 11. juli 1996 var det ikke gældende ret, at en parallelimportør i forbindelse med ompakning skulle angive producenten. Sagsøgte gennemførte umiddelbart efter den 11. juli 1996 producentangivelse også for de i sagen omhandlede produkter. Sagsøgte anførte oprindelig producentangivelse på alle sine pakninger men lod angivelsen udgå efter protester fra flere producenter. Det fremgår ikke af de af sagsøger i Spanien markedsførte pakninger med Daivonex-salve, hvem der er producent. Manglende producentangivelse forud for 11. juli 1996 og eventuelt kort herefter kan ikke i sig selv bevirke, at ompakning og genanbringelse af sagsøgers varemærke har været uberettiget. Sagsøger markedsfører Daivonex i forskellige pakningsstørrelser, under anvendelse af forskellige varemærker og til varierende priser i medlemsstaterne. Sagsøgers salgssystem sammenholdt med, at sagsøger påberåber sig varemærkeretten til at forhindre markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket Daivonex, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne,

6 jfr. EF-domstolens domme af 11. juli Spørgsmålet om nødvendighed af ompakning skal vurderes i forhold til det tidspunkt, hvor ompakning indledtes, jfr. Generaladvokat Jacobs forslag til afgørelse af Upjohn/Paranova, præmis 56. Sagsøgtes ompakning var navnlig tidligere, men er fortsat nødvendig for at undgå udenlandsk tekst og betegnelser, da dette er egnet til at skabe forvirring og utryghed hos mange patienter med deraf følgende dårligere compliance. Markedet for lægemidler er følsomt, jfr. Bristol-Myers Squibb, præmis 76, og det er ifølge The Queen/Royal Pharmaceutical Society, præmis 22, berettiget under artikel 36 at tilgodese hensyn af psykosomatisk karakter. Berettigelsen af at tillade ompakning/ommærkning for at undgå forvirring og utryghed hos patienterne understreges ligeledes af Generaladvokat Jacobs i ovennævnte forslag, præmis Mange apoteker fravælger fortsat parallelimporterede pakninger, der er tillægsetiketteret, blandt andet på grund af det merarbejde og besvær, som patienternes reaktion giver. Dette indebærer et betydeligt lavere salg for tillægsetiketterede produkter end for tilsvarende ompakkede produkter, og varemærkeindehaverens påberåbelse af varemærkeretten til at forhindre markedsføring af de ompakkede produkter vil derfor de facto udgøre en hindring for de frie varebevægelser. EF-domstolen opstiller ikke i Bristol-Myers Squibb krav om, at nødvendigheden skal være absolut, og domstolen lægger i Loendersloot vægt på kommercielle hensyn. Det er ikke varemærkeretligt begrundet at stille strengere krav til ompakning af lægemidler end til ompakning af whisky. Sø- og Handelsrettens dom i sagen Astra/Paranova tillader ompakning til samme pakningsstørrelse, og denne dom må være præjudicerende for nærværende sag. Farvede striber og blå farver er almindeligt anvendt på lægemiddelpakninger. Lægemidler udleveres og kontrolleres på apoteket af særligt sagkyndigt personale, der beslutter præparatvalget ved en computer og fremfinder på grundlag af et entydigt varenummer, hvorfor forveksling mellem parternes produkter ikke er mulig. Vedrørende lovligheden af fogedforbudet: Forbudet er først nedlagt efter udløbet af overgangsordningen i artikel 47 i tiltrædelsestraktaten for Spanien. Det blev udelukkende begæret, procederet og nedlagt på baggrund af en urigtig antagelse om, at overgangsordningen udløb den 31. december 1995, og er således nedlagt med urette. Forbudets retmæssighed må vurderes konkret ud fra de påstande og anbringender, som blev fremført, og der kan ikke efterfølgende»repareres«på det med urette nedlagte forbud. Efter gældende fogedretspraksis på det pågældende tidspunkt ville der ikke være blevet nedlagt forbud på varemærkeretligt grundlag. Sagsøgte har krav på erstatning og tort efter retsplejelovens 648, jfr Kravet gøres gældende til kompensation over for sagsøgers krav og er derfor ikke opgjort. Sagsøgte må tilkendes omkostninger for fogedsagens behandling. Vedrørende rimeligt vederlag: Der foreligger hverken en patentkrænkelse eller en varemærkekrænkelse, som kan begrunde vederlag. Vederlagsbestemmelsen kan ikke finde anvendelse på parallelimport, idet sagsøgte faktisk har betalt sagsøger en højere pris for produktet, end sagsøger ville have fået hos en licenstager. Såfremt vederlagskravet skal baseres på en varemærkekrænkelse, har sagsøger ikke lidt et kausalt tab. Hvis vederlagskravet skal støttes på en patentkrænkelse, har sagsøgte ikke handlet culpøst ved sin markedsføring, når henses til sagsøgtes forudgående undersøgelser. Et eventuelt vederlag kan maksimalt fastsættes til sagsøgtes vinding, subsidiært til sagsøgers tab, jfr. det udarbejdede hjælpebilag, men skal under alle omstændigheder anses for kompenseret ved sagsøgtes tab som følge af det uberettigede fogedforbud. Landsrettens bemærkninger: Ad påstand 1: Sagsøgtes anvendelse inden udløbet af patentbeskyttelsen af sagsøgerens spanske Daivonex-emballage som bilag til ansøgningen om markedsføringstilladelse findes ikke at udgøre en anvendelse af selve det patentbeskyttede produkt i strid med patentlovens 3. Sagsøgerens påstand kan derfor ikke tages til følge. Ad påstand 2: Sundhedsmyndighederne har ikke fundet anledning til at fastsætte regler om, at parallelimporterede medicinalprodukter af hensyn til forbrugerne eller apotekerne skal ompakkes i emballage udelukkende med dansk tekst. Lægemiddelstyrelsens krav om dansksprogede oplysninger på den ydre emballage og kravene om

7 angivelse af producent i oprindelseslandet og af parallelimportør kan opfyldes ved påklæbning på den originale emballage af mærkater med disse oplysninger. At den ommærkede emballage vil fremtræde med påklæbet dansk tekst, vil fremhæve, at der er tale om et parallelimporteret produkt, og vil - afhængigt af prissætningen - muligt gøre det ommærkede produkt mindre salgbart end et tilsvarende produkt, der er blevet ompakket i en ny emballage med det originale varemærke, men hensyntagen til sådanne kommercielle synspunkter har ikke fundet udtryk i EFdomstolens praksis. Landsretten finder herefter, at sagsøgte ikke har godtgjort, at det for at markedsføre parallelimporterede Daivonex-produkter her i landet kan anses for nødvendigt at foretage ompakning. Landsretten tager derfor sagsøgerens principale påstand til følge. Ad påstand 3. Landsretten finder, at det er muligt at anbringe en mærkat med de krævede dansksprogede oplysninger på Daivonex-tuben uden at skjule varemærket, og at det derfor ikke af hensyn til markedsføringen er nødvendigt at genanbringe varemærket på den dansksprogede mærkat. Landsretten tager derfor 1. led i sagsøgerens påstand til følge. Da sagsøgeren har fået medhold i påstand 2, har landsretten ikke anledning til at tage stilling til 2. led i påstand 3. Ad påstand 4. Fogedforbuddet blev nedlagt på et grundlag, som senere viste sig at være urigtigt. Landsretten kan derfor ikke stadfæste forbuddet, uanset om forbuddet kunne have været nedlagt på et andet grundlag. Ad erstatningsopgøret. Sagsøgte skal efter varemærkelovens 43 udrede et rimeligt vederlag til sagsøgeren for sagsøgtes udnyttelse af varemærket i strid med sagsøgers rettigheder. Et sådant vederlag må under hensyn til, at sagsøgte kunne have markedsført produkterne i den originale yderemballage med varemærket og uden at overklæbe varemærket på tuben, fastsættes under hensyn til sagsøgtes konkurrencefordel ved under genanvendelse af sagsøgerens varemærke at foretage ompakning i ny ydre emballage og fuldstændig omklæbning af tuben. Sagsøgeren skal efter retsplejelovens 648, jf. 639, betale erstatning og godtgørelse til sagsøgte for eventuelt tab og tort som følge af det med urette nedlagte fogedforbud. Landsretten finder, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at selskabets krav mod sagsøgte overstiger sagsøgtes modkrav. Sagsøgte frifindes derfor for kravet. Thi kendes for ret: Sagsøgte Paranova A/S tilpligtes at anerkende: at sagsøgte, for så vidt angår tubestørrelser, som allerede findes på det danske marked, er uberettiget til at importere og lade markedsføre eller på anden måde sælge sagsøgers produkt Daivonex, indeholdende det aktive stof Calcipotriol, importeret fra Kongeriget Spanien, ompakket under genanvendelse af varemærket, og at sagsøgte har gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket Daivonex ved at anbringe varemærket på egne etiketter, som påføres originaltuben. I øvrigt frifindes sagsøgte. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til modparten for fogedretten eller landsretten.