RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 2

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 2 IDENTITET OG RISIKO FOR FORVEKSLING KAPITEL 7 ANDRE FAKTORER Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Familier af varemærker/varemærkeserier Sameksistens af de kolliderende varemærker på markedet i samme område Sameksistens mellem de varemærker, der er involveret i indsigelsen Tilfælde af reel forveksling Tidligere afgørelser truffet af EU-myndigheder eller nationale myndigheder vedrørende konflikter mellem identiske (eller tilsvarende) varemærker Tidligere afgørelser truffet af Harmoniseringskontoret Tidligere nationale afgørelser og domme Irrelevante argumenter i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling Specifikke markedsføringsstrategier EF-varemærkeansøgningens renommé Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 2

3 1. Indledning Harmoniseringskontoret gennemgår normalt de mest iøjnefaldende og sædvanligvis mest relevante faktorer for risiko for forveksling under forskellige overskrifter 1, inden resultaterne heraf samles i den samlede vurdering. Disse faktorer er blevet behandlet i de foregående kapitler i disse retningslinjer. I den samlede vurdering tages der dog også højde for andre faktorer, baseret på argumenter og beviser indgivet af parterne, som er relevante for at træffe afgørelse om risikoen for forveksling. Dette kapitel omhandler sådanne almindelige argumenter/påberåbelser fra parternes side. 2. Familier af varemærker/varemærkeserier Når en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning er baseret på flere ældre varemærker, og de pågældende varemærker har karakteristika, der giver anledning til at anse dem for at være en del af en enkelt "serie" eller "familie", kan der opstå risiko for forveksling som følge af muligheden for, at der antages at være en forbindelse mellem det angrebne varemærke og de ældre varemærker, der er en del af serien. Domstolene har klart angivet, hvilke to kumulative betingelser der skal være opfyldt (dom af 23. februar 2006, sag T-194/03, Bainbridge, præmis , stadfæstet ved dom af 13. september 2007, sag C-234/06 P, Bainbridge, præmis 63). For det første skal indehaveren af en serie af ældre registrerede varemærker fremlægge bevis for brugen af alle de mærker, der tilhører serien, eller i det mindste for brugen af et antal mærker, der kan anses for at udgøre en "serie". For det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Forbindelsen skal forlede offentligheden til at tro, at det angrebne varemærke også er en del af serien, dvs. at varerne og tjenesteydelserne kunne stamme fra samme eller tilknyttede virksomheder. Dette kan ikke være tilfældet, hvis de bestanddele, der er fælles for den ældre varemærkeserie, f.eks. bruges i det angrebne varemærke enten i en anden position end den, hvor den sædvanligvis anvendes i mærkerne i serien, eller med et andet semantisk indhold. Det følger heraf, at hvis et argument baseret på tilstedeværelsen af en familie af varemærker skal accepteres, skal indsigeren godtgøre, at den pågældende har brugt de varemærker, der udgør den påberåbte familie af varemærker på markedet, i et sådant omfang, at den relevante offentlighed er blevet bekendt med de beslægtede varemærker. Det betyder ikke, at indsigeren skal godtgøre, at den pågældendes familie af varemærker har renommé: Almindelig brug er tilstrækkelig, så længe den har medført, at de beslægtede varemærker er etablerede på markedet. Konstatering af renommé ville naturligvis blot styrke det argument, der er baseret på tilstedeværelsen af en familie af varemærker. 1 i) Lighed mellem varer og tjenesteydelser, ii) lighed mellem tegn, iii) bestanddele med særpræg og dominans i de angrebne tegn, iv) det ældre varemærkes fornødne særpræg, v) graden af opmærksomhed hos den relevante kundekreds. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 3

4 Når indsigeren har godtgjort tilstedeværelsen af en familie af varemærker, ville det være forkert at sammenligne den angrebne ansøgning individuelt med hvert af de ældre beslægtede varemærker i familien. Der bør nærmere foretages en sammenligning mellem det angrebne varemærke og familien som helhed, med henblik på at fastslå om det angrebne tegn har de karakteristika, der i forbrugernes bevidsthed udløser forbindelsen til indsigerens familie af varemærker. En individuel sammenligning mellem de kolliderende tegn kan endda føre til den konklusion, at tegnene overordnet set er forskellige, mens det angrebne tegns forbindelse med den ældre familie af varemærker kan være den faktor, der er afgørende for at drage konklusionen om, at der er risiko for forveksling. Den konklusion, at indsigeren har en familie af varemærker, forudsætter brug af mindst tre varemærker, hvilket er minimumstærsklen for at tage et sådant argument i betragtning. Bevis for brug af kun to varemærker kan ikke godtgøre tilstedeværelsen af en varemærkeserie. En formodning om, at offentligheden kender en varemærkefamilie, kræver, at den angrebne ansøgnings og den ældre varemærkeseries fælles bestanddel skal have fornødent særpræg, enten i sig selv eller erhvervet gennem brug, til at muliggøre en direkte forbindelse mellem alle de pågældende tegn. Tilsvarende vil der ikke antages at være en familie af varemærker, hvis yderligere bestanddele i de ældre tegn er dominerende i det overordnede indtryk af de pågældende tegn. Ophtal, Crom-Ophtal, Visc- Ophtal, Pan-Ophtal ALERGOFTAL R 0838/ Varer og tjenesteydelser: 5 Geografisk område: Tyskland Vurdering: Appelkammeret fandt, at forskellen mellem tegnene udelukkede sandsynligheden for, at det angrebne varemærke ville blive opfattet som tilhørende indsigerens familie af varemærker (forudsat at tilstedeværelsen heraf var fastslået). Appelkammeret mente navnlig, at den påberåbte "serie" i hvert enkelt tilfælde afhang af tilstedeværelsen af suffikset "-ophtal" (og ikke "oftal") med en bindestreg, mens det angrebne tegn ikke indeholdt nøjagtigt samme suffiks og heller ikke var konstrueret på samme måde. Når "ophtal" kombineres med "Pan-", "Crom-" og "Visc-", får disse præfikser, der er adskilt fra ordet med en bindestreg, en højere grad af særpræg, hvilket påvirker det overordnede indtryk af hvert af mærkerne som helhed i væsentlig grad, og i det enkelte tilfælde fungerer som indledende bestanddele, der tydeligvis er forskellige fra den første halvdel "Alerg" af det varemærke, der ansøges om. En tysk forbruger ville ikke overveje at opdele "Alergoftal" i to bestanddele i modsætning til, hvad den pågældende ville gøre med varemærker bestående af to bestanddele adskilt af en bindestreg (præmis 14 og 18). TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL osv. OFTAL CUSI T-160/09 Varer og tjenesteydelser: 5 Geografisk område: EU Vurdering: Bestanddelen "Ophtal", som betegner oftalmologiske præparater, er en svag bestanddel i familien af varemærker. Bestanddelene TIM, SIC og LAC er de særprægede bestanddele (præmis 92-93). Sædvanligvis er varemærker, der udgør en "familie" og bruges som sådan, alle registrerede varemærker. Det kan dog ikke udelukkes, at familier af varemærker også kan omfatte ikkeregistrerede varemærker, hvis det er foreneligt med bestemmelserne i den relevante nationale lovgivning. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 4

5 Antagelsen om, at et bestemt varemærke er en del af en familie af varemærker, kræver, at tegnenes fælles bestanddel er identisk eller har en høj grad af lighed. Mindre grafiske forskelle i den fælles bestanddel kan ikke udelukke antagelsen om, at der er tale om en varemærkeserie, når sådanne forskelle af offentligheden kan forstås som en moderne præsentation af samme produktserie. I modsætning hertil tillader bogstaver, der er forskellige fra eller supplerer den fælles bestanddel, generelt ikke en formodning om, at der er tale om en familie af varemærker. Sædvanligvis fremgår den fælles bestanddel, der kendetegner familien, på samme position i varemærkerne. Derfor vil den samme (eller tilsvarende) bestanddel, der forekommer på samme position i det angrebne tegn, være en stærk indikator for, at det yngre varemærke kunne blive sat i forbindelse med indsigerens familie af varemærker. På den anden side vejer det i høj grad imod antagelsen om en forbindelse i forbrugernes bevidsthed, hvis den fælles bestanddel forekommer på en anden position i det angrebne tegn. Det angrebne tegn ISENBECK vil f.eks. sandsynligvis ikke blive sat i forbindelse med en familie af BECK-mærker, hvor bestanddelen BECK er anbragt i begyndelsen af de tegn, der udgør familien. Endelig behøver argumentet om, at der foreligger en "familie af varemærker", ikke at blive fremsat i sagen som indsigelsesgrund, men kan betragtes som yderligere kendsgerninger, beviser og argumenter. Derfor kan indsigeren, som har baseret sin indsigelse på et enkelt ældre varemærke (registreret eller ej), fremsætte argumentet om og beviserne for at den pågældendes ældre varemærke er blevet brugt sammen med andre varemærker, som udgør en familie af varemærker under førnævnte materielle betingelser. Eksempler, hvor appelkammeret vurderede, at der var tale om en familie af varemærker: UniSECTOR uni-gateway R 31/ Varer og tjenesteydelser: 36 (finansiel virksomhed) Geografisk område: Tyskland Vurdering: Appelkammeret fandt, at indsigeren rent faktisk havde indgivet tilstrækkelig dokumentation ved navnlig at indgive henvisninger fra den relevante specialiserede presse, f.eks. FINANZtest, og ved at henvise til sin betydelige andel på 17,6 % af markedet for "Uni"-investeringsforeninger blandt tyske kapitalforvaltningsselskaber, for at vise, at præfikset "UNI" anvendes til en række velkendte investeringsforeninger. Der er risiko for forveksling med hensyn til varemærkeserien, eftersom de relevante handelskredse ville opfatte det varemærke, der ansøges om, som en del af serien, fordi det er konstrueret ud fra et tilsvarende princip (præmis 43-44). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 5

6 UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX osv. ZENTRIFIX R 1514/ Varer og tjenesteydelser: 1, 17 og 19 (klæbemidler) Geografisk område: Spanien Vurdering: Appelkammeret fandt, at indsigeren havde godtgjort tilstedeværelsen af en familie af varemærker. For det første godtgjorde indsigeren behørigt, at alle de beslægtede varemærker bruges. Fakturaer og reklamemateriale godtgør, at produkter med disse varemærker er tilgængelige for forbrugere på markedet. Forbrugerne er derfor bekendte med, at der er en familie af varemærker. For det andet har ZENTRIFIX kendetegn, der svarer til kendetegnene for varemærkerne i familien. FIXbestanddelen er anbragt i slutningen; de bestanddele, der er anbragt før denne bestanddel, hentyder til noget, der har at gøre med lim; de to bestanddele er sidestillet uden skilletegn, bindestreger eller fysisk adskillelse; den font, der anvendes til de to bestanddele, er den samme (præmis 43-44). CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY osv. CITIGATE R 821/ (appelleret T-301/09) Varer og tjenesteydelser: 9, 16 (potentielt finansrelaterede varer) Geografisk område: EU Vurdering: Appelkammeret fandt, at dokumentationen som navnlig bestod af udskrifter fra indsigerens websteder, årsrapporter, annoncer osv. er fuld af henvisninger til varemærkerne CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD og CITIEQUITY. Dokumentationen viser, at CITIBANK har karakter af et "generisk tegn" eller grundlæggende mærke, og at indsigerne har udviklet en hel serie undermærker baseret på CITI-begrebet. Det angrebne mærke CITIGATE er den type mærke, indsigerne ville tilføje til deres portefølje af CITI-mærker, især hvis de ønskede at tilbyde deres kunder en ny ydelse og lægge vægt på tanken om adgang (præmis 23-24). 3. Sameksistens af de kolliderende varemærker på markedet i samme område EF-varemærkeansøgeren kan påberåbe sig, at de kolliderende varemærker eksisterer side om side i det relevante område. Sædvanligvis dukker argumentet om sameksistens op, når ansøgeren er indehaver af et nationalt varemærke, der svarer til EF-varemærkeansøgningen, i det område, hvor det varemærke, som indsigelsen støttes på, er beskyttet. Ansøgeren kan også henvise til sameksistens med et varemærke med en tredjepart som indehaver. Derfor bør der skelnes mellem to forskellige situationer, der begge benævnes "sameksistens": Sameksistens mellem de to varemærker, der er involveret i indsigelsen, kan underbygge fraværet af risiko for forveksling i den relevante kundekreds' bevidsthed (se nedenfor). Når mange varemærker, der ligner hinanden (ud over de to varemærker, der er involveret i indsigelsen), bruges af konkurrenter, kan sameksistensen påvirke omfanget af den ældre rettigheds beskyttelse. Se Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 2, Dobbelt identitet og risiko for forveksling, kapitel 4, Særpræg. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 6

7 3.1. Sameksistens mellem de varemærker, der er involveret i indsigelsen I indsigelsessager argumenterer EF-varemærkeansøgeren som oftest for, at de kolliderende mærker eksisterer side om side på nationalt niveau, og at denne sameksistens tolereres af indsigeren. Det hævdes lejlighedsvist, at sameksistensen er accepteret af parterne i en sameksistensaftale. Det kan ikke udelukkes, at de to varemærkers sameksistens på et bestemt marked blandt andre elementer eventuelt ville kunne være medvirkende til at mindske risikoen for forveksling mellem disse varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed (dom af 3. september 2009, sag C-498/07P, La Española, præmis 82). I visse tilfælde kan den omstændighed, at ældre varemærker eksisterer side om side på markedet, mindske den af Harmoniseringskontoret konstaterede risiko for forveksling mellem de angrebne varemærker (dom af 11. maj 2005, sag T-31/03, Grupo Sada, præmis 86). Sameksistensens vejledende værdi bør dog behandles med forsigtighed. Der kan være forskellige årsager til, at de to tegn eksisterer side om side på nationalt niveau, f.eks. en anden retlig eller faktuel situation førhen eller aftaler om ældre rettigheder mellem de involverede parter. Selv om sameksistensens indvirkning på konstateringen af risiko for forveksling i teorien accepteres, er det således i praksis meget vanskeligt at fastslå betingelserne for, at denne sameksistens underbygger fraværet af risiko for forveksling, og de tillægges sjældent særlig stor vægt. Hvis EF-varemærkeansøgeren skal godtgøre, at sameksistensen var baseret på fraværet af risiko for forveksling i den relevante kundekreds' bevidsthed, skal visse betingelser være opfyldt: Sammenlignelig situation. De ældre ("sameksisterende") mærker og de omhandlede mærker er identiske med dem, der er involveret i indsigelsessagen ved Harmoniseringskontoret (dom af 11. maj 2005, sag T-31/03, Grupo Sada, præmis 86, dom af 18. september 2012, sag T-460/11, BÜRGER, præmis 60-61), og omfatter samme varer eller tjenesteydelser som de angrebne varemærker (afgørelse af 30. marts 2010, R 1021/2009-1, Eclipse, præmis 14). Sameksistensen vedrører de lande, der er relevante i sagen (f.eks. er påstået sameksistens i Danmark irrelevant, når indsigelsen er baseret på et spansk varemærke; dom af 13. juli 2005, sag T-40/03, Julián Murúa Entrena, præmis 85). Hvis det ældre varemærke er et EF-varemærke, skal EFvaremærkeansøgeren godtgøre sameksistens i hele EU. Kun sameksistens på markedet kan tages i betragtning. Den blotte kendsgerning, at begge varemærker findes i det nationale register (formel sameksistens), er ikke tilstrækkelig. EF-varemærkeansøgeren skal godtgøre, at der er gjort reel brug af de pågældende varemærker (afgørelse af 13. april 2010, R 1094/2009-2, Business Royals, præmis 34). Sameksistens skal forstås som "samtidig brug" af sideløbede og angiveligt kolliderende mærker (afgørelse af 8. januar 2002, R 360/2000-4, No Limits, præmis 13; afgørelse af 5. september 2002, R 0001/2002-3, Chee.Tos, præmis 22). Den periode, hvor varemærkerne har eksisteret side om side, skal tages i betragtning: I dom af 1. marts 2005, sag T-185/03, Enzo Fusco, blev den påståede sameksistens på kun fire måneder betragtet som for kort. Derudover Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 7

8 skal varemærkernes sameksistens vedrøre en periode, der ligger tæt på EFvaremærkeansøgningens ansøgningsdato (afgørelse af 12. maj 2010, R 607/2009-1, Elsa Zanella, præmis 39). Den manglende risiko for forveksling kan således kun udledes af den "fredelige" karakter af sameksistensen mellem de angrebne varemærker på det omhandlede marked (dom af 3. september 2009, sag C-498/07P, La Española, præmis 82; dom af 8. december 2005, sag T-29/04, Cristal Castellblanch, præmis 74; dom af 24. november 2005, sag T-346/04, Arthur et Felicie, præmis 64). Det er ikke tilfældet, når konflikten har været genstand for en sag ved de nationale domstole eller administrative myndigheder (krænkelsessager, indsigelsessager eller begæringer om et varemærkes fortabelse/ugyldighed). Derudover opvejer den fredelige sameksistens mellem varemærkerne på det relevante nationale marked ikke risikoen for forveksling, hvis den er baseret på aftaler om ældre rettigheder mellem parterne, herunder forlig i sager ved nationale domstole, eftersom sådanne aftaler, selv hvis de er baseret på parternes vurdering af den retlige situation, kan have rent økonomiske eller strategiske årsager. Der er dog undtagelser. I sin præjudicielle dom af 22. september 2011 i sag C-482/09, BUD, fandt Domstolen, at to identiske varemærker, som betegner identiske varer, kan eksistere side om side i en situation, hvor der har været tale om længerevarende, redelig og sideløbende brug af de to varemærker, når denne brug ikke gør eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne. Hvad angår sameksistensaftaler mellem parterne, er Harmoniseringskontorets praksis i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling, at sådanne aftaler kan tages i betragtning ligesom en hvilken som helst anden relevant faktor, men de er på ingen måde bindende for Harmoniseringskontoret. Det gælder især, når anvendelsen af de relevante bestemmelser i EF-varemærkeforordningen og fast retspraksis fører til en konklusion, der ikke er i overensstemmelse med aftalens indhold. Hvis de tegn og varer/tjenesteydelser, der sammenlignes, f.eks. ligner hinanden i tilstrækkelig høj grad til, at der foreligger risiko for forveksling, kan en privat aftale mellem parterne med et andet indhold, dvs. som udelukker risiko for forveksling, ikke have forrang for Harmoniseringskontorets vurdering. Der er intet retsgrundlag for at acceptere en sådan tilgang, og EF-varemærkeforordningen giver heller ikke Harmoniseringskontoret sådanne beføjelser. Hvis der gøres indsigelse mod en aftale ved nationale instanser, eller sager verserer ved domstole, og Harmoniseringskontoret vurderer, at udfaldet kunne være relevant for den pågældende sag, kan det beslutte at udsætte sagen. Derudover forhindrer intet som hovedregel indsigeren i at gøre indsigelse mod en EFvaremærkeansøgning, uanset om den pågældende tidligere har gjort indsigelse mod andre af ansøgerens (nationale) mærker. Dette kan ikke betragtes som "modstridende adfærd" og fortolkes til indsigerens ulempe, særlig eftersom der i indsigelsessager, i modsætning til ugyldighedssager, ikke er adgang til påstanden om "passivitet" (reglerne for indsigelsessager omfatter ikke en bestemmelse, der svarer til artikel 54 i EF-varemærkeforordningen, i henhold til hvilket et EF-varemærkes indehaver som forsvar påberåber sig, at indgiveren af ugyldighedsbegæringen har tålt brugen af EFvaremærket i over fem år). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 8

9 4. Tilfælde af reel forveksling Ved risiko for forveksling forstås sandsynligheden for den relevante forbrugers forveksling. Der behøver ikke være tale om reel forveksling. Som det udtrykkeligt fastslås af Retten, er det "ikke nødvendigt at påvise, at der faktisk sker en forveksling, men kun, at der er en risiko for forveksling" (dom af 24. november 2005, sag T-346/04, Arthur et Felicie, præmis 69). Alle relevante faktorer skal tages i betragtning i den samlede vurdering af risikoen for forveksling. Dokumentation for reel forveksling er en faktor, der kan tale for risiko for forveksling. Dens vejledende værdi bør imidlertid ikke overvurderes af følgende årsager: Det må antages, at der i det virkelige liv altid vil være enkeltpersoner, der forveksler alting og opfatter alting forkert, mens andre er ekstremt observante og har kendskab til alle varemærker. Der er derfor ingen juridisk værdi i at påpege, at begge disse typer findes, eftersom det ville give subjektive resultater. Hvad angår målforbrugerens opfattelse, er vurderingen principiel. Den gennemsnitlige forbruger antages at være rimeligt velinformeret, observant og velunderrettet, selv om det i virkeligheden forholder sig sådan, at visse forbrugere er ekstremt observante og velunderrettede, mens andre er skødesløse og godtroende (afgørelse af 10. juli 2007, R 0040/ SDZ, Direct World, præmis 32). Derfor kan tilfælde af reel forveksling kun påvirke konstateringen af risiko for forveksling, hvis det godtgøres, at sådanne tilfælde sædvanligvis ledsager tilstedeværelsen af de kolliderende varemærker på markedet i den typiske handelsmæssige situation, der involverer de pågældende varer og/eller tjenesteydelser. Med henblik på en korrekt vurdering af dokumentationen om det antal tilfælde, hvor der har været reel forveksling, skal vurderingen foretages i lyset af antallet af muligheder for forveksling. Hvis der er tale om mange forretningstransaktioner, men tilfældene af forveksling er få, vil en sådan dokumentation blive tillagt begrænset vægt i vurderingen af risikoen for forveksling. Manglen på reel forveksling er behandlet i forbindelse med sameksistens ovenfor. 5. Tidligere afgørelser truffet af EU-myndigheder eller nationale myndigheder vedrørende konflikter mellem identiske (eller tilsvarende) varemærker 5.1 Tidligere afgørelser truffet af Harmoniseringskontoret Hvad angår Harmoniseringskontorets tidligere afgørelser i konflikter mellem identiske eller tilsvarende varemærker, fandt Retten, at: ifølge fast retspraksis [kan] lovligheden af appelkamrenes afgørelser [...] udelukkende bedømmes på grundlag af [EF-varemærkeforordningen] og ikke på grundlag af Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 9

10 (Se dom af 30. juni 2004, sag T-281/02, Mehr für Ihr Geld, præmis 35). Harmoniseringskontoret er således ikke bundet af sine tidligere afgørelser, eftersom de enkelte sager skal behandles særskilt under hensyntagen til de særlige forhold i sagen. Uagtet at Harmoniseringskontorets tidligere afgørelser ikke er bindende, bør deres begrundelse og udfald stadig tages i betragtning, når der træffes afgørelse i den foreliggende sag. Det blev bekræftet i dom af 10. marts 2011, sag C-51/10 P, 1000, præmis 73-75: Harmoniseringskontoret [har] en pligt til at udøve sine beføjelser i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, såsom ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik. Med hensyn til disse to principper skal Harmoniseringskontoret i forbindelse med behandlingen af en EF-varemærkeansøgning tage hensyn til allerede trufne afgørelser vedrørende lignende ansøgninger og særligt overveje, hvorvidt der i den foreliggende situation skal træffes samme afgørelse I denne forbindelse skal ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik forliges med legalitetsprincippet. Den tidligere afgørelses vejledende værdi vil i princippet være begrænset til sager, der har en tilstrækkelig lighed med den foreliggende sag. Det følger dog af artikel 76, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, at Harmoniseringskontoret i indsigelsessager skal begrænse sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter. Derfor kan udfaldet, selv i sager baseret på sammenlignelige kendsgerninger og med tilsvarende juridiske problemstillinger, variere, fordi parterne fremfører forskellige kendsgerninger, beviser og argumenter. 5.2 Tidligere nationale afgørelser og domme Domme afsagt/afgørelser truffet af nationale domstole og nationale myndigheder i sager vedrørende konflikter mellem identiske eller tilsvarende varemærker på nationalt niveau er ikke bindende for Harmoniseringskontoret. I henhold til retspraksis er EFvaremærkesystemet et selvstændigt system med egne målsætninger og regler og finder anvendelse uafhængigt af de nationale systemer. Hvorvidt et tegn kan registreres som et EF-varemærke, skal således udelukkende vurderes på grundlag af den relevante lovgivning (dom af 13. september 2010, sag T-292/08, Often, præmis 84; dom af 25. oktober 2006, sag T-13/05, Oda, præmis 59). Derfor er afgørelser truffet i en medlemsstat eller en stat, der ikke er medlem af EU, ikke bindende for Harmoniseringskontoret (se dom af 24. marts 2010, sag T-363/08, Nollie, præmis 52). Deres begrundelse og konklusion skal dog stadig tages i betragtning, særlig når afgørelsen er truffet i den medlemsstat, der er relevant for sagen. De nationale domstole har indgående kendskab til deres medlemsstats specifikke karakteristika, særlig hvad angår virkeligheden på det marked, hvor varerne og tjenesteydelserne markedsføres, og forbrugernes opfattelse af tegn. Dette kan i bestemte sager være relevant for Harmoniseringskontorets vurdering. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 10

11 MURUA T-40/03 Varer og tjenesteydelser: 33 Geografisk område: Spanien Vurdering: Retten tog højde for begrundelsen i den nationale domstols dom, i det omfang den forklarede offentlighedens opfattelse af efternavne i det pågældende land: Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt den relevante kundekreds i Spanien generelt vil være mere opmærksomme på efternavnet "Murúa" end på efternavnet "Entrena" i det ansøgte varemærke, finder Retten, at denne stats retspraksis selv om den ikke er bindende for EU's instanser kan give nyttige oplysninger herom (præmis 69). OFTEN T-292/08 Varer og tjenesteydelser: 14 Geografisk område: Spanien Vurdering: Retten fandt ikke, at spansk retspraksis, hvorefter den spanske gennemsnitsforbruger har et vist kendskab til det engelske sprog, var relevant for vurderingen af den specifikke sag: I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren desuden ikke anført noget faktuelt eller retligt forhold i den påberåbte nationale retspraksis, der kan tjene til løsning af den foreliggende sag Betragtningen om at visse engelske ord kendes af en spansk forbruger, nemlig ordene "master", "easy" og "food", selv om det antages, at dette fremgår af den omhandlede nationale retspraksis, medfører ikke, at den samme konklusion kan drages for så vidt angår ordet "often" (præmis 85). Hvis Harmoniseringskontoret, og herunder dets appelkamre, beslutter at træffe afgørelse på baggrund af en national afgørelse som bevismiddel, hvilket i princippet står det frit for, skal appelkammeret imidlertid med behørig omhu og på omhyggelig vis undersøge disse afgørelser (dom af 15. juli 2011, sag T-108/08, Good Life, præmis 23). Normalt vil forståelsen af en sådan afgørelse kræve indgivelse af tilstrækkelige oplysninger, særlig om de kendsgerninger, som afgørelsen var baseret på. Deres vejledende værdi vil derfor være begrænset til de sjældne tilfælde, hvor sagens faktuelle og retlige baggrund blev præsenteret fuldstændigt i indsigelsessagen og er afgørende, klar og ikke bestrides af parterne. Ovenstående retningslinjer berører ikke virkningerne af domme afsagt af EFvaremærkedomstole, som beskæftiger sig med modkrav med påstand om EFvaremærkers fortabelse eller ugyldighed. 6. Irrelevante argumenter i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling 6.1. Specifikke markedsføringsstrategier Harmoniseringskontorets undersøgelse af risikoen for forveksling er en fremadrettet undersøgelse. I modsætning til situationer med krænkelser af varemærker hvor Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 11

12 domstolene beskæftiger sig med specifikke omstændigheder, hvor de enkelte kendsgerninger og den specifikke art af varemærkets brug er afgørende foregår Harmoniseringskontorets drøftelser på et mere abstrakt plan. Derfor er specifikke markedsføringsstrategier ikke relevante. Harmoniseringskontoret skal som udgangspunkt bruge de sædvanlige omstændigheder, under hvilke de varer, der er omfattet af mærkerne, markedsføres, dvs. de omstændigheder, der kan forventes for den kategori af varer, der er omfattet af mærkerne. De særlige omstændigheder, under hvilke de varer, der er omfattet af mærkerne, reelt markedsføres, har principielt ingen indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling, fordi de kan variere afhængigt af varemærkeindehaverens ønsker (dom af 15. marts 2007, sag C-171/06 P, Quantum, præmis 59; dom af 22. marts 2012, sag C- 354/11 P, G, præmis 73; dom af 21. juni 2012, sag T-276/09, Yakut, præmis 58). Eksempelvis er den kendsgerning, at én part udbyder sine forbrugsvarer (vin) til en højere pris end konkurrenterne, en rent subjektiv markedsføringsfaktor, der som sådan er irrelevant for vurderingen af risikoen for forveksling (dom af 14. november 2007, sag T-101/06, Castell del Remei Oda, præmis 52). 6.2 EF-varemærkeansøgningens renommé Ansøgere hævder ofte, at der ikke vil være risiko for forveksling med det ældre varemærke, fordi EF-varemærkeansøgningen har renommé. Et sådant argument kan ikke anvendes, fordi retten til et EF-varemærke begynder på den dato, hvor EFvaremærket indgives og ikke før, og det er fra og med denne dato, at EF-varemærket skal undersøges i forbindelse med indsigelsessager. Derfor er begivenheder eller kendsgerninger fra før EF-varemærkets ansøgningsdato irrelevante, når det skal vurderes, om der er relative hindringer for registrering af EF-varemærket, fordi indsigerens rettigheder, da de ligger forud for EF-varemærket, er ældre end ansøgerens EF-varemærke. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 12