KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 378 Klager: Eniro Danmark A/S (klager 1) Amager Boulevard København S og Eniro Norge AS (klager 2) v/advokat Lisbet Andersen Indklagede: Crock Data ApS Stenløse Center 53L 2660 Stenløse v/advokat Kim Pedersen Parternes påstande: Klagernes påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet soldating.dk til klagerne. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 4. juli 2003 med 15 bilag (1-15), svarskrifter af 14. august 2003, replik af 8. september 2003 med 3 bilag, duplik af 7. oktober 2003 og klagers supplerende processkrift af 10. oktober 2003 med 2 bilag. Registreringsdato: Domænenavnet soldating.dk er registreret den 8. maj Sagsfremstilling: Klager 1 og 2 er henholdsvis et dansk og et norsk selskab i Eniro-gruppen. Klager har som bilag 1 vedlagt en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende Eniro Danmark A/S og som bilag

2 2 vedlagt en udskrift af det norske selskabsregister vedrørende Eniro Norge AS, der tidligere havde selskabsnavnet Scandinavia Online AS. Klager 2 har registreret domænenavnet sol.dk den 31. januar 1997 i navnet Scandinavia Online AS. Klagerne har oplyst, at domænenavnet sol.dk siden 1997 har været benyttet som varemærke og kendetegn for en Internet-tjeneste, som i dag er en af de største i Danmark. Klagerne har som bilag 4 vedlagt 4 udskrifter fra hjemmesiden under domænenavnet "sol.dk", hvoraf det fremgår, at der er tale om en portal, hvor brugerne kan vælge mellem tjenester inden for en række forskellige områder, hvori betegnelsen SOL indgår som led i betegnelsen, eksempelvis SOL Mail, SOL Groupcare og SOL Shopping. Klagerne har som bilag 7 fremlagt eksempler på nyhedsbreve, der er udsendt af klager 1, hvor man ligeledes benytter betegnelserne, hvori betegnelsen SOL indgår. Klagerne har som bilag 5 og 6 fremlagt udskrifter af Gallup Website Index for forskellige perioder, der viser antallet af unikke besøgende på hjemmesiden under domænenavnet "sol.dk" i henholdsvis marts og maj måned Det fremgår af bilag 5, at der i marts måned i 2003 var 1,8 millioner unikke besøgende på hjemmesiden, og at hjemmesiden dermed lå på en andenplads i Danmark, jf. bilag 5. Det tilsvarende tal for maj måned ligger på knap en million. Scandinavia Online A/S har den 26. januar 1999 registreret ordmærkerne SOL og S-OL samt et figurmærke indeholdende tegnene S-OL. Alle varemærkerne er registreret i klasserne 9, 16, 35, 36, 37, 38,39, 41 og 42. Klagerne har som bilag 8, 9 og 10 vedlagt udskrifter fra hjemmesiden under saegis.com vedrørende de tre varemærkeregistreringer. Klager 1 har oplyst, at varemærkeregistreringerne er overdraget til klager 1, hvilket er anmeldt til Patent- og Varemærkestyrelsen ved brev af 3. juli Klager har som bilag 11 vedlagt en kopi af brev af 3. juli 2003 til Patent- og Varemærkestyrelsen. Klagerne har erfaret, at indklagede har anvendt det omtvistede domænenavn til en Internet-tjeneste vedrørende dating. Klager har som bilag 13 vedlagt en udskrift fra en hjemmeside under domænenavnet soldating.dk. Ved skrivelse af 16. juni 2003, der er vedlagt som bilag 14, rettede klagerne henvendelse til indklagede med angivelse af, at registrering og brug af domænenavnet "soldating.dk" var i strid med klagernes rettigheder og med opfordring om at ophøre med brugen af domænenavnet samt overdrage registreringen til klagerne. Indklagede svarede ved skrivelse af 26. juni 2003, der er vedlagt som bilag 16, med meddelelse om, at indklagede ikke havde til hensigt at ophøre med brugen af domænenavnet soldating.dk. Klagerne indbragte herefter sagen for klagenævnet. Indklagede har oplyst, at man ikke påtænker at sælge domænenavnet soldating.dk. Indklagede har ikke herudover tilføjet yderligere til sagsfremstillingen. Sekretariatet har ved opslag den 24. februar 2004 på domænenavnet soldating.dk taget følgende kopi (uddrag):

3 Sekretariatet har samme dato taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet sol.dk (uddrag):

4 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klagerne har gjort gældende, at klager er indehaver af de registrerede varemærkerettigheder til betegnelsen SOL, at domænenavnet sol.dk er blevet anvendt intensivt for en Internetportal siden 1997, at klager på hjemmesiden under domænenavnet sol.dk benytter sol.dk som varemærke, at klager således har opnået varemærkeret til betegnelsen sol.dk på baggrund af ibrugtagning og fortsat brug, jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, og at sol.dk tillige nyder beskyttelse efter markedsføringslovens 5, at hjemmesiden under sol.dk har et meget stort antal unikke besøgende, og at varemærkerne SOL og sol.dk, der bruges på hjemmesiden, utvivlsomt er velkendte og dermed berettiget til en udvidet beskyttelse i medfør af varemærkeretten, at der er knyttet en meget væsentlig goodwill til klagers varemærker og kendetegn SOL og sol.dk, at domænenavnet soldating.dk er registreret efter stiftelsen af klagers rettigheder til varemærket SOL og efter klagers registrering og ibrugtagning af domænenavnet sol.dk, at klager således er i besiddelse af ældre og bedre rettigheder til betegnelserne SOL og sol.dk,

5 at der ved sammenligningen mellem SOL og soldating.dk må bortses fra angivelsen.dk, der blot refererer til det relevante top level domæne, at domænenavnet soldating.dk benyttes til en Internettjeneste vedrørende dating, og at elementet dating derfor må anses som beskrivende for hjemmesidens indhold, hvorfor dette element ikke skal tillægges vægt ved spørgsmålet om mærke-lighed, at betegnelsen soldating.dk jf. bilag 13 fremtræder markant øverst på indklagedes hjemmeside, og at de tre første bogstaver Sol er fremhævet ved brug af en anden farve end den resterende del af betegnelsen, og at associationerne til klagerens varemærke derved bliver særligt tydelig, at det for så vidt angår klagers varemærke sol.dk skal understreges, at mærket bruges i sin helhed på klagers hjemmeside og nyhedsbreve, og at der ved sammenligningen af sol.dk og soldating.dk således ikke kan ses bort fra det faktum, at betegnelsen for det danske top level domæne indgår i begge tilfælde, hvilket næppe er nogen tilfældighed, at der således er en klar mærke-lighed mellem soldating.dk og SOL samt soldating.dk og sol.dk, at indklagedes hjemmeside indeholder en funktion, hvor brugeren kan oprette en elektronisk profil i en database og foretage søgninger, og at denne tjeneste må anses for direkte sammenfaldende eller i hvert fald ligeartet med de varer og tjenesteydelser, der er dækket af vareklasserne 9, 35 og 42, at der via indklagedes hjemmeside kan udsendes elektroniske kort, hvilket er direkte omfattet af vareklasse 38, at indklagedes bemærkninger om, at klagers varemærkeregistreringer ikke burde kunne gøres gældende efter deres indhold, er direkte i modstrid med varemærkeloven og selvfølgelig må afvises, at brugspligten for klagers varemærkeregistreringer ikke er indtrådt, hvorfor klagers brug er irrelevant for spørgsmålet om lighed mellem varer/tjenesteydelser, at der således utvivlsomt er direkte sammenfald af varer og tjenesteydelser mellem klagerens varemærkeregistreringer og indklagedes anvendelse af domænenavnet soldating.dk, at der således er mærke-lighed og direkte sammenfald henholdsvis ligeartethed af varer/tjenesteydelser, og at en varemærkeretlig helhedsbedømmelse allerede på det grundlag må føre til, at soldating.dk anses for forveksleligt med varemærkerne SOL og sol.dk og dermed i strid med varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, at SOL konsekvent indgår som element i betegnelserne for de produkter/tjenester, som klager udbyder, således at SOL benyttes efterfulgt af en artsbetegnelse, jf. bilag 4 og 7. Klager har som eksempler herpå nævnt SOL Mail, SOL Support, SOL Groupcare, SOL Forum m.fl., at denne brug bevirker, at sammensætningen af SOL og dating i indklagedes domænenavn naturligt vil blive opfattet som en del af klagers mangeartede udbud af tjenester på hjemmesiden under domænenavnet soldating.dk, hvilket forøger forvekslingsrisikoen. Henset hertil er der stor sandsynlighed for, at omsætningskredsen vil forbinde domænenavnet soldating.dk med varemærket SOL og/eller sol.dk og fejlagtigt tro, at der er en forbindelse, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, sidste led, at der til støtte for klagers anbringender henvises til klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende domænenavnene sasligaen.dk og sas-ligaen.dk, j.nr og 164, hvor de nævnte domænenavne fandtes at være i strid med varemærket SAS, idet nævnet blandt andet bemærkede, at SAS i sig selv udgjorde en dominerende del af betegnelsen sasligaen.dk og

6 sas-ligaen.dk, og at indklagedes brug af disse betegnelser var egnede til at skade klagerens varemærkes særpræg og renommé, at indklagede ved sin brug af et domænenavn, der klart associerer til klagers varemærke, lukrerer på klagers goodwill, og at indklagede herved overtræder markedsføringslovens 1 og 5, at det er irrelevant, at sol tillige er et almindeligt anvendt ord, herunder fordi ordet ikke er almindeligt anvendt i forbindelse med Internet-portaler. Varemærket MARS for chokoladeprodukter er også overordentlig stærkt, selv om ordet har en i anden forbindelse kendt betydning. Tilsvarende kan for eksempel nævnes varemærket APPLE for computere. at klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende domænenavnet absolutsex.dk, j.nr , af flere grunde ikke er analog til nærværende sag. For det første var der i modsætning til nærværende sag - ikke sammenfald af vare/tjenesteydelser. For det andet fremgår det af afgørelsen, at ordet absolut er et adjektiv, som lægger sig beskrivende til ordet sex. Klagers varemærke i nærværende sag er ikke et adjektiv, og at der findes en lang række klagenævnsafgørelser, som er analoge til den foreliggende sag, og som støtter klagers synspunkter. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er forvekslelighed mellem domænenavnene soldating.dk og sol.dk, at en Internet-bruger ikke kan tage fejl af domænenavnet sol.dk og domænenavnet soldating.dk, at ordet sol ikke er et stærkt karakteristisk varemærke. Uanset at det er anset for at være tilstrækkeligt karakteristisk til at kunne varemærkebeskyttes, er der tale om et ord, der samtidig anvendes i almindelighed, at det af klageren anførte er i direkte modstrid med klagenævnets præmisser i afgørelsen vedrørende domænenavnet absolutsex.dk, j.nr , hvor klagenævnet konstaterede, at ordet sex var det dominerende ord, og at absolut i forhold hertil blot var et fremhævende adjektiv, at bedømmelsen i sagen vedrørende domænenavnet absolutsex.dk ligger meget tæt op ad nærværende sag, idet der også her er tale om en sammensætning af et ikke særligt karakteristisk varemærke og det karakteristiske ord dating. Det skal hertil bemærkes, at ordet absolut tillige var tilpas karakteristisk til, at det var muligt at varemærkeregistrere, men at dette ikke var til hinder for, at ordet bedømtes som et adjektiv i det påklagede domænenavn, at det faktum, at ordet sol er varemærkeregistreret, derfor ikke betyder, at det per automatik kan anses for at være specielt karakteristisk især henset til ordets yderst generiske karakter, at klagers henvisning til klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende domænenavnene sasligaen.dk og sas-ligaen.dk, j.nr og 164, er misvisende, idet resultatet i denne afgørelse primært var et udslag af det påfaldende faktum, at den indklagede i sagen havde registreret domænenavnene dagen efter offentliggørelsen af, at Superligaen i fodbold blev omdøbt til Sas-ligaen. Såfremt der ikke havde været den påviste tidsmæssige sammenhæng, og såfremt den indklagede i den pågældende sag havde kunnet påvise en legitim brug af navnet, var det ikke oplagt, at sagen alene på baggrund af navneligheden var faldet ud som den gjorde, at der hverken ved ordlyden eller ved den foreliggende praksis kan findes tilslutning til, at domænenavnet soldating.dk ligner klagers varemærke, at klagers varemærke, SOL, består af store bogstaver, mens ordet i indklagedes domænenavn er med små bogstaver af samme slags som de øvrige dele af domænenavnet. Der er således ikke gjort forsøg på at gøre domænenavnet forveksleligt med klagers varemærke,

7 at det er oplagt at kombinere ordene sol og dating, idet disse ord i hvert fald til en vis grad må anses for at kunne associeres, at der ikke automatisk foreligger sammenlignelighed, såfremt en anden tilbyder varer/tjenesteydelser, der godt nok falder ind under de omfattede vareklasser, men som ikke har lighed med varemærkeregistrantens brug af varemærket, og at dette især er aktuelt, såfremt de vareklasser, som er registreret, spænder over et meget bredt anvendelsesområde, at klagers registrering under klasserne 35 og 38 i den konkrete situation vil være meget omsiggribende, såfremt det statueres, at ethvert udbud af varer/tjenesteydelser, der falder ind under klasserne, er sammenlignelige med klagers varemærkeret. Klasse 35 dækker således over alt, hvad der har at gøre med reklame på Internet, mens klasse 38 omfatter afsending af data mellem computere. Med andre ord kan registranten med de omtalte registreringer dække stort set enhver handling, der kan ske via Internet, at det virker ulogisk, at alle handlinger online dækkes af få varemærkeklasser, når der funktionelt set kan være tale om vidt forskellige aktiviteter, at indklagede via Internet vil skabe et forum for dating, og at klager ikke tilnærmelsesvist har dokumenteret at have beskæftiget sig med nogle af disse områder, men at klager dækker sig ind under at have varemærkeregistreret de nævnte klasser, som i princippet inddækker alt, hvad der har med databehandling og reklame på Internet at gøre, og at det på denne baggrund gøres gældende, at indklagedes udbudte ydelser ikke er sammenlignelige med klagers, og at der ingen mulighed er for forveksling, at det i forhold til klagers oplysninger om, at klager har forskellige ydelser, som alle hedder SOL efterfulgt af en funktionsbetegnelse, skal anføres, at klagers forskellige ydelser har det til fælles, at de er linket til domænenavnet sol.dk, og at en bruger således først skal via sol.dk for at komme hen til de forskellige ydelser, at indklagedes domænenavn derimod hedder soldating.dk, og at der således ikke er nogen mulighed for, at en bruger vil tage fejl af indklagedes og klagers ydelser, idet brugere netop er bevidst om, at der altid skal linkes via sol.dk, at det ikke kan forekomme, at en bruger på grund af en fejltastning ender på indklagedes hjemmeside, hvis intentionen var at komme hen til sol.dk, at der således ikke er en sådan forvekslingsrisiko, som forudsættes, for at der kan være tale om en varemærkekrænkelse, at forvekslelighedsvurderingen efter markedsføringslovens 5 formentlig er identisk med forvekslelighedsvurderingen efter varemærkeloven, blot med den forskel at markedsføringsloven har et bredere anvendelsesområde, idet det ikke er en betingelse, at der er stiftet en egentlig legal ret over forretningskendetegnet, og at bestemmelsen således ikke tilføjer yderligere til sagen, idet indklagede fuldt ud har anerkendt, at klager har et gyldigt registreret varemærke, og at markedsføringslovens 1 må anses som en opsamlingsbestemmelse, såfremt der ikke er anden hjemmel til at kende en markedsføringsmæssig adfærd retsstridig. Kerneområdet er vel snyltning på andre virksomheders goodwill og bedømmelsen heraf er tillige indeholdt i den vurdering, der sker efter varemærkeloven. Henvisningen til denne bestemmelse tilføjer således ikke noget til sagen. Nævnets bemærkninger: Klager 1 har ved registreringen af ordmærket SOL opnået beskyttelse efter varemærkelovens 4, som er sålydende:

8 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Endelsen dating i det omtvistede domænenavn fremstår som beskrivende for de ydelser, som udbydes på indklagedes hjemmeside. Endelsen er sat sammen med betegnelsen sol, som fremstår som en dominerende del af domænenavnet. Sammensætningen af betegnelsen sol med dating giver ikke i sig selv nogen mening. Betegnelsen sol fremstår dermed som anvendt i domænenavnet som et særligt navn eller varemærke for indklagedes ydelser. Herved adskiller nærværende sag sig fra nævnets afgørelse i sagen vedrørende absolutsex.dk, jf. journalnummer , hvori nævnet lagde til grund, at absolut blev anvendt som adjektiv til sex. Klagernes varemærke sol er registreret som dækkende de fleste ydelser på Internettet og anvendes som domænenavn for en Internetportal og ved markedsføring af ydelser inden for en lang række områder, herunder bl.a. inden for områderne helse og samliv, underholdning m.v. Indklagedes brug af mærket sol som en dominerende del af det omtvistede domænenavn er egnet til at skabe forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse til klagernes varemærke til skade for varemærkets særpræg og renomme. Nævnet finder derfor, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet soldating.dk indebærer en krænkelse af klagernes varemærkeret. Indklagede har ikke givet nogen overbevisende forklaring på, hvorfor man har valgt at kombinere dating med kendetegnet sol, som klagerne gennem en årrække har anvendt intensivt i tilknytning til markedsføringen af klagernes hjemmeside og tjenester på domænenavnet sol.dk. Det er derfor nærliggende at antage, at indklagede har valgt det omtvistede domænenavn med henblik på at snylte på den bekendthed og goodwill, der er knyttet til klagernes varemærke. En sådan handlemåde er illoyal og strider mod markedsføringslovens 1, ligesom indklagedes anvendelse af sol indebærer en krænkelse af markedsføringslovens 5. Disse bestemmelser er sålydende: 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres.

9 Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Crock Data ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet soldating er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klagerne, Eniro Danmark A/S og Eniro Norge AS. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagetales til klagerne. Dato: 9. marts 2004 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Lone Prehn