UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM. Dotchirne pidpriemstvo. Konditerska korporatzia "Roshen" (advokat Susie P. Arnesen)

Transkript

1 - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 30. august 2017 V Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia "Roshen" (advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (advokat Henrik Nedergaard Thomsen) V og Ferrero S.p.A. (advokat Klaus H. Lindblad/ v advokat Annette Rasmussen) mod

2 - 2 - Sagernes baggrund og parternes påstande Dotchirne pidpriemstvo Roshen (advokat Susie P. Arnesen) Sagen drejer sig om indsigelser fra Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia "Roshen" (herefter kaldet Roshen ) imod, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker har stadfæstet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om at nægte registrering af mærket MP ROSHEN <fig>, idet det blev vurderet som forveksleligt med det ældre mærke MP ROCHER <w>. Ferrero S.p.A. (herefter kaldet Ferrero ), der er indehaver af det ældre mærke, ROCHER, er indtrådt som hovedintervenient, herunder med påstand om, at det yngre mærke nægtes registrering. Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia "Roshen" har i sagen V nedlagt følgende påstande: Principalt: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at designeringen af international varemærkeregistrering MP meddeles endelig gyldighed i Danmark, således at Sagsøgtes afgørelse af 25. august 2010 dermed omgøres. Subsidiært: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at designeringen af international varemærkeregistrering MP meddeles delvis endelig gyldighed i Danmark i relation til cookies, biscuits, crackers, candies, honey, sugar, bread, ice cream, spicery, således at Sagsøgtes afgørelse af 25. august 2010 dermed delvist omgøres. Mere subsidiært: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at designeringen af international varemærkeregistrering MP meddeles delvis endelig gyldighed i Danmark i relation til varer, der efter rettens skøn ikke kan anses for at være ligeartede med Pastry and confectionery, chocolate, pralines, som omfattet af Intervenientens registrering nr , således at Sagsøgtes afgørelse af 25. august 2010 dermed delvist omgøres.

3 - 3 - Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i sagen V nedlagt følgende påstande: Over for sagsøgers principale påstand: Principalt: Subsidiært: Frifindelse. Hjemvisning. Over for sagsøgers subsidiære og mere subsidiære påstand: Principalt: Subsidiært: Mere subsidiært: Afvisning. Frifindelse. Hjemvisning. Hovedintervenienten, Ferrero S.p.A., har i sagen V nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøger tilpligtes at anerkende, at varemærket ROSHEN, som fremgår af international varemærkeregistrering MP , ikke kan registreres i Danmark. 2. Sagsøger tilpligtes at anerkende, at brug af kendetegnet ROSHEN, som vist i bilag HI: B og som fremgår af MP , udgør en krænkelse af hovedintervenientens rettigheder til varemærket og forretningskendetegnet ROCHER. Over for hovedintervenienten Ferreros påstande har Roshen i sagen V nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Principalt: Subsidiært: Mere subsidiært: Afvisning. Frifindelse. Frifindelse for så vidt angår alle de varer, som ikke er omfattet af Intervenientens registrering nr

4 - 4 - Mest subsidiært: Frifindelse for så vidt angår de varer, der efter rettens skøn ikke kan anses for at være ligeartede med Pastry and confectionery, chocolate, pralines, som omfattet af Intervenientens registrering nr Påstand 2: Principalt: Subsidiært: Afvisning. Frifindelse. Oplysningerne i sagerne Roshen er et ukrainsk baseret selskab, der sælger slik, chokolade og konfekture på det globale marked. Selskabet er ikke på nuværende tidspunkt repræsenteret i Danmark. Ferrero er et italiensk selskab, der ligeledes sælger slik, chokolade, konfekture og andre beslægtede produkter. Selskabet har en række sub-brands, herunder f.eks. Nutella, og det i sagen omtvistede Ferrero Rocher. Selskabet er til stede på det danske marked. Selskabet er indehaver af mærket MP ROCHER <w>, for hvilket Danmark er designeret. Sagens forløb ved Patent- og Varemærkestyrelsen Den 20. juni 2006 indgav Roshen ansøgning om international registrering af mærket Roshen <fig> med Danmark som designeret land: Patent- og Varemærkestyrelsen modtog underretning om det den 9. november 2006 og varemærket blev publiceret i Dansk Varemærketidende den 30. januar Varemærket omfattede klasse 30: Confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers candies, chocolate, honey, sugar bread, ice cream, spicery.

5 - 5 - Den 31. marts 2008 gjorde Ferrero indsigelser mod registreringen af mærket. Roshen og Ferrero afgav efterfølgende hver især en række indlæg til Patent- og Varemærkestyrelsen. I forbindelse med sagens oplysning blev Ferrero i et brev af 21. oktober 2008 bedt om at dokumentere, at mærket Rocher blev anvendt selvstændigt, og ikke kun i forbindelse med mærket Ferrero. Ferrero besvarede Patent- og Varemærkestyrelsens henvendelse ved et brev af 19. december Efter udvekslingen af synspunkter og materiale mellem parterne optog Patent- og Varemærkestyrelsen den 21. april 2009 sagen til afgørelse. Styrelsen traf herefter afgørelse den 15. oktober Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registrering af mærket ROSHEN i sin helhed. Roshen ankede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ved en ankeskrivelse af 14. december Parterne udvekslede herefter yderligere synspunkter i forbindelse med ankesagens behandling og Ankenævnet for Patenter og Varemærker traf herefter afgørelse den 25. august Ankenævnet udtalte: RESUMÉ: AN MP ROSHEN <fig> - Forvekslelighed Indehaver af varemærket MP ROCHER <w> har gjort indsigelse mod den foreløbige registrering af mærket MP ROSHEN <fig> med henvisning til, at mærkerne er forvekslelige, idet der er tale om identiske varer i den ansøgte klasse. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede den foreløbige registrering i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede afgørelsen. KENDELSE: År 2010, den 25. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN

6 - 6 - Klage fra Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen v/sandel, Løje & Wallberg over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. oktober 2009 vedr. sagen MP ROSHEN <fig> For: Ferrero S.P.A., Italien v/awapatent A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Det skal indledningsvist bemærkes, at Ankenævnet ikke har fundet anledning til mundtlig forhandling. Af de grunde, der er anført af Patent - og Varemærkestyrelsen, og idet det for Ankenævnet fremførte ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 9. november 2006 notificerede World Intellectual Property Organization (WI- PO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen, som indehaver af den internationale registrering MP ROSHEN <fig>, havde designeret Danmark den 20. juni Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 30. januar Varemærket omfatter: Klasse 30: Confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery.

7 - 7 - Den 31. marts 2008 gjorde Internationalt Patent-Bureau A/S indsigelse på vegne Ferrero S.P.A. mod gyldigheden af registreringen i Danmark. Indsiger har henvist til Varemærkelovens 15. Indsiger har begrundet indsigelsen med, at indehavers mærke ROSHEN er forveksleligt med indsigers ordmærke ROCHER, MP Indsigelsen blev yderligere begrundet i brev af 3. juni 2008, hvori indsiger gjorde gældende, at der foreligger såvel varesammenfald som mærkelighed mellem indsigermærket ROCHER og indehavermærket ROSHEN. Mærkerne fremstår således meget ens ud fra de visuelle og auditive indtryk, og der foreligger samtidig identitet mellem de varer, der er omfattet af de to varemærker. Indsiger har endvidere efterfølgende indsendt dokumentation for og forklaring på, at mærket ROCHER er et velkendt varemærke. Indehaver imødegik i brev af 16. oktober 2008 indsigelsen, og indehaver bestred således, at der er lighed mellem de to mærker ROSHEN og ROCHER, idet det blev anført, at det lydlige og begrebsmæssige indtryk af mærkerne adskiller dem fra hinanden. Ligesom den figurlige udformning af indehavers mærke adskiller dette visuelt fra indsiger mærke. Endelig anførte indehaver, at betegnelsen ROCHER alene ikke er et velkendt varemærke for indsiger, og at det alene er indsigers samlede mærker FERRERO ROCHER, der har opnået denne status. Den 15. oktober 2009 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede mærket i sin helhed. Afgørelsen blev begrundet med følgende: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: (MP612347)

8 - 8 - Registreret for: Klasse 30: Confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery. Indsigers mærke: ROCHER <w> (MP688261) Registreret for: Klasse 30: Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for use as Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and longlife pastries; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets. Indehavers mærke indeholder en gengivelse af et bånd eller banner, hvor ordet RO- SHEN er anført. Banneret/båndet er dog en ret simpelt figurlig udformning, og ordet ROSHEN fremtræder synsmæssigt som det dominerende i indehavers mærke. Ordet ROSHEN i indehavers mærke og indsigers mærke ROCHER består begge af seks bogstaver og fremtræder synsmæssigt derfor lige lange. Mærkernes to begyndelsesbogstaver er identiske og i alt fire ud af seks bogstaver er identiske. Der er derfor en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne. På fransk betyder indsigermærket ROCHER klippe eller fjeld, jf. Gyldendals ordbog. ROCHER kan også betyde kage eller bagværk. Det er styrelsens vurdering, at en almindelig oplyst, rimeligt velunderrettet gennemsnitsforbruger i Danmark ikke kender betydningen af ROCHER som en kage eller bagværk. Gennemsnitsforbrugeren vil måske kende betydningen af ROCHER som klippe eller fjeld.

9 - 9 - Indehavers mærke ROSHEN ses ikke at have en betydning. Den begrebsmæssige betydning af indsigermærket kan derfor ikke tillægges afgørende vægt ved vurderingen af mærkernes forvekslelighed. Ved sammenligningen af det lydlige indtryk af mærkerne, er det udgangspunktet, at mærkerne må vurderes ud fra danske udtaleregler. For indsigers mærke RO- CHER kan der dog også lægges vægt på den franske udtale, da det ikke kan udelukkes, at betydningen af ROCHER som klippe eller fjeld på fransk er kendt i Danmark, og at ROCHER som følge heraf også vil blive udtalt på fransk. Indehavers mærke har ikke nogen betydning hverken på dansk eller engelsk, og der er derfor ingen grund til at antage, at mærket i Danmark vil blive udtalt på engelsk, som anført af indehaver. Både indsigers mærke ROCHER og indehavers mærke ROSHEN udtales med to stavelser, RO og henholdsvis CHER og SHEN. CH og SH udtale på dansk begge ofte sj, f.eks. i ordene chef og sherif, ligesom navnet Natasja også kan staves Natasha. Hvis ordet ROCHER udtales på fransk ligger udtalen af CH også meget tæt på den danske udtale sj. Forskellen i udtalen af de to mærker ses altså først og fremmest i det sidste bogstav henholdsvis N og R, der enten udtales meget forskelligt, eller hvis ROCHER udtales på fransk slet ikke udtales. Der er en således en lighed i mærkerne udtale, da de udtales tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bogstav. Indsiger har under skriftvekslingen anført, at mærket ROCHER er et stærkt indarbejdet mærke, og har indsendt materiale til dokumentation herfor. Materialet omhandler brugen af mærket FERRERO ROCHER og tjener således ikke til dokumentation for, at ROCHER alene er et stærkt mærke. Heller ikke det indsendte materiale, der viser søgeresultater fra søgemaskinen Google, kan dokumentere, at ROCHER alene er velkendt. Styrelsen har derfor ikke tillagt materialet vægt ved vurderingen af styrken af mærket ROCHER. Både ROCHER og ROSHEN er registreret for varerne confectionery, pastry, biscuits, chocolate, honey, sugar, bread, i klasse 30. Varerne cookies, crackers, candies, ice cream, spicery i indehavers registrering er omfattet af begreberne biscuits, cakes, confectionery, edible ice, spices i indsigersregistrering. Der er således fuldstændigt varesammenfald for hele indehavers registrering. Efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og sammenfaldet af varer, vurderer styrelsen, at mærkerne ROCHER og ROSHEN ligner hinanden i et sådant

10 omfang, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages en forbindelse mellem mærkerne. Indsigelsen tages herefter til følge, og designeringen erklæres ugyldig. Afgørelsen er truffet i medfør at varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev ved brev af 14. december 2009 fra indehaver Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen v/sandel, Løje & Wallberg indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Styrelsens afgørelse af 15. oktober 2009 omgøres, således at den nedlagte indsigelse afvises og designeringen af Danmark under MP ROSHEN (fig) godkendes i sin helhed. Anbringender Til støtte for ovennævnte påstand gøres det gældende, at de af indsiger under indsigelsen påberåbte varemærker ikke kan anses som forvekslelige med klagers mærke, idet der ikke foreligger mærke-lighed, som påkrævet i henhold til varemærkelovens 15 I brev af 18. januar 2010 blev klagen yderligere begrundet med følgende: Til støtte for vores påstand om omgørelse af Styrelsens afgørelse af 15. oktober 2009, Bilag 1, gøres det gældende, at der ikke foreligger tilstrækkelig forvekslelighed mellem de af indsiger påberåbte varemærker og appellantens mærke, og at indsigelsen derfor burde have været afvist. Der er simpelthen ikke tilstrækkelige lighedspunkter mellem de to mærker til at mærke-lighed kan statueres. Mærke-lighed vurderes ud fra tre hovedelementer, visuelt, fonetisk og konceptuel lighed. Visuelt: I nærværende sag er der tale om et figurmærke overfor et ordmærke. Der skal derfor ved vurderingen af de to mærker overfor hinanden tages hensyn ikke blot til de i mærkerne indeholdte ord/bogstaver, men tillige til det figurlige element i appellantens mærke. Dette mærke domineres i øvrigt klart af det figurlige element, uanset at

11 Styrelsen i sin afgørelse betegner banneret som havende en ret simpel figurlig udformning. Hvorvidt et figurligt element er dominerende eller ej, er imidlertid ikke afhængig af, om figurelementet har en simpel udformning eller ej, men derimod af, hvorvidt figurelementet af brugeren opfattes som et kendetegn eller ej. Det vil være tilfældet her. Den visuelle opfattelse af appellantens mærke vil således ikke være funderet i det indeholdte ord, men derimod af helheden, samspillet mellem ord og figurelement. Desuden har det indeholdte ord også i sig selv en figurmæssig udformning, som der ikke kan ses bort fra, idet ordet ikke er skrevet på en lige linie, men derimod følger buen i det omkransende banner. Det kan derfor fastslås, at de to mærker uanset at der kan være enkelte visuelle fælleselementer mellem indsigers ord og det i appellantens figurmærke indeholdte ord - ikke er visuelt forvekslelige, idet appellantens mærke indeholder væsentlige elementer, der visuelt adskiller det fra indsigers mærke. Fonetisk: Udtalen af de to mærker adskiller sig ligeledes fra hinanden på væsentlige punkter. For det første vil indsigers mærke blive udtalt på fransk, dvs. med tryk på anden stavelse, uden slutkonsonanten R og med en tydelig e-lyd i sidste stavelse. Modsat vil appellantens mærke blive udtalt enten på engelsk eller på dansk, hvilket bevirker, at der vil være tryk på første stavelse, at vokalen o nærmest vil blive udtalt som å samt at slutstavelsen vil blive udtalt med typisk svag slutstavelses-e øn [ro:'ʃe] overfor ['rɔ:ʃən] Lydligt adskiller de to mærker sig således ganske betydeligt fra hinanden. Konceptuelt: Indsigers mærke, ordet rochen, betyder som bekendt bl.a. sten eller klippe på fransk, en betydning, der er kendt af den almindelige danske forbruger. Betydningen af dette ord i forbindelse med indsigers produkt understøttes da også af det faktum, at indsigers produkter har form som en lille sten, der nærmest er dyppet i små stykker grus eller klippe. Markedsføringsmæssigt gør indsiger da også et stort nummer ud af at illudere til bjerg eller klippe, idet produktet meget ofte markedsføres stablet op som et bjerg eller en klippe. Ordet i appellantens mærke derimod, roshen har ikke nogen kendt betydning. Det forhold, at det ene af de to mærker, der skal sammenlignes, har en kendt betydning og det andet ikke, kan neutralisere eventuelle visuelle og/eller fonetiske ligheder, hvilket er fastslået af EF-domstolen i flere forskellige afgørelser:

12 T-292/01, præmis 53-54: 53: Hvad endelig angår sammenligningen af de omhandlede varemærker på det betydningsmæssige plan, vækker ordmærket BASS forestillinger om en sangers stemme eller et musikinstrument, mens ordmærket PASH såfremt den relevante kundekreds tillægger det en klar og bestemt betydning kan forbindes med det tyske ord»pasch«, der er navnet på et terningspil. Det kan herefter fastslås for det første, at de to varemærker ikke ligner hinanden på det betydningsmæssige plan. 54: Det må endvidere antages, at de betydningsmæssige forskelle, der adskiller de to omhandlede varemærker, i vidt omfang kan opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der er nævnt ovenfor i præmis 49 og 51. For at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå. Som der er blevet redegjort for i ovenstående præmis, er dette tilfældet for ordmærket BASS i nærværende sag. I modsætning til, hvad appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelses punkt 25, afkræftes dette ikke af, at ordmærket ikke betegner nogen egenskab ved de varer, for hvilke registreringen af de omhandlede varemærker er blevet foretaget. Dette forhold forhindrer ikke den relevante kundekreds i uden videre at forstå ordmærkets betydning. Det forhold, at det ikke er sikkert, at ordmærket PASH fra den relevante kundekreds synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som anført ovenfor, fordi terningspillet»pasch«ikke er kendt af alle, har heller ingen betydning. For i vidt omfang at opveje visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede varemærker er det nemlig tilstrækkeligt, at et af de omhandlede mærker har en sådan betydning, såfremt det andet mærke ikke har en sådan betydning eller blot har en helt anden betydning. T-185/02, præmis 54-58: 54: Hvad angår den visuelle og fonetiske lighed har sagsøgerne fremhævet, at de omhandlede tegn hver er sammensat af tre stavelser, indeholder de samme vokaler, der er placeret ens og i samme rækkefølge, og at de med undtagelse af henholdsvis bogstaverne»ss«og»r«også indeholder de samme konsonanter, der ligeledes er placeret ens. Endelig er det af særlig betydning, at de to første stavelser samt det sidste bogstav er identiske. Derimod adskiller udtalen af dobbeltkonsonanten»ss«sig meget klart fra udtalen af konsonanten»r«. Heraf følger, at de to tegn visuelt og fonetisk ligner hinanden, men at graden af den fonetiske lighed er lav. 55: Begrebsmæssigt er ordmærket»picasso«særdeles velkendt af den relevante kundekreds, da det er navnet på den berømte maler Pablo Picasso. Ordmærket PICARO kan af spansktalende personer opfattes som bl.a. en henvisning til en personfigur i spansk litteratur, mens

13 det er uden semantisk indhold for den ikke-spansktalende del (flertallet) af den relevante kundekreds. Tegnene ligner således ikke begrebsmæssigt hinanden. 56: De begrebsmæssige forskelle kan under visse omstændigheder opveje de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn. For at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå (BASSdommen, jf. præmis 53 ovenfor, præmis 54). 57: Ordmærket»PICASSO«har for den relevante kundekreds et klart og bestemt semantisk indhold. I modsætning til hvad sagsøgerne har anført, påvirkes relevansen af tegnets betydning med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling i dette tilfælde ikke af den omstændighed, at denne betydning ikke vedrører de omfattede varer. Maleren Pablo Picasso har nemlig et sådant ry, at det ikke er sandsynligt at antage, at tegnet PICASSO som varemærke for motorkøretøjer i mangel af konkrete oplysninger om det modsatte kan overskygge malerens navn i gennemsnitsforbrugerens bevidsthed på en sådan måde, at når denne forbruger bliver konfronteret med tegnet PICASSO i sammenhæng med de pågældende varer, vil han i fremtiden se bort fra tegnets betydning som et navn på maleren og hovedsagelig opfatte det som et varemærke blandt andet for motorkøretøjer. 58: Heraf følger, at de begrebsmæssige forskelle mellem de omhandlede tegn i denne sag er egnede til at opveje de visuelle og fonetiske ligheder, der er anført i præmis 54 ovenfor. De anførte eksempler er ikke udtømmende, men giver et billede af den praksis, som EF-domstolen har udstukket omkring netop dette spørgsmål. Efter en samlet vurdering af visuel, lydlig og konceptuel lighed, må det derfor klart konkluderes, at der ikke foreligger en sådan grad af mærke-lighed, at der kan statueres forvekslelighed mellem indsigers og appellantens mærker. Vi henviser i den forbindelse desuden til det i vores indlæg af hhv. 16. oktober 2008 samt 27. marts 2009 anførte, som i det hele opretholdes her. For god ordens skyld skal vi påpege, at det af indsiger påberåbte mærke ikke kan anses for stærkt indarbejdet og dermed ikke kan nyde nogen form for udvidet beskyttelse. I tilknytning hertil er der også det forhold, at indsiger ikke anvender varemærket ROCHER som varemærke, men derimod altid anvender ordet i sammensætningen med navnet Ferrero og altid som figurmærke, dvs. som FERRERO RO- CHER, jf. det i forbindelse med indsigelsen fremførte og jf. også vedlagte kopi. Den af indsiger påberåbte internationale registrering, nr , kan derfor i princippet

14 kræves udslettet i Danmark, da mærket ikke ses at være i brug for de af registreringen omfattede varer. På basis af ovenstående samt det under indsigelsessagen anførte skal vi således henstille, at Nævnet omgør Styrelsens afgørelse, således at designeringen af Danmark under international registrering nr ROSHEN (fig) opretholdes i sin helhed Indklagede Ferrero S.P.A. v/awapatent A/S har ved brev af 16. marts 2010 fremført følgende: Under henvisning til Ankenævnets brev af 18. januar 2010 med indsigers ankebegrundelse, samt supplerende indlæg af 20. januar 2010, skal vi her fremkomme med vores kommentarer. Indklagedes påstand: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes. Det fastholdes, at klagers mærke ROSHEN <fig> og indklagedes mærke ROCHER <ord> er forvekslelige. Vi henviser i den forbindelse til vores tidligere indlæg i sagen, herunder særligt vores argumentation af 3. juni Der henvises ligeledes til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, hvoraf bl.a. fremhæves at de sammenlignede mærker begge består af 6 bogstaver, hvoraf de to første bogstaver er identiske og i alt 4 ud af 6 bogstaver er identiske. Endvidere, at hvad enten der anvendes franske eller danske udtaleregler, er det den overordnede opfattelse at det lydlige udtryk af de sammenlignede mærker ligger meget tæt. Mærkerne udtales således tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bogstav. Klager fremfører i sin anke at ROSHEN mærket domineres af det figurlige element, som af brugeren vil blive opfattet som et kendetegn. Vi er som tidligere nævnt ikke enige, idet det forekommer åbenlyst at dette ikke er tilfældet ROSHEN skrevet med fede bogstaver vil naturligt fremstå som den dominerende del i mærket. Endvidere fremføres at der ikke er fonetisk lighed mellem mærkerne. Det hævdes at indklagedes mærke vil blive forstået (og dermed udtalt) på fransk. Hertil må vi bemærke, at mærket ROSHEN (udtalt på dansk idet betydningen er ukendt) ikke ad-

15 skiller sig ganske betydeligt fra ROCHER, hvad enten dette udtales på dansk eller fransk men at vi desuagtet er uenige i at mærkets franske betydning er kendt i Danmark. Som også udtalt i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, vil gennemsnitsforbrugeren måske kende betydningen af ROCHER som klippe, men vi mener ikke at dette er særlig sandsynligt. Generelt er der ikke i Danmark noget godt kendskab til det franske sprog. Selvom mange nok vil kende den engelske oversættelse af sten/klippe, rock, er der ikke nogen særlig nem eller umiddelbart nærliggende kobling til betydningen af det franske ord rocher. Ovenstående gør klagers henvisninger til tidligere EU-domstolsafgørelser grundløse, da der i nærværende sag ikke er tale om to mærker, hvoraf det ene har en kendt betydning og det andet ikke. Vi henviser således til klagers eget fundne eksempel fra T-185/02, præmis 56: De begrebsmæssige forskelle kan under visse omstændigheder opveje de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn. For at der kan blive tale om en sådan opvejning kræves det, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå. Der er således ikke fremdraget noget relevant eksempel til støtte for klager i nærværende sag. Vi skal for god ordens skyld her gentage vores henvisning til ECJ afgørelse C-39/97 CANON, hvoraf fremgår, at en lavere grad af lighed mellem to varemærker kan kompenseres af en højere grad af lighed mellem varer og tjenesteydelser, og omvendt. I nærværende sag foreligger der vareidentitet. Klager har endvidere indsendt tidligere afgørelser fra Storbritannien og Finland, hvor afgørelsen er faldet ud til klagers fordel. Herfra kan henvises til en række modsatte tilfælde, hvor afgørelser er faldet ud til indklagedes fordel, og hvor klagers mærke er blevet afvist til registrering. Det drejer sig om Slovenien, Rumænien, Portugal, Tjekkiet, Kroatien samt Makedonien (kopi vedlagt). I øvrigt må påpeges, at det for nærværende danske sag er særligt relevant at se på dansk og EU- praksis. På basis af ovenstående skal vi venligst anmode Ankenævnet om at afvise klagers påstand og lade Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stå ved magt Den 18. marts 2010 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

16 Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 15. oktober 2009 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Klager Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen v/sandel, Løje & Wallberg fremførte ved brev af 26. marts 2010 følgende: Vi forstår på nævnets brev, at vi alene har mulighed for at kommentere Styrelsens udtalelse. Da høringssvaret stort set er uden indhold, er det naturligvis begrænset, hvor meget vi kan kommentere dette. Vi skal dog ikke undlade at bemærke, at det er ganske bemærkelsesværdigt, at Styrelsen på én dag har kunnet gennemgå og vurdere de i forbindelse med selve anken og imødegåelsen heraf indleverede argumenter og det ganske omfattende bilagsmateriale. Dette indleverede materiale viser bl.a., at lande, der umiddelbart er sammenlignelige med Danmark, når det kommer til udvikling, sprog, kultur etc., som fx Storbritannien og Finland, har fundet, at de omstridte mærker ikke er forvekslelige, hvorimod lande, der ligger langt fra dansk kultur, udvikling og praksis, som fx de af indsiger anførte øst-europæiske lande, har haft en anden opfattelse. Det er klagers opfattelse, at især afgørelser fra lande, som vi normalt sammenligner os med, må veje tungere end afgørelser fra lande med en ganske anden tradition sprogligt og kulturelt. Vi er således ikke enige med Styrelsen i, at der ikke under ankesagens behandling er fremkommet nye væsentlige argumenter, der kan bidrage til at Styrelsen bør ændre opfattelse. Endelig skal vi på klagers vegne anmode om, at der afholdes mundtlig forhandling i sagen, jf. Ankenævnsbekendtgørelsen 11, således at vi får mulighed for mundtligt at redegøre for og forelægge de sproglige aspekter i denne sag Der er ikke modtaget yderligere fra indklagede.

17 Den 25. oktober 2010 indgav Roshen stævning til Sø- og Handelsretten. Sagen blev efter et retsmøde den 31. januar 2012 udsat på Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af Roshens indsigelse omkring Ferreros manglende selvstændige brug af mærket Rocher. Den 31. august 2016 traf Ankenævnet afgørelse om spørgsmålet og opretholdt registreringen af varemærket MP Rocher for de af registreringen omfattede varer i klasse 30. Ankenævnets afgørelse er ikke efterfølgende indbragt for domstolene og er derfor endelig. Dokumenter fremlagt i sagen ved Sø- og Handelsretten Der er under sagen fremlagt en række afgørelser fra udenlandske varemærkemyndigheder og domstole i spørgsmålet om de to mærkers forvekslelighed og sameksistens. Herudover er der fremlagt uddrag af ordbøger mv. til dokumentation for udtale, betydning mv. af de to mærker, samt forståelsen af indholdet af klasse 30 som begge mærker er registreret for. Roshen har fremlagt et udskrift af registreringen for MP ROCHER <w>, dateret den 28. februar Det fremgår af udskriften, at mærket er registreret i klasse 30 for: pastry and confectionery, chocolate, pralines. Der er således tale om en ændring i forhold til udskriften af 23. januar 2012, der ligeledes er fremlagt i sagen, hvoraf det fremgår, mærket er registreret i klasse 30 for: Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder) ; bread, biscuits, cakes, pastry and confectionary, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; peber, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate pralines, chocolate articles for use as Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and long-life pastries, chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets. Slutteligt har Ferrero fremlagt nedenstående foto, der viser chokoladeprodukter fra Roshen og Ferrero til salg i samme butik. Fotografiet er udateret, og der er ikke redegjort for, hvor fotografiet er taget. Det er dog ubestridt, at det ikke er taget i Danmark.

18 Parternes synspunkter For sagsøger, Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 6. juni 2017, hvoraf fremgår bl.a.: ANBRINGENDER i relation til V : Til støtte for den nedlagte principale påstand gøres gældende At registrering af figurmærket ROSHEN ikke kan afslås i Danmark med hjemmel i Varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, idet der ikke er risiko for forveksling mellem de to varemærker og ROCHER; At Sagsøger har godtgjort, at de to omhandlede varemærker ikke er forvekslelige, idet der er tydelige visuelle forskelle, herunder at Sagsøgers mærke er et figurmærke, der ikke alene kendetegnes ved det indeholdte ord, men også ved det omkransende banner, der også har kendetegnskarakter, idet mærkerne lydligt adskiller sig væsentligt fra hinanden, da indsigers/intervenientens mærke vil blive udtalt på fransk, hvorimod Sagsøgers mærke vil blive udtalt på dansk, og idet indsigers/intervenientens mærke konceptuelt har en kendt betydning også for den almindelige danske forbruger, nemlig klippe, fjeld eller sten, hvorimod Sagsøgers mærke ikke har nogen betydning; At registrering de omhandlede mærker bør kunne sameksistere også i Danmark,

19 Idet Idet varemærkerne i forvejen sameksisterer på registrene i en lang række europæiske lande, der normalt er sammenlignelige med Danmark, og Sagsøgers produkter har eksisteret side om side med Intervenientens produkter på flere forskellige udenlandske markeder. Til støtte for den subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gældende At Intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for pastry and confectionery, chocolate, pralines, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til andre varer, end netop de samme varer, Idet der ikke foreligger kollision eller ligeartethed mellem de anførte varer og cookies, biscuits, crackers, candies, honey, sugar, bread, ice cream, spicery, og Idet der ved en samlet vurdering af varelighed og mærke-lighed ikke kan statueres en risiko for forveksling i relation til cookies, biscuits, crackers, candies, honey, sugar, bread, ice cream, spicery. Til støtte for den mere subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gældende At Intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for pastry and confectionery, chocolate, pralines, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til ikkekolliderende eller ikke-ligeartede varer, Idet der ikke foreligger en sådan grad af ligeartethed mellem de af Intervenientens mærke omfattede varer og flere af de af Sagsøgers registrering omfattede varer, og Idet der ved en samlet vurdering af varelighed og mærke-lighed ikke kan statueres en risiko for forveksling i relation nærmere bestemte varer omfattet af Sagsøgers varemærkeregistrering. ANBRINGENDER i relation til V : Ad påstand 1: Til støtte for den principale påstand gøres gældende At Intervenienten ikke har selvstændig retlig interesse i at få dette forhold pådømt, At en eventuel dom efter Intervenientens påstand ikke vil kunne eksekveres, Idet tildeling eller afvisning af en varemærkeregistrering alene kan meddeles af Patent- og Varemærkestyrelsen med almindelig appel til Patentankenævnet og (efterfølgende) de almindelige domstole; At der er tale om et hypotetisk spørgsmål, som ikke har en sådan aktualitet, at Intervenienten kan kræve at få spørgsmålet taget under bedømmelse; og

20 At Idet der er tale om en aldeles upræcis påstand, intervenienten tilsyneladende ønsker at hindre enhver registrering af det mærke, der er omfattet af international registrering nr , uanset dækningsomfang, dvs. også i relation til for Intervenienten ganske irrelevante varer/ydelser og varer/ydelser, som Intervenienten ingen rettigheder har til. Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende At Intervenienten ikke har godtgjort, at registrering af et figurmærke som det af registrering nr omfattede skal afslås i Danmark med hjemmel i Varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, idet der ikke er risiko for forveksling mellem de to varemærker og ROCHER; At Sagsøger har derimod godtgjort, at de to omhandlede varemærker ikke er forvekslelige, idet der er tydelige visuelle forskelle, herunder at Sagsøgers mærke er et figurmærke, der ikke alene kendetegnes ved det indeholdte ord, men også ved det omkransende banner, der også har kendetegnskarakter, idet mærkerne lydligt adskiller sig væsentligt fra hinanden, da Intervenientens mærke vil blive udtalt på fransk, hvorimod Sagsøgers mærke vil blive udtalt på dansk, og idet Intervenientens mærke konceptuelt har en kendt betydning også for den almindelige danske forbruger, nemlig klippe, fjeld eller sten, hvorimod Sagsøgers mærke ikke har nogen betydning; At Sagsøger endvidere har godtgjort, at de omhandlede mærker i givet fald bør kunne sameksistere også i Danmark, Idet varemærkerne i forvejen sameksisterer på registrene i en række europæiske lande, der normalt er sammenlignelige med Danmark, Idet Sagsøgers produkter gennem flere år har eksisteret side om side med Intervenientens produkter på flere forskellige udenlandske markeder. Til støtte for den mere subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gældende At Intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for pastry and confectionery, chocolate, pralines, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til andre varer, end netop de samme varer; Til støtte for den mest subsidiære påstand gøres udover ovenstående desuden gældende

21 At Intervenientens varemærke alene nyder beskyttelse for pastry and confectionery, chocolate, pralines, hvilken beskyttelse ikke kan udstrækkes til ikkeligeartede varer. Ad påstand 2: Til støtte for den principale påstand gøres gældende At Intervenientens påstand savner aktualitet, Idet Sagsøger ikke har iværksat brug af varemærket ROSHEN i Danmark, hvorfor der ikke er tale om en tvist, der kan tages under pådømmelse af retten; Idet den brug, der vises på det fremlagte Bilag HI:B, ikke vedrører Danmark; Idet det på Bilag HI:B viste produkt fra Sagsøger desuden viser et andet varemærke, end det mærke, der er til bedømmelse under nærværende sag; og Idet Intervenienten må henvises til at anlægge et nyt søgsmål i den situation, hvor Sagsøger måtte påbegynde markedsføring som vist ved Bilag HI:B i Danmark. At Til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende Intervenientens mærke generelt på det danske marked i øvrigt ikke anvendes i den registrerede form, men alene anvendes i den figurmæssige sammensætning At At eller og alene for chokolade/praliner; der selv i den situation, hvor Sagsøger evt. måtte påbegynde anvendelse i Danmark af et varemærke som det under nr registrerede eller det på Bilag HI:B viste, ikke vil være nogen egentlig risiko for forveksling i markedet mellem dette mærke og det af Intervenienten anvendte mærke; Intervenientens rettigheder i Danmark alene udstrækker sig til chokolade/praliner, hvorfor Sagsøgers eventuelle brug af ROSHEN, uanset udformning, i relation til andre varer under ingen omstændigheder kan udgøre en krænkelse eller en overtrædelse af Markedsføringsloven som påstået. For sagsøgte, Ankenævnet for Patenter og Varemærker, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 7. juni 2017, hvoraf fremgår bl.a.:

22 Tvisten Sagen angår prøvelse af Ankenævnets kendelse af 25. august 2010 (bilag 1), og det er Ankenævnets opfattelse, at sagsøgeren, Roshen, ikke har godtgjort et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte denne afgørelse. Temaet for sagen er dette, om sagsøgerens mærke MP900391: ROSHEN <fig> er forveksleligt med intervenientens mærke MP688261: ROCHER <w>, og om den foreløbige registrering af sagsøgerens mærke derfor skal ophæves i sin helhed. Sagsøgerens principale påstand Ankenævnets frifindelsespåstand Der er ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets kendelse af 25. august 2010 (bilag 1), hvorved Ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. oktober 2009 (bilag 4) om, at sagsøgers designering MP ROSHEN <fig> er ugyldig, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Ankenævnet er sammensat af et formandskab og et antal medlemmer, som skal besidde den bedst mulige sagkundskab vedrørende bl.a. varemærker. Det kræver derfor et sikkert grundlag at tilsidesætte Ankenævnets afgørelse, jf. bl.a. U S, og sagsøgeren har ikke godtgjort, at det gør sig gældende i denne sag. Temaet for Ankenævnets kendelse er, om mærket i sagsøgerens (indehaverens) designering MP ROSHEN <fig>, der var blevet publiceret, var forveksleligt med intervenientens (indsigerens) mærke i designeringen MP ROCHER <w>, og om sagsøgeren derfor måtte tåle at få ugyldiggjort designeringen af mærket. Ankenævnet stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse om ugyldiggørelse af designeringen MP ROSHEN <fig>, herunder konklusionen: "Efter en samlet vurdering af ligheden mellem mærkerne og sammenfaldet af varer vurderer styrelsen, at mærkerne ROCHER og ROSHEN ligner hinanden i et sådant omfang, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der antages forbindelse mellem mærkerne."

23 Ankenævnet har noteret sig, at sagsøgeren er enig i, at lovgrundlaget for spørgsmålet om gyldigheden af sagsøgerens designering MP ROSHEN <fig> er varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Et varemærke er efter denne bestemmelse udelukket fra registrering (og følgelig gyldig designering), hvis der efter en helhedsbedømmelse er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Ankenævnet lagde i overensstemmelse hermed med rette vægt på, at sagsøgerens mærke MP ROSHEN <fig> efter en helhedsbedømmelse er forveksleligt med intervenientens mærke MP ROCHER <w>. Varelighed Sagsøgeren er enig med Ankenævnet i, at der ikke er forskelle imellem de varer, der er omfattet af henholdsvis designeringen sagsøgerens mærke MP ROSHEN <fig> og intervenientens mærke MP ROCHER <w>. Det harmonerer også med, at designeringen MP ROCHER <w> har følgende varefortegnelse (bilag 20, s. 1): Class 30: Pastry and confectionery, chocolate, pralines. Til sammenligning har designeringen MP ROSHEN <fig> således følgende varefortegnelse (bilag 2, s. 1): Class 30: Confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery. Efter indholdet af disse varefortegnelser må man i øvrigt forvente, at den gennemsnitlige forbruger ikke vil bemærke mindre forskelle i mærkerne. Mærkelighed Visuel lighed Der er efter Ankenævnets opfattelse en vis og tilstrækkelig visuel lighed mellem mærkerne. Mærket ROSHEN indeholder udover ordet ROSHEN en gengivelse af et bånd eller et banner, hvorpå ordet er anført. Båndet eller banneret er dog en simpel figurlig

24 udformning uden særpræg, der har karakter af udsmykning, og det visuelt dominerende element i varemærket er ordet ROSHEN. Ordene i mærkerne ROSHEN og ROCHER består begge af seks bogstaver, og de fremtræder derfor synsmæssigt lige lange. Mærkernes to begyndelsesbogstaver er identiske og i alt fire ud af seks bogstaver i ordene er identiske. Fonetisk lighed Der er efter Ankenævnets opfattelse en tilstrækkelig lighed i mærkernes udtale, da de udtales tilnærmelsesvist ens med undtagelse af det sidste bogstav i mærkerne. Ved en vurdering af den fonetiske lighed er udgangspunktet, at mærkerne skal vurderes ud fra en dansk udtale, om end der dog kan tages udgangspunkt i en eventuel fransk udtale af mærket ROCHER. Mærket ROSHEN har ingen betydning på hverken dansk eller engelsk, og der er derfor heller ingen grund til at antage, at mærket i Danmark vil blive udtalt på engelsk. Begge mærker udtales med to stavelser, nemlig RO og henholdsvis CHER og SHEN. Bogstavskombinationen CH og SH udtales på dansk oftest ens med en sj -lyd, som tilfældet eksempelvis er med ordene chef og sherif, og ligesom navnet Natasja kan staves Natasha uden en følgende forskel i udtalen af navnet. Hvis ordet RO- CHER udtales på fransk, ligger udtalen af CH også meget tæt på den danske udtale sj, som tilfældet eksempelvis er med chateau. Forskellen i udtalen af de to mærker er hovedsageligt det sidste bogstav, henholdsvis R og N, idet det afsluttende R i ordet ROCHER dog vil være stumt, såfremt ordet udtales med en fransk udtale. Konceptuel lighed Der er efter Ankenævnets opfattelse ingen konceptuel forskel mellem mærkerne. Ankenævnet forstår sagsøgerens svar på opfordring A sådan, at sagsøgeren er enig i, at sagsøgerens mærke ikke har nogen kendt betydning. Ankenævnet har endvidere noteret sig, at sagsøgeren opfatter sit mærke sådan, at det fremstår for forbrugeren som et "kunstord". Ankenævnet forstår endvidere sagsøgerens svar på opfordring A sådan, at intervenientens mærke er helt specifikt relateret til den almindelige betydning "klippe" eller "fjeld", fordi det netop er relationen til klippe eller fjeld, der kendetegner intervenientens markedsføring, jf. bilag 12, og at det er denne konceptuelle forskel, der adskiller mærkerne fra hinanden.

25 Ankenævnet bestrider sagsøgerens oplysninger med hensyn til forbrugerens forståelse af og motivation i forhold til det franske sprog, herunder forbrugerens generelle kendskab til det franske sprog og specifikke kendskab til betydningen af ordet "rocher" som udokumenteret, der ikke kan påvirke gyldigheden af den anfægtede afgørelse. Ankenævnet har endvidere noteret sig, at sagsøgeren har valgt ikke at opfylde intervenientens opfordring i dennes duplik af 25. oktober 2011, s. 3, om at fremlægge sådan dokumentation. Det forhold, at mærket ROCHER eventuelt vil blive udtalt med en fransk udtale, indebærer i øvrigt ikke, at forbrugeren også vil være bekendt med den begrebsmæssige betydning af ordet på fransk. Forvekslelighed Der er en risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder en risiko for, at der antages en forbindelse mellem mærkerne. Det er således ubestridt, at der er sammenfald eller lighed imellem varer, og der efter Ankenævnets opfattelse også er lighed imellem mærkerne. Ændringen af varefortegnelsen for designeringen MP ROCHER <w> er ikke tilstrækkeligt væsentlig til, at det kan føre til et andet resultat. Ankenævnet har noteret sig i relation til opfordring E, at sagsøgeren og intervenienten ikke er enige om mærkernes sameksistens på andre markeder, og at intervenienten faktisk har gjort indsigelse mod sagsøgerens mærke i andre lande og efter det oplyste også fået med hold heri. Ankenævnet gør derfor gældende, at sagsøgerens anbringender herom allerede derfor ikke har betydning for prøvelsen af Ankenævnets kendelse. I den forbindelse bemærkes det, at afgørelserne fremlagt som bilag 22d-22h alle er truffet efter ankenævnets afgørelse af 25. august 2010 (bilag 1) og derfor ikke kan føre til en tilsidesættelse af afgørelsen, men alene en anmodning om genoptagelse af sagen. Bilag 21 indeholder endvidere ikke en angivelse af tidspunktet for de forskellige hændelser og navnlig, om de indtrådte før eller efter Ankenævnets afgørelse, og bilag 21 er derfor ligeledes uden bevismæssig betydning.

26 Derudover bemærkes det, at selvom der er tilfælde, hvor der forud for Ankenævnets afgørelse i andre lande er truffet afgørelse om, at mærkerne ikke er forvekslelige, kan dette ikke føre til et andet resultat, idet Ankenævnet navnlig foretager en selvstændig juridisk vurdering under hensyntagen til de særlige forhold ved det danske sprog. Ankenævnets afgørelse kan derfor ikke tilsidesættes med henvisning til afgørelser fra andre nationale myndigheder. Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at der ikke er risiko for at forveksle de to mærker, og at der dermed skulle være et grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets kendelse. Sagsøgeren har ikke godtgjort dette. Ankenævnets hjemvisningspåstand Til støtte for hjemvisningspåstanden gøres det gældende, at det falder uden for domstols-kontrollen at foretage hel eller delvis ændring af Ankenævnets afgørelse. Hvis Sø- og Handelsretten finder, at Ankenævnet har undladt at tillægge bestemte omstændigheder betydning, som burde være indgået i sagen, eller har tillagt bestemte omstændigheder betydning, som ikke burde være indgået i sagen, og hvis dette findes at have væsentlig betydning for afgørelsen, skal retten ikke ændre afgørelsen, men hjemvise sagen til Ankenævnet med henblik på at træffe ny afgørelse. Sagsøgerens subsidiære og mere subsidiære påstand Ankenævnets afvisningspåstand Til støtte for afvisningspåstanden gøres det gældende, at det falder uden for domstols-kontrollen at foretage hel eller delvis ændring af Ankenævnets afgørelse. Ankenævnets frifindelses- og hjemvisningspåstand Til støtte for frifindelses- og hjemvisningspåstandene gøres samme anbringender gældende, som Ankenævnet har anført til støtte for frifindelses- og hjemvisningspåstandene over for sagsøgers principale påstand. Supplerende hertil gøres følgende gældende til støtte for frifindelsespåstanden: Der er identitet imellem varerne omfattet af designeringen MP ROCHER <w> og varerne af samme art omfattet af designeringen MP ROSHEN <fig>, dvs. pastry, confectionery og chocolate. Der er identitet eller lighed imellem varerne omfattet af designeringen MP ROCHER <w> og de øvrige varer omfattet af designeringen MP ROSHEN <fig>.

27 Da der er identitet eller lighed mellem varerne, og da der er lighed mellem mærkerne, foreligger der for alle varerne omfattet af designeringen MP ROSHEN <fig> risiko for forvekslelighed med varerne omfattet af designeringen MP ROCHER <w>. Selv hvis retten måtte finde, at der alene er en mindre grad af lighed mellem en række af varerne, foreligger der risiko for forvekslelighed, idet graden af lighed mellem mærkerne opvejer en eventuel mindre grad af varelighed, jf. bl.a. C-39/97 (Canon), præmis 17, og varemærkedirektivets 10. betragtning. For hovedintervinienten, Ferrero S.p.A., er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 7. juni 2017, hvoraf fremgår bl.a.: Ad påstand 1 Ferrero gør gældende, at varemærket ROSHEN MP er forveksleligt med Ferreros varemærke ROCHER MP efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, og at mærket ROSHEN derfor ikke kan registreres i Danmark. Varelighed Ankenævnet for Patenter og Varemærker har i kendelse af 31. august 2016 AN , der er fremlagt som bilag HI:E og ikke anket, fastslået, at Ferreros varemærke opfylder brugspligten i Danmark og dermed er fuldt gyldigt for Pastry and confectionery, chocolates, pralines i klasse 30. Ferrero gør på den baggrund gældende, at varemærket ROCHER MP opfylder brugspligten i Danmark og skal tillægges fuld vægt som varemærke for Pastry and confectionery, chocolates, pralines i klasse 30. Sagsøgers varemærkeansøgning MP omfatter Confectionery, pastry, cookies, biscuits, crackers, candies, chocolate, honey, sugar, bread, ice cream, spicery i klasse 30. Det gøres gældende, at der er direkte vareidentitet mellem de to mærker for så vidt angår varerne Confectionery, pastry, chocolate. Endvidere gøres det gældende, at der for varerne candies, biscuits er identitet i forhold til overbegrebet confectionery. Som bilag HI:F er fremlagt udskrift fra EUIPO s oversættelsesværktøj, hvoraf fremgår, at confectionery i varefortegnel-