KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 500 Klager: Von Dutch Originals, LLC 7521 Melrose Avenue Los Angeles USA v/ advokat Knud Wallberg Indklagede: Punishment.dk v/nadia Kalmar Peder Lykkes Vej 105 st København S. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet vondutch.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 18. marts 2004 med 5 bilag (1-5), svarskrift af 5. april 2004 med 8 bilag (A-H), replik af 27. april 2004 med 1 bilag (6) og duplik af 12. maj 2004 med 3 bilag (I-K). Registreringsdato: Indklagede har registreret domænenavnet vondutch.dk den 8. november Sagsfremstilling: Klageren er en stor amerikansk-baseret producent af primært beklædningsgenstande, men også af diverse accessories såsom hatte, juveler samt en lang række merchandise-artikler, der alle markedsføres under varemærket Von Dutch. Klageren har som eksempler på klagerens brug af varemærket vedlagt bilag 1, der indeholder en række udskrifter fra klagerens hjemmeside under domænenavnet vondutch.com. Klageren har taget navn efter Kenneth Von Dutch Howard, der var en kultfigur navnlig i 50 erne, 60 erne og 70 erne. Kenneth Von Dutch Howard døde i 1992, hvorefter varemærkerettighederne blev overtaget af Kenneth Von Dutch Howards familie, der i 1996 solgte rettighederne til klager. Klageren har som bilag 2 vedlagt en beskrivelse af virksomhedens og varemærkets historie.

2 Varemærket Von Dutch er ifølge klageren i de seneste år blevet et af de mest velkendte og populære tøjmærker ikke kun i USA, men også i Europa. Klagers produkter distribueres i Skandinavien af Trend House gruppen A/S i København, jf. bilag 3. Klageren har som EF-varemærke registreret et figurmærke indeholdende teksten Von Dutch. Figurmærket er registreret for klasserne 18, 25 og 28 den 8. august 1996, jf. bilag 4. Klageren har endvidere den 22. december 2003 indgivet en EF-varemærkeansøgning vedrørende ordmærket Von Dutch i klasse 9, 14 og 16, jf. bilag 4. Indklagede driver erhverv med salg af træningstøj til ekstrem kampsport, herunder via hjemmesiden under domænenavnet punishment.dk. Indklagede har oplyst, at indklagede registrerede domænenavnet vondutch.dk i forbindelse med, at indklagede forsøgte at opnå tilladelse til at forhandle beklædningsgenstande af mærket Von Dutch Originals. Indklagede har oplyst følgende herom: jeg har en ven ved navn Peter Lambert Larsen som er personlig ven med indehaveren af beklædningen af mærket Von Dutch Originals Tonny Sørensen, Peter Lambert havde i begyndelsen af 2002 noget af Von Dutch Originals med hjem fra Tonny Sørensen (USA), og på det tidspunkt var jeg lige begyndt at forhandle en anden beklædning fra USA af mærket Punishment, så jeg spurgte om han ikke kunne forhøre sig hos Tonny Sørensen om jeg måtte forhandle Von Dutch Originals, der gik nogen tid med at få svar, så i mellemtiden registrerede jeg domænet vondutch.dk d bilag B, for at være sikker på at have navnet hvis det kunne lade sig gøre at forhandle Von Dutch Originals..., Indklagede fik imidlertid ikke tilladelse til at forhandle klagerens produkter. Indklagede anmodede herefter om tilladelse til at sælge klagerens produkter via Internet. Indklagede har herom oplyst følgende: det fik jeg så efter nogen tid at vide at det kunne ikke lade sig gøre, da der var en person eller firma der havde købt rettighederne til at sælge Von Dutch Originals World wide over Internet. så der var ikke andre der måtte sælge Von Dutch Originals over Internettet, det kunne jeg jo heller ikke rigtigt gøre noget ved, så var domænet vondutch.dk jo faktisk ubrugeligt. Indklagede har i svarskriftet videre oplyst følgende: Da jeg ikke kunne sælge Von Dutch Originals beklædning over domænenavnet som jeg havde registreret, søgte jeg så på nettet om manden Kenneth Von Dutch Howard, og fandt ham yderst interessant, hvilket gav mig ideen til at lave en side om ham på Dansk, så andre kan læse om denne kultperson, jeg fandt en masse sider på nettet så som Blot for at nævne nogle af dem, og var godt i gang med at lave denne side på Dansk med en masse flotte billeder, altså et portræt af Kenneth Von Dutch Howard, det er selvfølgeligt lagt på hylden efter denne klage, så ved jeg jo ikke rigtigt hvad der skal ske med siden fremover, men hvis jeg får lov til at beholde den så skal den altså bruges til at lave et portræt af denne kultperson, Von Dutch

3 Klageren har oplyst, at opslag på domænenavnet vondutch.dk viderestilles til hjemmesiden under domænenavnet armwrestling.dk, og at denne hjemmeside fremstår som en hjemmeside med klart kommercielt indhold, idet den blandt andet gør reklame for diverse arrangementer, indeholder reklamer for disse arrangementers sponsorer samt links til disses hjemmesider m.v. Indklagede har hertil anført følgende: Jeg har ikke brugt domænenavnet endnu, andet en da der var sket en lille fejl, således at vondutch.dk pegede over på min anden hjemmeside armwrestling.dk det var yderst uheldigt, men hvis jeg skulle pege over på noget fra vondutch.dk så skulle det da være punishment.dk da det har noget med hinanden at gøre (altså beklædning) og da ikke armlægning, det var noget med en DNS pegning der var gået galt, min web-master skulle få johnkalmar.dk til at pege på armwrestling.dk men havde så lavet en lille fejl, som selvfølgelig ikke må ske igen, den var for øvrigt rettet inden jeg fik dette klage brev fra jer, og jeg behøver ikke at få folk der søger på vondutch.dk igennem til armwrestling.dk da jeg har haft 102,784 på i Marts måned på armwrestling.dk bilag D, hvoraf der kun har været 127 på vondutch.dk bilag E i hele Marts måned. Sekretariatet har ved opslag den 22. marts 2004 inden fremsendelsen af klagen til indklagede - på domænenavnet vondutch.dk kunnet konstatere, at der viderestilledes til hjemmesiden under domænenavnet armwrestling.dk, som sekretariatet tog følgende kopi af:

4 Hjemmesiden under domænenavnet vondutch.dk indeholdt den 10. september 2004 følgende tekst:! "### $ Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager er indehaver af varemærkerettighederne til betegnelsen Von Dutch, at varemærket Von Dutch er velkendt i Danmark, at domænenavnet vondutch.dk er identisk med klagerens varemærke, at registreringen af domænenavnet er sket med kendskab til klagerens varemærke og med henblik på at skulle anvendes til en dansk hjemmeside for klagerens produkter, at domænenavnet vondutch.dk har været anvendt til viderestilling til en kommerciel hjemmeside,

5 at indklagede driver virksomhed i konkurrence med klageren, idet indklagede forhandler varer af mærket PUNISHMENT, herunder via hjemmesiden under domænenavnet punishment.dk, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet vondutch.dk forhindrer klageren i at være til stede på Internettet under et domænenavn under top level domænet.dk, som reflekterer klagerens varemærke. Klageren har i denne forbindelse påpeget, at forbrugere også under hensyn til, at klagerens hovedhjemmeside findes under domænenavnet vondutch.com må forvente at finde klagerens danske hjemmeside under det.dk-domæne, som er korrelat med klagerens varemærke, at dette udgør en markedsforstyrrelse i forhold til klageren, at indklagede således har handlet i strid med såvel markedsføringslovens 1 og 5 samt EFvaremærkeforordningens art. 9, jf. varemærkelovens 4, også selvom domænenavnet vondutch.dk nu blot peger på en generel hosting-hjemmeside, og at indklagedes forklaring om, at han nu ønsker at anvende domænenavnet til en fanside for Kenneth von Dutch Howard ikke kan føre til et andet resultat, jf. således klagenævntes afgørelse i sag nr om domænenavnet jensen2najt.dk. Klageren har anført, at dette også er praksis under UDRP proceduren, og har i denne forbindelse henvist til afgørelsen i sag D om domænenavnet dodgeviper.com, som klageren har vedlagt som bilag 6. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet vondutch.dk er registreret med henblik på at forhandle klagerens produkter, at domænenavnet vondutch.dk ved en fejltagelse har peget på hjemmesiden under domænenavnet armwrestling.dk, og at denne fejl allerede blev rettet, inden indklagede modtog klagen over registreringen af domænenavnet, at indklagede ikke har opnået nogen nytte af den fejlagtige viderestilling, idet der kun har været 127 opslag på domænenavnet vondutch.dk i marts måned, at klagerens varemærke ikke er Von Dutch men Von Dutch Originals, at indklagede da indklagede ikke kan sælge klagerens produkter via domænenavnet vondutch.dk agter at udarbejde en dansk hjemmeside om Kenneth von Dutch Howard under domænenavnet, at klageren udbyder dyrt designer tøj, mens indklagede udbyder træningstøj til ekstrem kampsport, og at der dermed ikke er sammenfald mellem parternes varer, at klagerens henvisninger til sag nr vedrørende domænenavnet jensen2najt.dk samt D vedrørende domænenavnet dodgeviper.com er irrelevante for nærværende sag, og at indklagedes registrering af domænenavnet vondutch.dk ikke er sket i ond tro eller for egen vindings skyld. Nævnets bemærkninger: Klageren har ved registreringen af figurmærket indeholdende betegnelsen Von Dutch som EFvaremærke opnået beskyttelse efter Varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende: 1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser,

6 der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket Betegnelsen Von Dutch har i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse som varemærke, og klageren må derfor gennem sin brug antages at have opnået varemærkeret også til ordmærket Von Dutch inden for bl.a. vareklasse 25 (handel med beklædning). Det følger heraf, at det vil være i strid med klagerens varemærkerettigheder at anvende domænenavnet vondutch.dk til at viderestille til indklagedes hjemmeside punishment.dk, hvorfra indklagede driver handel med beklædning. Indklagede var ved registreringen af domænenavnet vondutch.dk bekendt med klageren og klagerens produkter, ligesom indklagede må have været bekendt med klagerens varemærke. Indklagede har således registreret domænenavnet vondutch.dk, som er sammenfaldende med teksten i klagerens figurmærke, med henblik på at forhandle klagerens produkter via Internettet, men klageren har afslået at indgå en forhandleraftale med indklagede herom. Indklagede har uanset dette nægtet at overdrage domænenavnet vondutch.dk til klageren. Indklagede, hvis registrering netop er foranlediget af klagerens brug af betegnelsen Von Dutch, afskærer herved velvidende om klagerens rettigheder klageren fra at registrere og anvende sit varemærke som domænenavn under toplevel domænet.dk, ligesom indklagedes brug af domænenavnet dels til viderestilling til hjemmesiden under domænet armwrestling.dk dels til en hjemmeside med host-oplysninger er egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos klagers nuværende og potentielle kunder om hjemmesidens tilhørsforhold og klagers tilstedeværelse på nettet. Klagenævnet finder, at indklagede ved denne handlemåde har handlet illoyalt i forhold til klager og i strid med god markedsadfærd, og at indklagede herved har overtrådt bestemmelsen i markedsføringslovens 1, som er sålydende: 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Punishment.dk v/nadia Kalmar, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet vondutch.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Von Dutch Originals, LLC. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

7 Dato: 25. oktober 2004 Lone Prehn Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo