KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Comeback Servicepartner ApS Bybjergvej Espergærde v/ advokat Marianne Linaa Steiness Indklagede: Backup-Service v/ Thomas Fox Maule Præstemosevej Fredensborg v/ advokat Henrik Ørum Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet telefonpasning-nu.dk til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet telefonpasning-nu.dk slettes. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. marts 2012 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 22. maj 2012 med fire bilag (bilag A-D), replik 11. juni 2012 med et bilag (bilag 5) og duplik af 27. juni 2012 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet telefonpasning-nu.dk er registreret den 23. marts Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at klagerens virksomhed blev etableret i 1996 og udbyder telefon- og sekretærservice. Frem til 2007 blev virksomheden drevet som personligt selskab, hvorefter den blev omdannet til et anpartsselskab. Klageren er indehaver af registreringen af domænenavnet telefonpasning.nu, som blev registreret i Samleveren til indklagede har tidligere været ansat hos klageren. Ansættelsesforholdet ophørte med udgangen af februar 2006, hvorefter indklagedes 1

2 samlever tog ansættelse i indklagedes virksomhed, som ifølge klageren driver konkurrerende virksomhed med klageren. Omkring klagerens rettigheder har klageren bl.a. anført følgende: Jeg [har] været meget aktiv i min markedsføring af domænet og finder det derfor helt urimeligt, at Backup-Service registrerer og benytter et domæne, der ligger så tæt op af mit, og derved lukrerer på min markedsføringsindsats og min deraf følgende goodwill. Især når det er anskaffet på trods af viden om at en konkurrent i området i mange år har markedsført sig på nettet under samme navn. Der er brugt mange ressourcer på markedsføring og søgemaskineoptimering af mit domæne, og når Backup-Service pt kører Google Adwords reklamer på deres domæne, dukker de to domæner op nær hinanden på Google, og vil uden tvivl blive forvekslet. Da der er tale om en virksomhed, der tilbyder fuldstændige identiske produkter, finder jeg det i strid med god markedsføringsskik, at bruge vores indarbejdede brand i sin markedsføring. Klageren har desuden anført, at klageren gennem registrering og brug af domænenavnet telefonpasning.nu har etableret en kendetegnsret til betegnelsen telefonpasning nu. Indklagedes virksomhed blev etableret i 2001 som en bogholderivirksomhed. I 2006 blev indklagedes virksomhed en del af Backup-Service, og udbuddet af ydelser blev udvidet til også at omfatte telefonpasning, som i dag er virksomhedens primære forretningsområde. Indklagede udbyder også sekretærbistand, kopiering m.v. Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: Da indklagede startede virksomheden var det i bevidstheden om, at søgning på internet efter ordene telefonpasning, receptionist, sekretærhjælp samt bogføringsassistance var vigtige at inkorporere i virksomhedens markedsføring. Indklagede har ved markedsføring på Google konstateret, at selve ordet telefonpasning var det det dyreste at klikke på, men også det mest populære søgeord i denne branche. Derfor besluttede indklagede for ca. 1½ år siden i forbindelse med ændring af hjemmesiden at ændre URL, således at denne blev med henblik på at forsøge at opnå en bedre placering via Googles organiske søgning samtidig med at betegnelsen beskrev virksomhedens ydelse. Indklagede har følgende domæner: backup-service.dk telefonpasning-nu.dk telefonpasning-dk.dk telefonpasning-hos-backup-service.dk telefonpasning-der-rykker.dk 2

3 Det er korrekt som anført af klager, at Karina Lindvig Christensen har været ansat hos klager i firmaet Comeback, hvor det var navnet og domænet Comeback, der blev markedsført. Som det ses af klagers nuværende hjemmeside er det stadig tilfældet, Bilag A. [ ] Det bliver ligeledes anført, at Karina Lindvig Christensen havde kendskab til firmaet og domænet hvilket bestrides, da Karina Lindvig Christensen udelukkende havde generelt kendskab til brugen af navnet og domænet Comeback. Det bliver anført, at klager har etableret en kendetegnsret til betegnelsen telefonpasning.nu ved i 2001 at købe, ibrugtage og markedsføre domænet Ved opslag på archive.org ses, at brug af telefonpasning.nu som domænenavn for klagers virksomhed skete fra , hvor det ophørte, Bilag C. Ved brug af domænet den 25. april 2012 henviste domænet pludseligt til Det kan derfor konstateres, at klager ophørte med at bruge domænet i 2009, hvorfor indklagedes ibrugtagen af i 2010 endvidere heller ikke er i strid med god domænenavnsskik. Det er ikke korrekt og i øvrig udokumenteret, at indklagede på nogen måde lukrerer på klagers markedsføring samt at der snyltes på goodwill. Endvidere er betegnelserne telefonpasning eller telefonpasning nu generiske betegnelser, som angiver arten af den tjenesteydelse, som klager udbyder. Derfor savner betegnelserne særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klager, jf. (principperne i) varemærkelovens 3 stk. 3 og 13. Dette ses ikke at være tilfældet og er i øvrigt heller ikke gjort gældende af klageren. Bilag A er en udskrift af 21. maj 2012 fra domænenavnet comeback.dk, der viser en hjemmeside med et logo, hvori indgår betegnelsen comeback. Desuden har hjemmesiden følgende overskrift: Er telefonpasning jeres kernekompetence? Bilag C viser udskrifter fra Internet Wayback Machine ( med opslag på telefonpasning.nu fra perioden 2. april 2002 til 26. februar Bilaget viser, at der med undtagelse af udskriften fra 2. april 2002, er lagret en hjemmeside for klagerens virksomhed under titlen comeback. Bilag D viser en udskrift af opslag den 25. april 2012 på domænenavnet telefonpasning.nu, hvoraf fremgår, at der den pågældende dato ikke var nogen aktiv hjemmeside på domænenavnet. Klageren har i sin replik bl.a. anført følgende: Hvis der havde været tale om anvendelse af ordet telefon alene kan det medgives at dette ord er for generisk til at kunne anvendes med eneret for klageren. Men sammensætning af ordene telefon og pasning.nu giver efter klagerens vurdering et særpræg, der kan og skal beskyttes. 3

4 Man kunne have valgt andre sammensætninger som telefonvagt, telefonvikar eller lignende til at beskrive udbuddet af tjenesteydelser. Det er således ikke ordet telefonpasning, men sammensætning og ordlyden telefonpasning-nu klageren ønsker overdraget alternativt slettet, eftersom klageren gør gældende, at domænet er forveksleligt med klagerens domæne: Domænet har aktivt været anvendt af Comeback ved markedsføring af de udbudte tjenesteydelser siden 2001, og det bestrides derfor som anført i svarskriftet, at klageren ophørte med at bruge telefonpasning.nu i Indklagede konkluderer fejlagtigt efter opslag på archive.org samt en søgning på domænet den 21. maj 2012, at domænet ikke længere er aktivt. Omkring indklagedes søgninger på lagrede hjemmesider på har klageren anført, at resultaterne herfra ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden, idet der kun er tale om en betaudgave, og derfor ikke kan bruges som bevis for, at domænenavnet telefonpasning.nu ikke er blevet anvendt siden Desuden har klageren forklaret, at det skyldtes en fejl i serveropsætningen, at der ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside ved indklagedes opslag den 25. april Som dokumentation herfor har klageren som bilag 5 fremlagt kopi af af 7. juni 2012 fra Jonas Christensen, Comendo Hosting ApS med bl.a. følgende indhold: Vedr. domænet telefonpasning.nu Comeback ApS kontaktede os d.12 marts 2012, for at flytte domænet væk fra Telenor, til vore systemer Efter længere behandling ved nunames.nu blev domænet endeligt flyttet til vore systemer d.20 april Grundet udfordringer på vore systemer, pegede domænet forkert fra og med d.20 april 2012 til og med d.27 april Domænet har siden d.28 april 2012 peget korrekt, som det gjorde inden flytning af domænet til Comendo Hosting ApS. Omkring indklagedes registrering af domænenavnet telefonpasning-nu.dk har klageren anført følgende: Indklagede har valgt et domænenavn, der svarer til et forretningskendetegn som Comeback har anvendt siden Dette er sandsynligvis begrundet i, at indklagede, der tidligere har arbejdet hos klageren kendte besøgstallene på domænet telefonpasning.nu. Udover at der er tale om misbrug og krænkelse af forretningskendetegn, og at indklagede har handlet i strid med god markedsføringsskik, domæneregistreringsskik mv., er der ligeledes tale om illoyal konkurrence samt misbrug af erhvervshemmeligheder til skade for klageren. [ ] Det gøres derfor gældende, at indklagede i kraft af sin ansættelse hos klageren bevidst har valgt både et firmanavn og et domænenavn, der minder så meget om klagerens for at lukrere på den markedsføring, som klageren gennem årene har gjort af sine tjenesteydelser. Der kan ikke være tvivl om, at indklagede herved har spillet på den risiko for forveksling valg af firma- og 4

5 domænenavn har medført, hvor formålet med det var/er at få del i det marked og de kunder, der aftager tjenesteydelser inden for den pågældende branche. [ ] Der er med andre ord ingen tvivl om, at indklagede bevidst har valgt at registrere både det i sagen omhandlede domænenavn og andre domænenavne, som til forveksling ligner klagerens allerede registrerede og ibrugtagne domænenavne og snylter derfor på klagerens registreringer i strid med gældende regler. Indklagede har igennem sit ansættelsesforhold hos Comeback i hele ansættelsesperioden modtaget kunder og henvendelser fra domænet telefonpasning.nu, og indklagede har således været bekendt med, at betegnelsen telefonpasning.nu er indarbejdet af klageren, at domænenavnet er populært og beskriver de tjenesteydelser, som klageren udbyder. Indklagede har i sin duplik bl.a. anført følgende: Det gøres indledningsvist gældende, at opslag i webarchive.org er valide, hvorfor det kan lægges til grund, at klageren ophørte med at bruge i Udover det skal det bemærkes, at Karina Lindvig Christensen var ansat som receptionist i en periode på 6 måneder hos klager, hvor de 3 var som vikar og de 3 som fastansat. Det har været klart for alle i den periode, at blev brugt som domænenavn, hvorfor man ikke med nogen rimelighed kan anføre, at der er tale om misbrug af erhvervshemmeligheder. Det anføres ligeledes, at Karina Lindvig Christensen gennem sin ansættelse har været bekendt med at domænenavnet.. beskriver de tjenesteydelser, som klageren udbyder. Det må være klart for alle i og uden for branhcen, at et domænenavn indeholdende ordet telefonpasning beskriver den tjenesteydelse, som der udbydes. Det behøver man ikke være ansat for. [ ] Indklagedes virksomhed er endvidere som anført i svarskriftet ikke bygget på telefonpasning, der udelukkende er en del af porteføljen. Der savnes til stadighed dokumentation for den markedsføring, som klager anfører, der er sket for virksomheden. Slutteligt skal anføres, at indklagede som anført af klager ikke har spillet på forveksling af domænenavn og firmanavn. Klagers firma hedder Comeback Servicepartner og indklagedes firma hedder Backup-Service. Brugen af det generiske ord telefonpasning er udelukkende af indklagede brugt i forbindelse med søgeoptimering og ikke for at snylte på et domæne, som i øvrigt ikke har det fornødne forretningskendetegn. Ved opslag på domænenavnet telefonpasning-nu.dk den 17. april 2012 har sekretariatet taget følgende kopi af indklagedes hjemmeside: 5

6 Ved fornyet opslag den 2. september 2012 var der ikke sket nogen ændringer på hjemmesiden. Ved opslag samme dag på domænenavnet telefonpasning.nu fremkom følgende hjemmeside for klager: 6

7 En søgning på Google den 2. september 2012 på betegnelsen telefonpasning nu gav ca resultater, når søgningen afgrænsedes til resultater på dansk. En gennemgang af de første 50 resultater viste, at seks resultater relaterede sig til klagerens hjemmeside eller omtale af klagerens virksomhed, 20 resultater relaterede sig til indklagedes hjemmeside eller omtale af indklagedes virksomhed, mens de resterende resultater ikke relaterede sig til nogen af parterne. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren har en kendetegnsret til betegnelsen telefonpasning.nu, idet betegnelsen har tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse som forretningskendetegn og varemærke, jf. principperne i varemærkelovens 3 og 13, at klageren siden 2001 aktivt har benyttet domænenavnet telefonpasning.nu, og derved har indarbejdet betegnelsen telefonpasning.nu som klagerens forretningskendetegn, at der er en risiko for forveksling mellem klagerens domænenavn telefonpasning.nu og domænenavnet telefonpasning-nu.dk, at indklagede bevidst forsøger at snylte på klagerens kendetegnsrettigheder og bevidst forsøger at skabe forveksling mellem klagerens og indklagedes hjemmeside, at indklagedes udbud af ydelser, der er identiske med klagerens ydelser, under et forveksleligt kendetegn er i strid med god markedsføringsskik, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet telefonpasning-nu.dk udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsrettigheder, jf. markedsføringslovens 18, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet telefonpasning-nu.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. 7

8 Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke har etableret nogle kendetegns- eller varemærkerettigheder til betegnelsen telefonpasning.nu, at betegnelserne telefonpasning og telefonpasning nu er almindelig ord, der ikke kan opnås enerettigheder til, at domænenavnet telefonpasning.nu er en generisk betegnelse, som ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn, at klageren ikke har dokumenteret, at klageren aktivt har markedsført domænenavnet telefonpasning.nu, at der ikke er risiko for forveksling mellem domænenavnene telefonpasning.nu og telefonpasning-nu.dk, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet telefonpasning-nu.dk ikke er strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnets bemærkninger: Betegnelsen telefonpasning nu består af to almindelige ord i det danske sprog og er således beskrivende for en virksomhed, der udbyder tjenesteydelser i form af bl.a. telefonpasning. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen telefonpasning nu med henblik på at drive virksomhed inden for udbud af tjenesteydelser i form af telefonpasning, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt og ofte umuligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen telefonpasning nu, ligesom det heller ikke under sagen er dokumenteret, at klageren ved indarbejdelse har stiftet en kendetegnsret til betegnelsen telefonpasning.nu. Det bemærkes herved tillige, at den del af et domænenavn, som udgøres af selve toplevel betegnelsen, generelt blot signalerer, at der er tale om et domænenavn registreret under dette toplevel, og at denne del af domænenavnet derfor normalt er helt uegnet til at bidrage til at skabe særpræg. Selv om klageren ikke har en eneret til at gøre brug af betegnelsen telefonpasning nu, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet telefonpasning-nu.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, forudsat bl.a., jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret , s , at de forhold, der indgår i god skikvurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket 8

9 efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Det følger således af forarbejderne, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Således som sagen er oplyst, har klageren og indklagede, som begge udbyder tjenesteydelser inden for telefonpasning, ligeværdige interesser i domænenavnet telefonpasning-nu.dk. Indklagede, som har været først i tid med hensyn til registrering af domænenavnet, ses derfor ikke at have handlet i strid med domænelovens 12, stk. 1, om god domænenavnskik ved at have registreret og opretholdt registreringen af domænenavnet telefonpasning-nu.dk. Indklagede ses heller ikke på anden måde ikke at have krænket klagerens rettigheder i forbindelse med indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Comeback Servicepartner ApS, medhold i, at domænenavnet telefonpasning-nu.dk skal overdrages til klageren eller skal slettes. Dato: 9. oktober 2012 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9