KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet netshop.dk til klager. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klage af 13. november 2003 med 8 bilag (1-8), svarskrift af 2. februar 2004 med 7 bilag (A-G), replik af 18. februar 2004 og duplik af 25. marts Registreringsdato: Domænenavnet er registreret den 14. august Sagsfremstilling: Klager har oplyst, at klager er en norsk koncern, der er resultatet af en fusion mellem selskaberne i- Group ASA, Cappit ASA og Pinnås System International AS. Klager er en betydelig skandinavisk aktør inden for automatiske registrerings- og identifikationssystemer. Koncernen beskæftiger sig endvidere med salg via Internet. Et datterselskab (Netshop AS, Norge, etableret 15. august 1995) hos fusionspartneren i-group ASA har således blandt andet solgt CD er, DVD er, computerspil m.v. fra hjemmesiden under domænenavnet netshop.no. I klagers koncern indgår endvidere selskabet Netshop A/S, som er beliggende Porthusvej 7, 3490 Kvistgaard.

2 Den 12. december 1995 indgav Sverre Fjeldheim en dansk varemærkeansøgning på ordmærket NETSHOP i klasse 9 (software, datamaskiner (hardware) og dele hertil, perifert udstyr til computere, CD-plader, spilleapparater alene til brug i forbindelse med fjernsynsapparater). Varemærket blev registreret den 19. januar 1996, jf. bilag 1. Sverre Fjeldheim overdrog den 28. april 1999 alle immaterielle rettigheder knyttet til betegnelsen NETSHOP til Netshop AS (Norge), jf. bilag 2. I januar 2000 blev Netshop AS (Norge) opmærksom på, at Danmark On-line ApS anvendte betegnelsen NETSHOP som domænenavn. Netshop AS (Norge) kontaktede herefter Danmark On-line ApS vedrørende navneproblemstillingen, hvilket imidlertid ikke førte til en løsning. Netshop AS (Norge) indbragte herefter sagen for domstolene, hvilket resulterede i, at Østre Landsret den 6. november 2000 nedlagde forbud mod Danmark On-line ApS registrering og brug af betegnelsen NETSHOP/netshop.dk, jf. bilag 4. Landsretten bestemte samtidig, at forbudet skulle nedlægges mod sikkerhedsstillelse, hvis størrelse skulle fastsættes af fogedretten. Den 18. maj 2001 blev domænenavnet netshop.dk overdraget til Netshop AS (Norge), og registreringen er herefter løbende blevet fornyet. Opslag på domænenavnet netshop.dk blev siden overdragelsen viderestillet til domænenavnet netshop.no, hvor Netshop AS (Norge) handelssystem er. Domænenavnet netshop.dk blev ikke anvendt på tidspunktet for den tidligere omtalte fusion, og i forbindelse med fusionen gik DK Hostmasters faktura for fornyelse af domænenavnet antagelig tabt i posten, hvorfor årsgebyret ikke blev betalt. Domænenavnet blev på denne baggrund ledigt og efterfølgende registreret af indklagede, som havde skrevet sig på ventelisten til domænenavnet. Klager blev i oktober 2003 opmærksom på, at domænenavnet netshop.dk var registreret af indklagede, og klager konstaterede ved opslag på indklagedes hjemmeside, at indklagede var ved at åbne en ny butik, der blandt andet skulle sælge DVD, CD og VHS. Klager har som bilag 6 vedlagt en udskrift af hjemmesiden, hvoraf følgende fremgår: OBS: NYE EJERE! VELKOMMEN TIL NETSHOP.DK Vi ÅBNER SNART HELT NY BUTIK! DVD, CD, VHS Klager rettede på denne baggrund den 24. oktober 2003 telefonisk henvendelse til indklagede og skrev efterfølgende samme dag til indklagede, jf. bilag 7. Klager redegjorde i brevet for sagens faktiske omstændigheder og for klagers immaterielle rettigheder, idet klager under henvisning hertil anmodede indklagede om at overføre domænenavnet til klager. Indklagede afviste ved af 29. oktober 2003, jf. bilag 8, at overdrage domænenavnet netshop.dk til klager, idet indklagede blandt andet anførte følgende: Jeg agter ikke at overdrage domænet, da jeg har købt det på helt legal vis, efter at den tidligere ejer ikke fornyede registreringen ved DK-Hostmaster.

3 Siden 2000 har der ikke været nogen hjemmeside på adressen Netshop.dk, den har været helt tom med henvisning til at siden ikke eksisterer, hvorfor jeg satte mig på ventelisten ved DKhostmaster til det ubrugte domæne. I august blev domænet ledigt og overgik til mig. Siden har jeg arbejdet med at få hjemmesiden produceret mv.. Jeg har ikke været bekendt med [klagers] varemærke før nu, men vil påpege at hverken min butik eller mit firma hedder NETSHOP, men derimod pj-shop og kommer til at ligge på adressen da der jo ER tale om en Netshop i Danmark Netshoppen er ikke åbnet endnu, da hjemmesiden er under produktion. P.t. ligger der en hurtig produceret midlertidig hjemmeside, der fortæller at vi snart åbner en ny butik på adressen og der vil til information være mange forskellige varegrupper i shoppen Indklagede anførte endvidere, at klagers varemærke var degenereret, og at der selvsagt ikke [vil] blive markedsført vareområder, som kan være en krænkelse af varemærkelovens regler. Indklagede afsluttede sin med følgende: Hvis [klager] ønsker at erhverve sig domænet, så er De da velkommen til at sende et tilbud, der svarer til markedsværdien på en god generel netadresse for netshops i Danmark samt dække alle udgifter med produktion af hjemmesiden indtil nu. I indklagedes mail af 29. oktober 2003 er efter indklagedes underskrift henvist til firmaet WideVision og dette firmas web-adresse på Et opslag på denne adresse viser, at indklagede driver virksomhed med rådgivning og løsning af informationsbehov gennem web, video, reklame, pressekontakt og marketing. Da klager ikke ønskede at betale en overpris for domænenavnet netshop.dk, valgte klager at indbringe sagen for klagenævnet. Indklagede har oplyst, at der ved søgning i søgemaskinen Google på ordet netshop på danske hjemmesider fremkommer henvisninger, jf. bilag A. Indklagede har som bilag B vedlagt brev af 27. januar 2004 fra Dansk Sprognævn til indklagede vedrørende ordet netshop. Dansk Sprognævn anfører i brevet, at ordet netshop må karakteriseres som beskrivende og almindeligt kendt som betegnelse for drift af virksomhed over Internet. Indklagede har oplyst, at selskabet i-group Norge den 22. maj 2000 indgav varemærkeansøgning for netshop.dk for en lang række varer og tjenesteydelser. Ansøgning blev afslået af Patent- og Varemærkestyrelsen med henvisning til manglende særpræg, idet styrelsen fandt ordet netshop beskrivende for et handelssted for varer og tjenesteydelser, jf. bilag C, som indeholder en række akter fra Patent og Varemærkestyrelsens sag vedrørende klagers ansøgning om at få netshop.dk registreret som varemærke. Indklagede har i denne forbindelse henvist til, at Patent- og Varemærkestyrelsen i en skrivelse af 2. april 2001 fastholdt sin vurdering med bl.a. følgende begrundelse: Styrelsen kan oplyse, at det er fast administrativ praksis, at ordmærket SHOP ikke har særpræg for nogen form for varer. Der kan således ikke opnås eneret til ordet SHOP. Ordet betyder for-

4 retning på dansk og beskriver et handelssted. Denne beskrivende betegnelse har en sådan karakter, at den frit bør kunne benyttes af alle erhvervsdrivende.. Den omstændighed, at ordet SHOP sættes sammen med NET, betyder ikke, at forholdet efter vores opfattelse skal bedømmes anderledes. Mærket kan nemlig angive, at der er tale om en SHOP, der findes på internettet, og at der kan handles i butikken via internettet. Vi er af den opfattelse, at NETSHOP beskriver et handelssted for varer og tjenesteydelser. Styrelsen er opmærksom på, at NETSHOP er registreret i Forklaringen er, at vi på daværende tidspunkt ikke opfattede mærkeelementet NET som synonymt med INTERNET, og at ordet NET ikke havde en entydig betydning. Den store udbredelse af internettet har imidlertid haft den konsekvens, at ordene NET og INTERNET i dag betyder det samme. Udviklingen af sproget betyder derfor, at sammensætningen med NET ikke længere giver mærket særpræg. Vi bemærker, at sammenstillingen mellem NETSHOP og det danske topdomæne DK ikke bevirker, at mærket opnår særpræg i sin helhed i henhold til vores praksis. Styrelsen vil tage spørgsmålet om det ansøgte mærkes særpræg op til fornyet overvejelse, hvis De kan dokumentere, at mærket er indarbejdet for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Det fremgår af bilag C, at sagen blev afsluttet ved, at ansøgningen er blevet henlagt. Indklagede har oplyst, at Patent- og Varemærkestyrelsen i 2001 har afvist en række varemærkeansøgninger indeholdende ordet net. Indklagede har i denne forbindelse vedlagt en kopi af en side fra Særtidende over 13 afslag for 2001, jf. bilag D. Indklagede har den 2. februar 2004 indsendt begæring til Patent- og Varemærkestyrelsen om ophævelse af klagers varemærke, jf. bilag G. Sekretariatet har ved opslag den 18. maj 2004 på domænenavnet netshop.dk kunnet konstatere, at hjemmesiden herunder kun indeholder teksten NETSHOP.DK. Ved opslag på netshop.dk på adressen som indeholder en WayBack Machine, fremkommer en oversigt, som angiver, at der har været hjemmesider på adressen netshop.dk i perioden fra 5. december 1999 til 19. april 2001, mens der i øvrigt er angivet 0 pages. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klager har en eneret til erhvervsmæssigt at benytte varemærket NETSHOP, jf. varemærkelovens 4, at domænenavnet netshop.dk er identisk eller forveksleligt med klagers varemærke NETSHOP, at indklagede anvender eller påtænker at anvende domænenavnet netshop.dk til salg af varer, som er identiske eller ligeartede med dem, som klager har registreret varemærket for,

5 at NETSHOP har særpræg for de varer, som mærket er registreret for, jf. blandt andet Østre Landsrets kendelse af 6. november 2000 (bilag 4), at indklagede har registreret domænenavnet netshop.dk med henblik på at sælge det til klager til overpris, jf. bilag 8, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet netshop.dk er i strid med markedsføringslovens 1, idet indklagede herved udnytter klagers gode renommé, der er knyttet til navnet og varemærket NETSHOP, at indklagedes registrering af domænenavnet netshop.dk forhindrer klagers danske koncernselskab, Netshop A/S, i at udøve forretning under sit virksomhedsnavn på Internettet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet netshop.dk er i strid med markedsføringslovens 5, idet indklagede herved benytter klagers forretningskendetegn og i øvrigt skaber risiko for forveksling, herunder med klagers danske koncern-selskab, Netshop A/S, at det fremgår af varemærkelovens 28, stk. 2, nr. 2, samt domstolspraksis og juridisk teori, at en ophævelse efter denne bestemmelse alene kan finde sted, såfremt varemærkets degeneration skyldes varemærkeindehaverens virksomhed eller passivitet, at degeneration forudsætter, at NETSHOP er blevet en almindelig betegnelse for de varer, som kendetegnet er registreret for, og at det forekommer åbenlyst, at NETSHOP end ikke er suggestivt for de varer, som det er registreret for, at det, såfremt det antages, at ordet NETSHOP er blevet en almindelig betegnelse, i givet fald ikke skyldes klagers virksomhed eller passivitet, at bilag B (erklæringen fra Dansk Sprognævn) er ensidigt indhentet, og at bilaget derfor i overensstemmelse med almindelige processuelle principper ikke kan tillades fremlagt, at bilag B i øvrigt er irrelevant, da spørgsmålet om særpræg/degeneration må vurderes i forhold til de varer, som mærket er registreret for, at det i forhold til bilag C bemærkes, at Østre Landsrets afgørelse vedrørende varemærket NETSHOP, jf. bilag 4, ligger senere i tid end Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling i sagen, der er vedlagt som bilag C, og at Patent- og Varemærkestyrelsen er underlagt domstolskontrol, og at der således kan ses bort fra bilag C, at Patent- og Varemærkestyrelsens praksis i 2001, jf. bilag D, ligeledes må vige for Østre Landsrets vurdering, og at den fremlagte praksis vedrører registreringer for varer eller tjenesteydelser, der indgår i en del af det varemærke, der ønskes registreret, at klageren i klagenævnets sag nr vedrørende domænenavnet it-butikken.dk ikke havde opnået eneret til betegnelsen it-butikken, og at det omtvistede varemærke (Tele-mægleren) i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 2. marts 1999, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999, s. 1059, var beskrivende og derfor ikke var egnet som varemærke. Indklagede har gjort gældende, at indklagede på tidspunktet for registreringen af domænenavnet netshop.dk ikke havde kendskab til klagers virksomhed og virksomhedsnavn, at ordet NETSHOP består af to engelske ord, som er almindeligt kendt i den danske befolkning, og at ordet er beskrivende i almindelighed, idet det angiver, at det er muligt at købe varer/tjenesteydelser over Internet, at ordet NETSHOP anvendes i utallige sammenhænge, hvilket blandt andet fremgår af bilag A (udskrift fra Google),

6 at Dansk Sprognævn har udtalt, at netshop må karakteriseres som beskrivende og almindelig kendt som betegnelse for drift af virksomhed over Internet, jf. bilag B, at Dansk Sprognævn er en respekteret og uvildig institution, hvis udtalelser respekteres i såvel teori som praksis, og at Sprognævnets svar bygger på nogle helt almindelige spørgsmål, at der derfor ikke skal ses bort fra Sprognævnets udtalelse, at ordet netshop mangler særpræg, og at klagers varemærke er degenereret, hvilket understøttes af Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling i anledning af klagers ansøgning om at opnå varemærkeret til betegnelsen netshop.dk, jf. bilag C, samt Patent- og Varemærkestyrelsens praksis omkring varemærkelovens 13 for 2001, jf. bilag D, at varemærkets manglende særpræg ligeledes støttes af klagenævnets afgørelse i sag nr vedrørende domænenavnet it-butikken.dk samt Sø- og Handelsrettens afgørelse af 2. marts 1999, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999, s. 1059, vedrørende varemærket Tele- Mægleren, jf. bilag F, at ordet netshop i dag er indarbejdet i almindelig dansk sprogbrug som udtryk for en måde at købe varer/tjenesteydelser på, og at der derfor ikke er risiko for, at brugen af betegnelsen netshop, herunder som domænenavn, på nogen måde eller i nogen relationer vil blive associeret med indehaveren af varemærket NETSHOP, at Østre Landsrets afgørelse, jf. bilag 4, er uden betydning for sagens vurdering i 2004, at betegnelsen netshop dermed ikke kan nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens 13, stk. 1, nr. 2, og at klagers anbringende om, at indklagede skulle have registreret domænenavnet netshop.dk med henblik på at sælge det til klager, er ukorrekt og udokumenteret. : Nævnets bemærkninger: Som nævnt i Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af 2. april 2001 beskriver ordet shop et handelssted, mens ordet net er blevet synonymt med Internet. Netshop er derfor som også antaget af Dansk Sprognævn i dag et beskrivende ord for et handelssted på Internettet og dermed som udgangspunkt uden særpræg. Østre Landsrets kendelse af 6. november 2000 kan næppe tages til indtægt for en anden vurdering, idet kendelsen i relation til særprægsvurderingen begrænser sig til at fastslå, at den daværende registrant af domænenavnet netshop.dk ikke havde godtgjort, at klagers varemærkeregistrering i 1996 var sket med urette. I øvrigt var der alene tale om et midlertidigt retsmiddel i form af et fogedforbud nedlagt mod sikkerhedsstillelse, som skulle følges op af en justifikationssag. Patent- og Varemærkestyrelsen har i 2000/2001 afvist at imødekomme klagers ansøgning om varemærkeret til betegnelsen netshop.dk, medmindre klager f.eks. gennem reklamemateriale eller en brancheerklæring - kunne dokumentere, at betegnelsen er indarbejdet for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Klager har ikke godtgjort en sådan indarbejdelse. Nævnet finder det på den anførte baggrund ikke godtgjort, at klager har opnået en særlig kendetegnsret til betegnelsen netshop.dk, som fremstår som et naturligt domænenavn for en virksomhed, der afsætter sine ydelser på nettet. Anvendelsen af betegnelsen som domænenavn er derfor ikke som sådan egnet til skabe risiko for forveksling med klagers varemærke, men andres registrering og brug af betegnelsen som domænenavn forudsætter dog overholdelse af god markedsføringsskik.

7 Klager har anført, at opslag på domænenavnet netshop.dk i klagers registreringstid blev viderestillet til klagers hjemmeside under domænenavnet netshop.no. Dette er bestridt af indklagede, som i sin mail af 29. oktober 2003 til klager (bilag 8) har anført, at der ved opslag på domænet kom en henvisning til, at siden ikke eksisterer. Således som sagen er oplyst, finder nævnet det herefter ikke godtgjort, at indklagede ved registreringen af domænenavnet netshop.dk var bekendt med klagerens virksomhed, ligesom nævnet ikke på det foreliggende grundlag har anledning til at antage, at indklagedes planlagte internetforretning vil indebære en illoyal konkurrence i forhold til klager. Nævnet kan således ikke på det foreliggende grundlag give klageren medhold i den nedlagte påstand. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, PSI Group ASA, medhold i, at indklagede, Jeppe Søe, skal overdrage domænenavnet netshop.dk til klageren. Dato: 28. maj 2004 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo